专利确权程序中现有设计特征组合启示判断规则

作者 | 袁辰亮 上海段和段（成都）律师事务所

编辑 | 布鲁斯

前言

2008年我国对《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）进行了第三次修正。其中针对第23条的修改背景是，伴随着我国外观设计专利申请量的大幅提升，外观设计专利授权标准偏低的问题也日益突显，仅以2001年专利法中的“相同或相近似”和“单独对比”为标准，已经使不少仅通过简单摹仿现有设计或者简单拼凑现有设计特征形成的外观设计轻易获得了授权，这一状况难以真正实现专利法鼓励创新的立法目标。第三次修改的专利法将原有的专利法第二十三条拆分为第二十三条第一、二、三款，其中，最大的变动是将原本对比判断中的相同、相近似拆分为相同、实质相同以及明显区别。本文中重点讨论的就是新增专利法第二十三条第二款，规定“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别”。2020年专利法第四次修正时，针对此条未做修改，延用至今。

实践中组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中应存在启示已形成共识，《专利审查指南》（以下简称“审查指南”）中也有明确提及。但怎样判断是否存在启示，法律没有明确规定，审查指南中也仅列举了几种存在启示的情形，并非穷举，也并非唯一的判断标准。由于可以使用现有设计特征的组合评价涉案专利，在提高外观设计创新性的同时，也导致了专利无效程序中请求人任意组合设计特征，导致无效程序效率低，成功率低。本文笔者将结合具体判例对上述问题进行剖析。

判断设计特征组合手法是否存在启示的主体

是否存在组合启示，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力。这里的一般消费者的定义与另外两种类型专利中“本领域技术人员”的定义相类似，其并不是现实存在的具体的消费者。而是法律定义的特定的人。不同种类的产品具有不同的消费者群体。作为某种类外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：

(1) 对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。

(2) 对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。[1]

设计特征组合的方式

组合方式包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。拼合的前提是两项或两项以上设计特征已经独立可区分，因此在判断是否存在设计特征组合手法的启示时，相对较为容易，实践中争议也较小。难点在于替换方式，由于替换的设计特征在整体外观设计产品中是否独立可区分，能否对特定的设计特征进行替换，缺乏法律规定的限定，是判断是否存在启示的最大争议点。

设计特征组合手法存在启示的判断标准

判断涉案专利与现有设计组合是否存在明显区别，首先要判断的就是现有设计或设计特征能否组合，存在组合启示则认为可以组合。那么判断组合手法是否存在启示，笔者认为根据动态的判断过程，若依次满足如下标准，则可确定存在组合启示。

1. 对比设计与涉案专利应当均属于相同或相近种类产品。

2. 现有设计特征的组合手法已经公开。

3. 组合过程中无需对各设计特征进行较大改变和调整。

4. 设计特征组合后在外观上能够组合成较为协调、统一的有机整体。

关于对比设计与涉案专利应当均属于相同或相近种类产品

此为对比的基础，根据专利法规定，只有相同或相近种类产品的外观设计之间才可以进行对比。而判断是否属于相同或相近种类产品主要依据产品的用途，若用途相同或相近则属于相同或相近种类产品。当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则二者应属于相近种类的产品。

关于现有设计特征的组合手法已经公开

负有举证责任主体应举证证明，其主张的组合手法是已经公开的组合手法，而非其首创的组合手法。如最高人民法院（2022）最高法知行终821号案，最高院认为：

“关于证据3和证据4的组合。在证据3一个完整的不具有其它结构的伸缩尺的基础上叠加一个折叠尺的一截，在河北某电力公司未举证证明现有设计中存在该组合手法的情况下，难以认定一般消费者容易想到该组合手法。”[2]

若组合手法是该类产品的惯常结构和常见设计，则可以认定该种组合是公开的组合手法。如笔者亲办的一个案件，第6W119279号案，属于该种情况，成功无效涉案专利后，关联诉讼为当事人避免了数百万侵权赔偿。关于该案国家知识产权局认为，虽然证据3的视图仅示出了烟弹与烟杆的组合状态，根据视图确实无法毫无疑义地确定烟弹的具体结构以及各部分的具体外观，但根据一般消费者对电子烟产品的通常认知，如涉案专利所示烟嘴、烟、底座三部分的结构构成是该类产品的惯常结构，烟弹与烟杆之间通过烟仓插入到烟杆中实现插入式配合亦为该类产品的常见设计，而且如证据3所示，烟杆部分的长度远大于接缝线以上的烟弹部分。综合以上信息，结合一般公众对电子烟的通常认知，应认定证据3中示出的接缝线以上的部分为烟嘴部分，其作为功能相同的部件用于替换证据5的烟嘴具有组合启示。[3]

关于组合过程中无需对各设计特征进行较大改变和调整

首先要正确识别出设计特征，设计特征应是外观设计产品整体或产品中现实存在的具体部件或具有相对独立的视觉效果的设计特征。所谓具有相对独立的视觉效果的设计特征应是视觉上可以直接从整体产品设计中抽取出来的部分设计，至于人为划分的点、线、面则不在其列。这里的视觉上可以抽取出来的部分设计应更趋向于客观物理上的可区分，虽然不是整体产品的具体部件，但在产品生产过程中或使用过程中，应是需要独立加工或具有独立功能的。其次，设计特征之间直接或细微变化后就可以进行拼合或替换，无需进行衔接呼应、过渡协调才能组合。若需要判断主体付出创造性劳动才可以组合成为整体外观设计产品，则不具有组合启示。

如最高人民法院（2019）最高法知行终224号案，最高院认为：

“将对比设计2公开的引擎盖上有条形内凹进气口的设计特征；对比设计3公开的车尾中部设有略凹的牌照区域，两侧有圆角梯形尾灯的设计特征，应用到对比设计1之中。同时就座椅的数量、仪表盘和方向盘的位置、车尾上部的结构进行的适应性设计变化以从实用车转用到儿童玩具车，这对一般消费者而言，属于将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计，将对比设计2、3中的相关设计特征组合并应用到对比设计1中当然是容易想到的，故存在着组合启示。”[4]

再如最高人民法院（2021）最高法知行终99号案，最高院认为：

“证据1公开了长方形笔记本中部设置矩形锁的设计，已记载将锁具与笔记本相结合的技术方案，证据3公开了一种扁长方形密码锁，本领域技术人员有动机根据日常需求将证据1中矩形扣合锁替换为证据3中密码锁，将矩形扣合锁替换为密码锁是常用设计手法的简单应用，属于明显存在组合手法启示的情形。”[5]

又如最高人民法院（2022）最高法知行终605号案，最高院认为：

“根据证据3发明内容部分记载，‘点镜与主镜相邻，点镜通过与主镜不同的曲率半径来限定。’证据3图2所示表面为平面的主镜，其镜面的左上部添加有一块点镜。由此可知，证据3系主要部分为平面的主镜镜片与局部添加一块点镜的组合，并非最初即为一体镜，亦并非不可分的一体结构。因此，一般消费者基于其知识水平和认知能力，可以将证据3中的点镜镜片从其所示的‘汽车后视镜’中分离出来，且点镜镜片具有相对独立的视觉效果，可以作为现有设计特征予以组合。”[6]

又如最高人民法院（2022）最高法知行终700号案，最高院认为：

“证据1和证据2所示产品的外壳，均由上壳体和下壳体拼合而成，且壳体外部设置的插孔、插头等部件的形状及位置关系基本相同，因此证据1与证据2的上壳体的替换存在组合启示。证据1与证据3所示产品的外壳顶面及底面均设有收放插头的滑块及滑槽，二者区别仅在于证据1中的滑动按键与产品拼接线相平行，证据3中的滑槽为纵向设置，滑槽外部有与之垂直设计的滑块，将证据1中收放插头的滑块及滑槽的设计特征替换为证据3中的滑块与产品拼接线垂直的设计特征，对于一般消费者来说不存在组合障碍。证据4中所示产品的USB插口系相对独立的部件，大量现有设计中均可见在产品外壳侧面设置USB插口，证据4明显给出在证据1产品侧面增加USB插口的组合启示。”[7]

如果要进行衔接呼应、过渡协调等较大改变和调整才能使得组合后的产品成为一个协调统一的整体，通常被认为超过了一般消费者的知识水平和认知能力，一般消费者难以想到将这种设计特征进行组合。如最高人民法院（2022）最高法知行终821号案，最高院认为：

关于证据1和证据2的组合。将证据1顶部去除挂钩后没有相应的可以用于连接证据2的转轴和折叠尺的设计，需要重新设计增加连接部分，同时，证据1上也没有实现原有的折叠尺绕轴旋转的空间，还需要对该部分进行改变，这些新的设计变化不属于“细微变化”。[8]

此外需要特别注意的是，因为外观设计专利并非用于解决技术问题，其创新核心是使得工业品富有美感。因此在进行组合过程中，不考虑两项或者两项以上设计或者设计特征之间功能上的差异。

如最高人民法院（2019）最高法知行终215号案，最高院认为：

“膳魔师公司关于证据1本身设置有自锁因此无需额外设置证据2中扣环的主张，系从产品功能出发的考量，而外观设计专利并非用于解决技术问题，因此膳魔师公司的该项主张本院不予支持。本案中，证据1为‘弹盖杯’，证据2为‘直身彩扣保温杯’，两者属同类产品，被诉决定关于将证据1杯体替换成证据2杯体，并结合证据2外圈扣环，属于明显存在启示的情形的认定，并无不当。”[9]

关于设计特征组合后在外观上能够组合成较为协调、统一的有机整体

虽然在对设计特征进行组合时通常不考虑功能上的因素，但组合之后的对比设计作为一个工业产品应是外观和功能协调统一的有机整体，并且不与涉案专利新形成更大的视觉差异，否则其将成为一个脱离产品的单纯的艺术设计，得到这样的对比设计，不适宜与涉案专利进行对比，其组合手法明显不存在启示。

如最高人民法院(2020)最高法知行终167号案，最高院认为：

“本案中，因为对比设计2的竖条滚花设计不能作为一个单独的设计特征被自然抽取出来与对比设计1加以组合，故只能将对比设计2的带有竖条滚花设计的中层来替换对比设计1的上层，如此组合后对比设计1的上层将明显变得低矮和宽大，而且将呈现上半部分为竖条滚花、下半部分为平滑面、平滑面与中层相连接的视觉效果。显然这样的组合与涉案专利进行对比，相较于组合之前仅以对比设计1与涉案专利进行对比，在整体视觉效果上将产生更为显著的差异。而如果要弱化这种视觉效果差异，就意味着要对组合后的上层设计进行较大幅度的调整而非微调即可。这就表明将对比设计1与对比设计2结合的组合方式，对于一般消费者而言难以认为存在‘组合的启示’。”[10]

基于此，笔者认为在确权程序中判断现有设计特征组合是否存在启示，重点是正确识别出用于组合的设计特征，而如何正确识别出设计特征，避免“事后诸葛亮”现象的产生，则应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，客观判断选取的设计特征是否是产品的整体或物理意义上可以分离的产品部件，即使是视觉效果上可分离的设计特征，其客观上在产品生产过程中或使用过程中，应是需要独立加工或具有独立功能。主观的从一体结构产品上人为切割出点、线、面等设计特征，则不会得到支持。组合过程中，各设计特征之间应直接或细微变化后就可以进行拼合或替换，而无需进行衔接呼应、过渡协调才能组合。作为无效请求人正确识别出设计特征，才能准确把握检索方向，最终劳有所获，提高成功率。而权利人针对不符规则的组合手法，可以通过抗辩维持专利权，使专利权持续发挥更大的市场价值。

参考文献

[1]《专利审查指南》

[2]中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知行终821号行政判决书

[3]国家知识产权局6W119279号行政决定书

[4]中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法知行终224号行政判决书

[5]中华人民共和国最高人民法院（2021）最高法知行终99号行政判决书

[6]中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知行终605号行政判决书

[7]中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知行终700号行政判决书

[8]中华人民共和国最高人民法院（2022）最高法知行终821号行政判决书

[9]中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法知行终215号行政判决书

[10]中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法知行终167号行政判决书

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | Pexels