康信视点 | 一位专利代理人接到客户咨询后的思考

作者 | 曾红芳 北京康信知识产权代理有限责任公司

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（本文2855字，阅读约需6分钟）

在每天的工作中，我们会遇到客户对各种问题的咨询。下面的一个咨询可能会引起大家的一些思考。这个咨询是这样的：

客户向我咨询了些什么

客户：代理人，你好。

代理人：你好。

客户：你们所能代理进入美国的案子么？

代理人：能呀，请问你有什么问题呢？

客户：我司想基于之前提交的PCT申请进行美国申请，但采用之前的PCT申请文件对技术方案进行保护，权利要求概括的保护范围较小，涉及侵权的可能性并不大。因此，我司想在进入美国时对PCT申请文件进行修改，从而更好地对技术方案进行保护，应该如何操作呢？

代理人：哦，你咨询的是通过PCT途径进入美国国家阶段的问题呀。一般情况下，通过PCT途径进入美国国家阶段，可以采用两种处理方式：一种是依据35 USC 371（以下简称371条）的规定进入；另一种是依据35 USC 111 (a)（以下简称为111条）的规定进入。

客户：这两种方式有什么区别吗？

代理人：通过371条的方式进入美国国家阶段的专利申请，为常规的PCT申请国际阶段延伸至美国国家阶段，在进入美国国家阶段时，需要提交PCT国际公布文本的准确翻译文，可依据PCT条约第28、41条进行主动修改，但修改不能超出原PCT国际公布文本的范围。

而通过111条的方式进入美国国家阶段的专利申请，在进入美国国家阶段时，并不需要提交PCT国际公布文本的准确翻译文，而是可以对原PCT申请文件进行修改或增加新的内容，修改后的申请文件作为“继续申请”存续。

客户：也就是说这两种方式都是可以修改的，我司的这个案子以其中一种方式进入就可以吧？

代理人：虽然这两种方式都是可以修改的，但修改的内容还是不同的，比如，以371的方式进入，修改不能超出原PCT申请公开的范围；而以111的方式进入，修改是可以超出原PCT申请公开的范围的。贵司的案子适合采用哪种方式进行修改进入，还是需要看案子的具体情况的。

客户：根据你对上述371和111条的说明，那当然是以111条进入好呀，因为修改可以超出原PCT申请公开的范围呀，我们这个案子刚好就是觉得保护太小，要扩大保护范围呀。

代理人：这里有一个情况还需要给你介绍：以111条进入美国国家阶段以“继续申请”的方式存续，“继续申请”是美国专利申请中的特殊制度，包括：“一般继续申请”和“部分继续申请”（当然还包括：分割申请，继续审查申请等，但我们这种情况主要涉及上述这两种）。其中，“一般继续申请”是以原申请案为基础，在不修改发明实质内容的前提下，修改专利保护范围而提出的申请。“部分继续申请”是以原申请案为基础，部分修改发明实质内容而提出的申请，部分继续申请中与原PCT申请案相同的部分，申请日与原PCT申请案相同，部分继续申请中与原PCT申请案不相同的部分，以提交部分继续申请的日期为申请日。因此，以111条进入的话，如果修改部分在原PCT申请案中没有记载，那么可能享受不到原PCT申请案的申请日。

客户：哦，如果享受不到原申请的申请日的话，那还是算了吧，还是以371的方式进入吧。

代理人：我们还是要依据案子的具体情况决定，看看你想保护的技术方案在原PCT申请文件中是否有记载，如果有话，就可以以371的方式进入，或者111条的一般继续申请进入（这种情况下，两者基本没有什么区别，不同之处仅在于审查部门，流程或者依据的具体审查操作条款），

否则的话就以111条的部分继续申请进入了。如果选择不合适，可能会带来一些不利影响，比如，你们想要扩大保护范围的技术方案在原PCT申请文件中没有记载，而又以371条进入的话，后续审查员审查的时候，很可能因为修改超范围而驳回申请。

客户：哦，那我知道了。那我们再看看具体方案吧，谢谢你了。

代理人：不用客气。

专利继续申请的困惑

其实，针对上述继续申请，不仅客户存在疑问，在很多时候代理人也会有疑惑。为什么会存在那么多的继续申请，或者在很多时候会提倡进入美国时提出继续申请或者进入美国后多次提出继续申请，似乎继续申请能够无限地对所有想要保护的技术方案进行保护。例如，比较经典的苹果解锁专利：由最初的沿预定路径移动解锁图标，接续到在图标上连续滑动，再接续到后来的在屏上的一个位置执行一个动作即可对解锁图标解锁，以及再接续到没有解锁图标的解锁方案。难道这么多后来发展的技术在原第一次申请的申请文件中均有记载么，如果没有记载，不能享有之前的申请日，那么以部分继续申请又有什么好处呢？

我们首先来看看一般继续申请出现的原因：申请人提出了第一申请，在第一申请的申请文件的权利要求中记载了第一技术方案，经过若干年后，基于技术的发展，市场上出现了基于第一技术方案而又优于第一技术方案的第二技术方案。申请人发现后，基于市场上出现的第二技术方案，以第一申请为基础提出一般继续申请，从而使得保护范围覆盖到第二技术方案。当然，如上所述，如果要享受到第一申请的申请日的话，前提是该第二技术方案在第一申请中已有记载（一般情况下是在说明书中存在记载）；否则，只能提出部分继续申请，第二技术方案的申请日为提出部分继续申请的日期。

在上述情况下，如果申请人在申请第一申请的时候就想到了第二技术方案，并且将它记载在第一申请中，那么此时就可以提出一般继续申请，享受到第一申请的申请日。然而要在第一申请中清楚记载第二技术方案，要求对第一申请的申请文件的撰写要求特别高，不仅能够清楚地阐述当前的先进技术，而且能够较为准确地预测未来的技术发展方向以及技术实现过程。但实际上，由于时代的局限，技术发展方向的不确定性，很多时候在第一申请中并不能准确记载未来将出现的第二技术方案。因此，很多时候如果想对第二技术方案进行申请的话，只能以部分继续申请的方式提出。例如，苹果解锁专利中，仅第一个接续案以最初原申请为基础提出一般继续申请，以后均是以之后的继续申请再提出部分继续申请的，从而形成一系列专利。

继续上面的问题：作为新技术的第二技术方案不能享有第一申请的申请日，为什么还要以部分继续申请来提出呢，为何不直接新提出一个申请来对第二技术方案进行保护呢？

原因有二：第一，第二技术方案所涉及的改进可能并不大也不多，并不需要用独立权利要求或者更多的权利要求来保护，只是在原第一申请的基础上增加一个对应的从属权利要求就可以保护，不需要一个完全新的申请来保护。第二，在后续对专利进行维护时，只需要维护之后提出的继续申请就可以了，因为在继续申请中不仅可以包括享有之前申请日的第一申请所要保护的全部内容，而且对新增加的第二技术方案也进行了保护。

因此，继续申请并非万能法宝，并不能对申请人所想要保护的所有内容进行保护，继续申请的作用只是对申请人想要保护的内容进行完善，而且不断提出，不断完善。这在一定程度上也保证了申请人与公众之间的相对公平性。另外，采用继续申请，需要对市场的新技术或者新产品进行及时，有效，准确地监控，如果不能很好的把握市场新技术或者新产品的具体实现，就不能基于原申请文件撰写尽量能够享受之前申请日的继续申请，从而失去继续申请的意义。这也无形地印证了重复了无数次的顽强真理：原申请文件的撰写很重要，原申请文件越丰富完善，后续对专利的补救或者全面保护更有利。