新产品制造方法专利侵权案中“新产品”的认定

作者 | 邓小容  北京市立方律师事务所

编辑 | 玄袂

《专利法》第六十六条第一款规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。该条款规定了在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷中，适用举证责任倒置，即由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。但是，要满足举证责任倒置，需要满足权利人首先初步证明依照专利方法制造的产品属于新产品且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样产品的前提条件。

一、何为“新产品”

在新产品制造方法专利侵权案件中，依照专利法制造的产品是否为新产品是一项首先需要查明的问题，但在此之前，需要明确什么样的产品才构成专利法意义上的‘新产品’。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第第十七条之规定，产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法意义上的新产品。该规定从反向上规定了何为专利法意义上的新产品。在此需要注意的是，其中制造产品的‘技术方案’是指制造该产品的任何技术方案，而非仅指涉案专利方法所保护的技术方案。

在正向方面，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第112条明确规定，“新产品”是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。该观点也得到了最高人民法院相关判例的支持，例如，最高人民法院在(2021)最高法知民终86号案件中就明确指出，新产品应当是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。据此，司法实践中对于‘新产品’的认定标准是，如果利用涉案专利方法制得的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别，则可以认为该产品为专利法意义上的新产品。

一般而言，质量是指在某种前提条件下产品完成某种工作的要求所能表现的能力和水平，或者说是产品的优劣程度；功能是指产品所能发挥的有利作用、效能或效用；性能是指产品具有的性质与效用，也即在一定条件下,实现预定目的或者规定用途的能力。如果两种产品的质量、性能、功能明显或者说完全不同，确实能够说明这两种产品不同。

但是，笔者认为，质量、性能、功能在含义上存在一定程度的交叉重叠，且本质上均涉及产品所固有的技术效果属性，相对于组份、结构而言较为主观。与质量、性能、功能相比，利用组份、结构的不同来论证利用涉案专利方法制造的产品属于新产品应该更为容易、直观。在相关司法案例中，法院一般也更为关注产品的结构或组份。

例如，在(2022)最高法民申7893号案件中，最高人民法院认为，根据涉案专利权利要求书及说明书的记载，涉案专利产品是一种依照涉案专利方法制造的抗人TK1-IgY组合抗体以及制备的试剂盒，说明书中所声称的敏感性、特异性数值是该产品的技术效果，并不因其比现有技术具有更好的技术效果而当然推知其为“新产品”。

再例如，在(2012)民提字第3号以及(2018)最高法民再63号案件中，最高人民法院均强调，如果一种产品制造方法专利的技术方案给使用该专利方法制造的产品带来了区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征，则使用该专利方法制造的产品可以认定为专利法意义上的新产品。

另外，最高人民法院在(2021)最高法知民终1305号案件中强调，专利法意义上的新产品，是指在专利申请日以前不为国内外公众所知的产品，作为化学产品，如果通过加工方法仅是去除了原料中的杂质，并未改变该物质的分子式或结构式，如官能集团、分子立体构型等，在该化合物的化学名称、分子式或结构式、理化参数等未发生变化的情况下，经过提纯加工方法得到的纯度更高的产品，并不属于专利法意义上的新产品。

二、涉案专利方法制造的产品为‘新产品’的证明与认定

在适用《专利法》第六十六条第一款规定的举证责任倒置之前，权利人需要提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品。在司法实践中，权利人通常可以基于以下一项或多项证据来初步论证利用涉案专利方法制造的产品为新产品。

1、涉案专利存在的授权产品权利要求

权利人可以基于涉案专利包括的与方法权利要求对应的授权产品权利要求，初步论证利用涉案专利方法制造的产品为新产品。在司法实践中，法院有时认为，与方法权利要求对应的授权产品权利要求的存在，在一定程度上能够表明由涉案专利方法制造的产品具备新颖性、创造性，构成利用涉案专利方法制造的产品为新产品的初步证据。虽然目前尚未形成统一认识，具体认定还需视各案的具体情况而定，但授权产品权利要求的存在仍可作为权利人的有利证据之一。

例如，在(2014)民提字第17号案件中，涉案专利既包括保护“一种地栅”的产品权利要求，也包括保护“一种制造双轴定向塑料材料地栅的方法”方法权利要求，最高人民法院认为，权利要求18本身即为权利要求7产品专利的制造方法，权利要求7经过实质审查被授权，在一定程度上说明了该产品具有新颖性。

在（2018）沪民终8号案件中，上海市高级人民法院二审认为，因依照权利要求3-5专利方法获得的产品包含了权利要求1的全部技术特征及权利要求2的部分技术特征，而权利要求1已得到授权，在无相反证据的情况下，可以认定权利要求3-5为新产品制造方法。然而，在该案的再审中（案号：(2018)最高法民申4149号），最高人民法院认为，举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明，权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务，上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。本案中，不能因权利要求1获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。

2、涉案专利说明书的背景技术、发明内容等相关记载

涉案专利说明书的背景技术、发明内容等涉及到权利要求所保护的技术方案的发明背景，技术方案的技术效果、优点的说明，能够在一定程度上反映由涉案专利方法获得的产品的组份或结构，可以构成证明利用涉案专利方法制造的产品是否为新产品的初步证据。同时，法院在认定相关产品是否为新产品时，亦会结合涉案专利说明书记载的内容来进行判断。

例如，在(2012)民提字第3号案件中，一审法院、二审法院和最高人民法院均认为，根据本案专利权利要求书和说明书的记载，本案专利提供了一种新的平滑型金属屏蔽复合带产品制造方法，这种新制造方法要求塑料薄膜与金属箔带表面之间进行凹凸不平的非纯平面结合，与现有技术的纯平面粘合有了显著区别，使得使用该专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带形成了区别于本案专利申请日前同类产品的结构特征。这种新的结构特征导致使用本案专利方法制造的产品在质量和性能方面与本案专利申请日前同类产品具有明显差别。因此，可以认定利用本案专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带属于专利法意义上的新产品。

在(2018)最高法民再63号案件中，涉案专利权利要求1涉及一种密码锁防伪瓶盖的对码生产方法，最高人民法院经审理认为，根据涉案专利说明书“背景技术”部分的记载，“防伪密码锁瓶盖是一种新型的防伪方式，消费者将瓶盖上的防伪编码通过电话或短信等方式发送到查询系统，就可以辨别真假并查询到瓶盖的开锁密码。但是，怎样将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行绑定，这是一个技术难题”，由此可见，防伪密码锁瓶盖并不属于市场上此前未出现过的新产品，涉案专利并非制造新产品的方法，而主要是解决“将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行绑定”的问题。

3、相关科技查新检索机构或国家知识产权局专利检索咨询中心出具查新报告

为了证明由涉及专利方法制造的产品是一种新产品，权利人通常可以委托科技查新机构或国家知识产权局专利检索咨询中心进行查新检索，并且提交检索后出具的《科技查新报告》作为证明所得产品为新产品的初步证据。

例如，在(2020)最高法知民终1760号案件中，涉案专利涉及龙门铣床床身一体成型的制造方法，最高人民法院经审理认为，新产品是指产品本身或者制造产品的技术方案，在专利申请日以前不为国内外公众所知，判断一项产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前是否为国内外公众所知，通常需要检索数据的支撑，原审在案证据并无相应的检索数据，德丰公司亦未提供相应的检索数据证明一体成型龙门铣床床身或者其制造方法是否为国内外公众所知；其次，在案证据不能证明，专利方法背景技术记载的“由底座、立柱及侧梁等部件装配成龙门铣床的床身结构”“底座与立柱要定期进行校正、调整”的传统的龙门铣床是最接近现有技术。德丰公司以分体式的龙门铣床床身为专利申请日前同类产品，主张一体成型龙门铣床床身为新产品的依据不足。

4、相关行业主管部门、全国性行业协会等颁发的相关创新奖证书等

在以涉案专利相关技术方案参加相关行业主管部门、全国性行业协会举办的科技创新竞赛并获得相关创新证书时，如果所述技术方案能够较完整地反映依专利方法制造的产品的技术特征，一般也应认为其能够初步证明该产品是一种新产品。

例如，在(2014)民提字第17号案件中，原告坦萨公司为证明其产品为新产品，不仅提供了武汉市科学技术情报研究所查新检索中心出具的《科技查新报告》，还出具了中国土工合成材料学会中国委员会和中国土工合成材料工程协会授予的“三向土工格栅”产品创新奖的获奖证书，最终法院认定坦萨公司完成了由涉案专利方法制造的产品属于新产品的初步的举证责任。

三、结语

在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷中，为了适用举证责任倒置，权利人需要证明依照专利方法制造的产品属于新产品。也就意味着，权利人需要证明这样一件消极事实，即涉案专利申请日之前不存在与依照专利方法制造的产品在组份、结构上或在质量、性能、功能方面没有明显区别的同类产品。但是，消极事实通常很难证明，因此，实践中一般仅要求权利人进行初步举证。然而，对于权利人举证到何种程度才能被认为完成了其初步举证责任，则尚未形成统一标准，导致各案中的要求宽严不一。

相反，作为被控侵权人，为了证明依照专利方法制造的产品不属于新产品，只需提交能够证明产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的证据即可，例如相关技术文献、类似产品在申请日之前已有市售等，相对于权利人的举证而言要容易得多。

笔者认为，如果对新产品制造方法专利权利人的初步举证责任要求过于苛刻，可能不利于对新产品制造方法专利的有效保护，有违《专利法》设置第六十六条第一款规定以期降低方法专利权利人举证难的初衷。为了适当减轻新产品制造方法权利人的举证责任，一方面，如果涉案专利存在与方法权利要求对应的产品权利要求，在产品权利要求保护的产品本身即为依据方法权利要求直接获得的产品，或依照方法权利要求制造的产品包括产品权利要求的相应技术特征时，由于该产品权利要求已经经过实质审查而获得授权，足以初步表明该产品具备新颖性、创造性，应当认为这种产品是专利法意义上的‘新产品’，权利人尽到了其初步证明义务，而不应苛求权利人需要继续举证，徒增诉累。此时，如果被控侵权人主张此种产品不是新产品，则应当由被控侵权人进行举证。另一方面，如果涉案专利不存在与方法权利要求对应的产品权利要求，则权利人应当提交相关查新报告等初步证据予以证明，否则容易导致权利人的举证责任过低，不当地加重被控侵权人的举证责任，不利于保护公众利益。

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（图片来源 | 知产力）