专利授权确权自身程序中适用禁止反悔的思考

作者 | 吴大文 北京恒都（上海）律师事务所

编辑 | 玄袂

我国现行专利法体系中并没有规定专利授权确权自身程序中适用的禁止反悔原则。[1] [2]从相关案例及专家学者的相关文章中可以看出，业界普遍认为：作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔规则在专利授权确权程序也应适用。[3]不过，在专利授权确权程序中具体如何适用禁止反悔原则，是否像专利侵权诉讼程序一样有较为确定的适用范围、程序和例外，在实践中还无明确规则可循，存在不太一致的做法。

本文基于对专利授权确权程序中界定权利要求用语含义的法律理解，并结合相关案例，对专利（申请）自身技术方案的修改或意见陈述以及对专利（申请）自身技术方案相对于现有技术的自认或陈述能否适用反悔，进行了总结思考。 

一、专利授权确权程序中界定权利要求用语含义的法律理解

笔者认为，作为权利要求解释的一项原则，禁止反悔能否适用于专利授权确权程序中，首先涉及如何理解专利授权确权程序中权利要求解释的相关法律规定。

《最高人民法院（以下简称“最高院”）关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》（以下简称“《专利授权确权解释一》”）第二条规定了授权确权程序中界定权利要求用语含义的规则和顺序。首先，如果说明书及附图有特别界定时优先；其次，以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义来界定权利要求的用语；最后，依照前款规定不能界定的，可以结合所属技术领域的技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等公知常识来界定。 

根据最高院法官的权威解读，《专利授权确权解释一》第二条未规定在界定权利要求的用语时如何考虑专利审查档案的主要考虑是：[4] 其一，业界对此存在较大争议；其二，专利授权确权行政案件的核心争议在于被诉决定的合法性以及涉案专利（申请）的合法性。为发挥权利要求书等专利（申请）文件本身的公示作用，应引导专利权人（申请人）尽量通过修改专利（申请）文件以符合《专利法》的相关规定。没有被审查部门接受的修改，以及专利权人（申请人）单方作出的意见陈述，均具有较强的主观性且未向公众公示，[5] 实践中可根据具体案情将其作为参考因素之一。

与授权确权程序的上述规定不同的是，在侵权程序中包括修改和意见陈述在内的审查档案却是解释权利要求的重要内部证据，并且限缩性修改或陈述而放弃的技术方案会导致禁止反悔原则的适用。

笔者理解，在侵权程序和授权确权程序关于修改或意见陈述适用禁止反悔的法律规定差异，在很大程度上是由于这两种程序中权利要求解释的目的和方法不同所致。

在专利侵权程序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专利权利要求保护范围作出认定。如果专利权利要求保护范围字面含义界定过宽，出现将专利审查档案对该术语的含义作出过限缩解释因而可能导致适用禁止反悔原则等情形时，可以利用包括修改或陈述在内的审查档案等内部证据对保护范围予以限制，从而对被诉侵权技术方案是否落入保护范围作出更客观公正的结论。

在专利授权确权程序中，解释权利要求的目的在于，通过借助于专利申请文件及公知常识证据来明确权利要求用语及技术方案的含义，对专利权利要求是否符合专利授权条件或其效力如何作出判断，即判断专利（申请）自身的技术方案是否符合授权的绝对授权条件；[6] 以及相对于现有技术是否具有新颖性、创造性而符合相对授权条件。

从而，在专利授权确权程序中的修改或陈述能否适用禁止反悔，就可以分解为这两个问题：对专利（申请）自身技术方案的修改或陈述能否反悔；对专利（申请）自身技术方案相对于现有技术的自认陈述能否反悔。笔者分别结合相关案例对此予以总结如下。                                            

二、对专利（申请）自身技术方案的修改或意见陈述

1. 对专利（申请）自身技术方案的修改

根据最高院在“墨盒”专利无效系列再审案中的阐述，[7] 作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用，但其适用并应以专利申请人或专利权人出尔反尔的行为损害公众对其行为的信赖和预期为必要条件。同时，还要受到自身适用条件的限制以及与之相关的法律规定或其他原则的限制。

公众应该预见到：申请人或专利权人在专利授权确权程序中可能根据专利法及其实施细则和专利审查指南的相关规定对专利申请文件进行修改。在专利授权阶段公众信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围，即原始公开的范围；而在专利确权阶段公众信赖的内容应该是原授权权利要求书记载的保护范围。因此，如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法及其实施细则和专利审查指南的相关规定，[8] 禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。[ 9]  

在该案中，精工爱普生在分案申请时将原权利要求中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”（并非在实质审查过程中根据审查员的要求所进行的修改）。专利复审委员会称，精工爱普生在专利申请过程中实际上认为“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同，而在无效程序中又主张两者含义相同，修改的过程反映出反悔的存在，应当认为将“半导体存储装置”修改为“存储装置”属于反悔，应予禁止。

最高院经审理后认为，由于所属领域普通技术人员综合原始专利申请公开说明书及其附图和权利要求书的记载，[10] 可以推导出该专利申请的技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒，精工爱普生在提出分案申请时的前述修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这种修改对于公众而言是可以预见的。社会公众不会因为该修改而导致信赖利益受损。因此，精工爱普生在本案中有关“存储装置”的前述修改不存在适用禁止反悔原则的问题。专利复审委员会关于“精工爱普生的前述修改过程反映出反悔的存在而应予禁止”的主张，混淆了专利法第三十三条和禁止反悔原则的关系。

2. 对专利（申请）自身技术方案的意见陈述

（1）前述“墨盒”系列案

最高院认为，申请人或专利权人在授权确权程序审查档案中对自身技术方案的意见陈述对于理解说明书以及权利要求书含义通常情况下仅具有参考作用，其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。

具体来说，申请人或专利权人在授权确权程序中对自身技术方案的意见陈述的作用和价值直接体现在解释权利要求用语的含义时。若说明书对该用语的含义未作特别界定，原则上应采用本领域普通技术人员在阅读专利（申请）文件之后对该术语所能理解的通常含义，尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制，以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，从而促使申请人修改和完善专利申请文件，提高专利授权确权质量。[11] 

在该案中，精工爱普生在答复国家知识产权局第一次审查意见通知书的意见陈述书中指出，“权利要求23涉及附图6和附图7，申请人解释，‘存储装置’是指图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”。

在该案中，最高院认为，所述限缩性解释在说明书中找不到有说服力的根据，而且与专利授权文本的权利要求书的记载存在不和谐之处。[12] 最高院进而结合精工爱普生所述解释的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合因素判断，精工爱普生在意见陈述书中对“存储装置”的解释应理解为包含半导体存储装置的上位概念而不是特指性的半导体存储装置。

该案的启示在于，即便在授权确权程序作了限缩性陈述，也不应直接适用禁止“反悔”；相反，如果所述限缩性陈述不符合专利（申请）文件的记载及专利法相关规定，就不应接受，而应根据限缩性陈述的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合因素来界定相关用语的含义。

（2）“组合式风扇及其扇框构造”无效二审案 [13]

在该案中，二审法院认为，作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔规则在一定条件下可以适用于专利授权确权程序。专利权人在专利授权程序中对权利要求中的特定术语作出的解释获得了审查员的认可并被授予专利权后，即使专利权人在无效审查程序中对权利要求中的特定术语作出的解释缩小了专利保护范围，一般也是不能被允许的。

台达公司在实审阶段答复审查意见时将权利要求9相关内容修改为“该扇框构造的第一框架与该至少一风扇的外框为一体成型”；并在意见陈述书中解释修改的依据为本专利说明书的明确记载：“扇框构造和散热风扇亦可以作成一体成行，以节省在某些特殊场合下使用的风扇成本。”但台达公司在确权程序中将“耦合”的含义仅解释为“将两个分开的原件进行组装”，不提“耦合方式也可以包括直接一体成型”。

二审法院经审理后认为，台达公司针对审查员的质疑所作出的上述解释为本专利的授权起到了重要作用；其所述行为有违诚实信用原则，应适用禁止反悔规则。故应对“耦合”在确权程序中作与授权程序同样的理解：既包括“将两个分开的原件进行组装”，也可以包括“直接一体成型”。

该案的启示在于，即使在授权确权程序作了限缩性陈述，但如果限缩前的内容符合专利（申请）文件的记载及专利法相关规定，就不应接受限缩性陈述，而应“反悔”，即采用限缩前的内容来界定相关用语的含义。

三、对专利（申请）自身技术方案相对于现有技术的自认或陈述能否“反悔”

1. 区别技术特征自认

在“聊天机器人系统”专利无效再审案中，[ 参见案例(2017)最高法行再34号。] 最高院认为，在判定某技术特征是否为区别技术特征时，应当结合本专利的记载和现有技术的状况来确定，而不应以本专利申请人或专利权人的自认为判断标准。

最高院否定区别技术特征自认判定标准的主要理由为：i. 申请人或者专利权人自认的区别技术特征有时并不客观，与本领域普通技术人员对此的判断结果可能存在差异；ii. 结合本专利的记载和现有技术的状况确定本专利区别于现有技术的区别特征，并在此基础上判断本专利是否具备授权条件，符合以公开换保护的专利法立法宗旨，也有助于保证判断结果的客观性和适用不同法条的判断结果的一致性和协同性。

在该案中，苹果公司主张，智臻公司自认游戏服务器是本专利区别于现有技术的技术特征。基于前述理由并根据本案的具体情形，[15] 最高院进而认定，游戏服务器并不是本专利与现有技术的区别技术特征。

2.公知常识自认

在前述“聊天机器人系统”案中，苹果公司还主张，过滤器属于公知常识，智臻公司在无效宣告请求意见陈述书中对此也予以认可。

最高院认为，公知常识的认定不以申请人或专利权人的自认为前提，还需要举证证明或充分说明。[16]

一审法院认为，尽管区分格式化语句和自然语言的过滤器属于公知常识，且附件1中同样需要区分格式化语句和自然语言，但是，附件1没有公开权利要求1中“过滤器”相关的特征，也即附件1没有公开本专利权利要求1所限定的过滤器及其将过滤器筛选后的语句分别处理的相关功能，也不存在设置具有相关功能的过滤器的技术启示。

最高院经审理后认为，本专利权利要求1与附件1的区别技术特征并未被附件2公开，苹果公司也未举证证明或者充分说明该区别技术特征属于公知常识，其相应主张不能成立。

3. 对对比文件证据组合方式的自认或陈述

在“用于液体洗衣洗涤剂的减少染色的着色剂系统”专利无效二审案中，[17] 最高院指出，即使通常情况下当事人在审查过程中的自认或陈述具有拘束力，但不能免除国家知识产权局对当事人所提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据及当事人的自认或陈述是否符合《专利审查指南》等规定进行审核的义务和责任。

本案中，国家知识产权局及田嚇鹏认为在无效宣告请求审查程序中的口头审理阶段，联合利华公司对田嚇鹏关于证据1中实施例4和实施例6的组合方式、区别技术特征及本专利实际解决技术问题是认可的，不能在诉讼阶段反悔。

原审法院认为，法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查；在专利无效宣告程序中，应当坚持当事人处置原则和依职权进行审查相结合的审查方法；一般情况下，当事人在审理过程中的自认或陈述具有拘束力。但同时，专利复审委员会对于无效请求人所提理由和证据组合方式及当事人的自认或陈述是否符合《专利审查指南》等规定也需进行审核。本案中证据1中的实施例4和实施例6两者能否组合使用，要看是否存在明确的指引可以将两者组合结合成一个完整技术方案。原审法院经审理后认定，本案并不宜采用两者的组合作为最接近现有技术。

最高院经审理后认为，实施例6不宜与实施例4组合成一个技术方案作为本专利最接近现有技术；[18] 国家知识产权局以口头审理过程中联合利华公司对本专利与证据1相比的区别技术特征表示认可为由，主张联合利华公司不能推翻被诉决定的相关认定的理由不能成立。

四、结语

禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用应以申请人或专利权人出尔反尔的行为损害公众对其行为的信赖和预期为必要条件。同时，还要受到自身适用条件的限制以及与之相关的法律规定或其他原则的限制。

如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法及其实施细则和专利审查指南的相关规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。在授权确权程序中对自身技术方案的意见陈述对于理解说明书以及权利要求书含义通常情况下仅具有参考作用；即使申请人或专利权人在授权确权程序审查档案中作了限缩性陈述，法院并不会直接对该限制性陈述适用禁止反悔，而是要结合所述限缩性陈述的缘由、修改过程、本专利原始公开说明书等综合因素判断。

一般情况下，当事人的自认或陈述具有拘束力，但不能免除国家知识产权局对当事人所提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据及当事人的自认或陈述是否符合《专利审查指南》等规定进行审核的义务和责任。在判定某技术特征是否为区别技术特征或公知常识、现有技术证据能否组合时，分别应根据本专利的记载和现有技术的状况、当事人是否举证证明或充分说明以及对比文件证据中是否存在可以结合组合成一个完整技术方案的明确指引来确定，而不应以申请人或专利权人的自认为判断标准。 

注释

1、2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条和2016年施行的《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定了专利法通常意义上的禁止反悔原则，也称专利审查档案禁止反悔原则。

2、专利授权阶段包含初步审查、实质审查和驳回复审；而专利确权阶段包括专利无效行政程序和后续的行政诉讼程序。

3、参见“禁止反悔原则在审查授权和无效确权阶段的适用分析”，访问链接：https://ishare.iask.sina.com.cn/f/321U5HaNqCE.html。最后访问时间 2022年12月18日。

4、参见“《专利授权确权解释一》的理解与适用”。

5、本文的公众包括审查员及法官、无效请求人、被诉侵权人和其他公众在内。

6、比如，说明书应该充分公开发明的技术方案、权利要求书应当得到说明书支持、专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围、权利要求书应简要清楚地限定要求保护的范围、独立权利要求应记载解决技术问题的必要技术特征等法定要求。

7、参见案例（2010）知行字第53、53-1号，笔者注：虽然《专利授权确权解释一》出台在该系列案之后，但最高院在该系列案中关于授权确权权利要求解释和禁止反悔的经典论述至今仍被广泛引用。

8、专利法及其实施细则和专利审查指南有关修改的规定，包括修改方式和时机，比如细则第五十一条关于主动修改和答复审查意见通知书时的被动修改；第六十一条关于答复驳回复审通知书时的修改；六十九条关于无效程序的修改；以及专利审查指南的相关配套细化规定等。

9、笔者理解，虽然该案仅评述了专利授权确权阶段公众的信赖和预期利益，但也可以推及到专利侵权阶段公众的信赖和预期内容为：原授权权利要求书以及通过专利授权确权审查档案解释确定的保护范围。进而，在专利侵权程序中适用禁止反悔，是基于维护公众对专利权人在授权确权阶段行为的信赖和预期利益。

10、具体论述请参见判决原文，此处略。

11、此处暗含了专利授权确权程序中权利要求的最大合理解释原则。

12、具体论述请参见判决原文，此处略。

13、参见案例（2012）高行终字第700号。

14、参见案例(2017)最高法行再34号。

15、智臻公司在本案中关于游戏服务器为区别技术特征的自认并不客观，与本领域普通技术人员对此的判断结果可能存在差异。虽然申请人在本专利授权审查阶段曾经表示，游戏服务器和查询服务器是本专利申请区别于现有技术的技术特征，但审查员在第一次审查意见通知书中已经明确指出，在聊天服务系统中设置游戏服务器是本领域常规设置。

16、笔者注，公知常识需要由无效请求人、审查员或法官举证证明或充分说明。

17、参见案例(2019)最高法知行终177号。

18、具体论述请参见判决原文，此处略。

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