戴镣铐的舞者——评GUI专利侵权第一案

作者 | 宋献涛  曹卉  安杰律师事务所 

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（本文6490字，阅读约需13分钟）

GUI（图形用户界面）专利侵权第一案判决书[1]一出，立即成为知产人的微信刷屏帖，有人点赞，有人批判。胜者快，败者痛，GUI专利权人的情绪很激动：给了人家GUI专利，却不给人家保护，这样下去，GUI专利就废掉了！相比而言，审查员和法官的心情倒是比较平静，好像感觉一切皆在意料之中。

作为昔日的软件工程师，笔者能感受到创新者的痛楚，作为今日的专利代理人和律师，更能理解裁判者的苦衷。

本文先简单介绍案情，然后分析三个问题：1、软件和电脑是否真的不可比？2、外观设计专利应该如何适用间接侵权？3、被告提出的现有设计抗辩为何没有被评价？

案情简介

360拥有一项外观设计专利，名称为“带图形用户界面的电脑”，产品用途为“用于运行程序”，设计要点为“电脑显示的图形用户界面”，界面用途为“产品的图形用户界面为电脑安全优化的软件界面”。360诉称“江民优化专家”软件与其专利外观设计相同，构成对其专利权的直接侵犯，即使将其专利权保护范围限定为电脑这一产品，被告的行为也构成帮助侵权行为。

关于直接侵权，法院的观点很鲜明：

涉案专利名称为“带图形用户界面的电脑”，“电脑”这一产品对于涉案专利的权利保护范围具有限定作用，被诉侵权行为是被告向用户提供被诉侵权软件的行为，被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品，故没有比较二者相同或相近似的必要。

关于帮助侵权，法院明确表态：

被诉侵权行为构成帮助侵权行为的前提之一是用户具有直接实施涉案专利的行为。本案中，用户实施的行为仅为下载被诉侵权软件至其电脑的行为，并不存在制造、许诺销售、销售电脑等行为。原告虽主张用户存在销售或许诺销售预装有被诉侵权软件的电脑的可能性，但原告并未提交证据证明存在这一事实。基于此，在本案中并不存在直接实施涉案专利行为的情况下，不可能构成帮助侵权行为。

电脑和软件能不能比？

GUI属于外观设计专利，自然应当适用外观设计专利的侵权判定规则。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第77条规定：

进行外观设计侵权判定，应当首先审查被诉侵权产品与外观设计产品是否属于相同或者相近种类产品。图形用户界面外观设计产品种类的确定应以使用该图形用户界面的产品为准。

应该说，北京知识产权法院的判决完全遵守了上述规定，其逻辑简洁明了：涉案专利指向的是带图形用户界面的电脑，而被告向用户提供的是软件，姑且不论二者的图形用户界面是否相同或相似，它们属于不同的产品种类，类不同，不可比。

在我国，不管在专利法、实施细则、审查指南构筑的体系中，还是从最高人民法院发布的相关司法解释来看，外观设计专利都必须以产品作为载体，不能脱离产品独立存在[2]。2014年以前的《专利审查指南》第一部分第三章明确规定GUI属于不授予外观设计专利权的情形[3]。2014年3月12日，国家知识产权局颁布第68号令，对原《专利审查指南》进行修订，删除了上述规定，同时对GUI的视图提交、简要说明进行了规范[4]。

这被认为是GUI保护的里程碑事件。此后，很多申请人满怀希望和激动地提交了大量的GUI外观专利申请并获得了授权。但是，广大审查员对外观设计专利产品的理解没有明显改变，他们普遍认为外观设计专利产品只能是看得见摸得着的硬件产品，而不能是软件。正因如此，申请人在申请GUI的时候只能把产品名称描述为“带图形用户界面的电脑”“带图形用户界面的移动设备”“带图形用户界面的装置”等，否则，审查员会要求补正，甚至驳回。显然，申请人/专利权人处于两难境地：为了获得授权，不得不在产品名称中写明硬件装置；一旦写明产品为硬件装置，就可能会对专利权的保护范围造成限制，将来拿抄袭其图形用户界面的软件侵权者没办法，因为它们不生产硬件。

也就是说，虽然国家知识产权局对GUI亮了绿灯，但专利审查中的条条框框和限制性要求很多，这也导致后续的专利维权难以如专利权人所愿。

解决的路径很多，例如，使外观设计专利脱离产品走向独立，或者加快推进外观设计制度。但是，第一条路径目前看来过于理想，第二条路径不能从根本上解决问题，因为产品的限制依然存在。当前，最合乎情理、切实可行的解决方案可能就是对“产品”进行广义理解。众所周知，带有图形用户界面的电脑实际指向的是电脑上的软件运行时呈现出的画面，至于硬件为何，有多种实现方式，可以是台式机，也可以是笔记本，还可以是智能手机。现在，任何一部电脑都是软硬件的结合体：没有装软件的裸机很难被一般消费者视为电脑，软件已经成为电脑的有机组成部分；没有硬件的支撑，软件便无从启动和运行。在这种情况下，软件和电脑是否属于不同种类，还有进一步商榷的空间。

过去几十年里，人们对产品的认识在不断拓宽，软件产品早已不是新概念，就连银行、保险公司都隔三差五地推出新产品。软件产业的体量足以用巨大来形容，软件在电脑和手机上运行时看得见、用得爽，被归入产品并不牵强。最新版的《关于工业产品外观设计的国际分类表》（《洛迦诺协定》）将第14-04类取名为“屏幕显示与图标”，即“屏幕显示与图标”本身已被视为产品，下设两个小类—图形用户界面（电脑屏幕布局）和图标（用于电脑）[5]。

GUI专利如何适用间接侵权？

本案中关于间接侵权的论述也是一个亮点，法院认为本案中并不存在直接实施涉案专利的行为，从而导致帮助侵权的成立失去前提条件。年初的西电捷通诉索尼专利侵权案判决书写道：[6]

一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关。之所以这样解释，是因为在一些使用方法专利中，实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户，而用户因其“非生产经营目的”不构成专利侵权，此时如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。

或许有人会说北京知识产权法院在这两个案件中的观点不一致。但仔细阅读后可以发现，后案是对前案的继承和延续。北京知识产权法院的逻辑是，间接侵权行为一般以直接侵权行为的存在为前提，例外时可以没有直接侵权行为的存在，但也必须存在实施专利的行为，此例外限于明文列举的特定情形[7]。本案中，判决书虽然没有明说，但应该是指北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》第119条和第130条所讲的用户实施专利的情形。西电捷通案涉及的是方法专利，如果手机中集成了相应的功能模块，用户自然有使用方法专利的可能性，从而促成间接侵权的成立。但对于外观设计专利，根据专利法第十一条的规定，专利权人的排他权仅限于四种实施行为（制造、许诺销售、销售、进口），而不能禁止使用这一实施行为，所以，即使用户使用涉案GUI对应的产品（无论是软件还是电脑），也不是法律规定的实施涉案专利的行为，故江民公司不可能构成间接侵权。正是因为发明专利和外观设计专利对应的排他权项内容不同，才导致本案和西电捷通案的结论不同。所以，按照法院的逻辑，要想间接侵权主张得到法院支持，360必须证明有人制造、许诺销售、销售、进口带涉案GUI的电脑，如果没有哪个电脑厂商或个人制造、许诺销售、销售、进口预装江民软件的电脑，则间接侵权就失去了基点。

这里有一个疑问：技术类专利的间接侵权理论适用于GUI吗？

外观设计虽然放在专利法中，但与技术类专利（发明和实用新型）存在本质区别，所以导致有些专利理论难以直接适用于外观设计专利。通常情况下，间接侵权理论与全面覆盖规则（all elements rule）、单一主体规则（single entity rule）密切相关，但外观设计专利侵权判定适用的不是全面覆盖，而是“整体观察综合判断”，这更贴近商标法的相同相近似判断。对于发明和实用新型专利而言，很大一部分帮助侵权是为了禁止对实质部分的抄袭，即防止全面覆盖的机械使用和抄袭者的狡猾规避，但外观设计专利完全可以通过威力更强大的整体观察综合判断原则解决类似的问题，将其归入直接侵权，所以，就这部分侵害专利权的行为而言，似乎没有引入帮助侵权的必要[8]。举例来说，如果被控侵权物省略了发明或实用新型专利的一个技术特征，则由于不满足全面覆盖而不构成直接侵权，在此情况下才有适用间接侵权的空间；但对于外观设计专利，因为适用的是“整体观察综合判断”原则，所以，即使被控侵权物省略了外观设计专利的一两个特征，仍有构成直接侵权的可能性，无需劳驾帮助侵权出马。比如，一项外观设计专利为汽车，视图中有天窗和天线，如果被诉侵权产品除天窗和天线外，其他特征都与专利相同，完全有可能构成直接侵权，因为天窗和天线属于惯常设计，对整体视觉效果没有显著影响。

虽然生长在专利法的屋檐下，但外观设计一直散发着浓重的商标法气息，曾经一度坚持以混淆作为侵权判定的标准[9]，现在仍坚持以产品类别作为侵权比对的前提，这导致外观设计专利的侵权判定理论左右摇摆，时而靠近商标法，时而靠近专利法。本案即凸显了外观设计专利侵权判定理论的窘境。

在发明和实用新型专利中，说明书未必对权利要求书产生限制作用，主题名称未必对权利要求产生限制作用[10]。如果沿袭同样的思路，简要说明对外观设计专利到底是限制作用，还是解释说明作用，恐怕尚需进一步研究[11]。

笔者认为，如果希望加强GUI专利保护，应借鉴驰名商标的跨类保护机制，适当淡化产品类别[12]，即使无法摆脱产品类别的束缚，也应该考虑转用的难易[13]，再结合设计特征的相似程度，对侵权与否作出综合判断。例如，可以把重点放在分析从电脑硬件到软件的转用是否容易、电脑硬件是否属于惯常设计及其对整体视觉效果是否有显著影响，这可以成为“整体观察综合判断”原则在GUI领域的创新发展和具体应用。

关于适用间接侵权的可能性，笔者斗胆建议：对于产品类别不同的，可以考虑转用的难易，进行整体观察综合判断，帮助侵权没有适用空间；对于缺省设计特征的，直接纳入整体观察综合判断，帮助侵权也没有适用空间；对于提供场所、仓储、运输等便利条件的，由于专利法中没有规定，可以适用帮助侵权[14]；对于积极诱导他人实施侵权行为的，由于专利法中没有规定，可以适用诱导侵权。

现有设计抗辩去哪儿了？

值得一提的是，被告在本案中提出了现有设计抗辩，具体为，对金山毒霸网站及卡饭论坛中的相关页面进行了公证，证明申请日前发布的360安全卫士10.0Beta已公开涉案专利的GUI。原告辩称上述证据中的相关内容由网友非法破解并上传，未经过软件著作权人（即原告）的同意，因此，依据专利法第二十四条第三项的规定，原告享有六个月的宽限期。

一方主张现有设计抗辩，另一方主张适用新颖性宽限期，结果，法院判决对其不予置评，道理何在？

关于侵权比对和现有设计抗辩的适用先后顺序，北京市高级人民法院认为，当被控侵权人主张现有技术抗辩时，固然可以在先判定被控侵权技术方案与涉案专利相同或等同的基础上进一步判定被控侵权技术方案是否属于现有技术，但也可以先行判定被控侵权技术方案是否属于现有技术，只要被控侵权技术方案使用的是现有技术，即可判定侵权不成立。[15]

可见，侵权比对和现有设计抗辩之间的关系可归结为如下规则：

 如果侵权比对的结果表明被控产品落入专利权保护范围，仍应检查被控产品是否为现有设计；但如果侵权比对的结果表明被控产品未落入专利权保护范围，则无需再检查被控产品是否为现有设计。

 如果被控产品不构成现有设计，仍需进行侵权比对，以判断被控产品是否落入专利权保护范围；如果被控产品构成现有设计，即可判定被控产品未落入专利权保护范围，无需再进行侵权比对。

所以，北京知识产权法院不评价现有技术抗辩的作法，没有任何问题。

笔者注意到，本案受理日为2016年5月3日，判决作出日为2017年12月25日，耗时一年七个月之久，对于外观设计专利而言这应该算是很长时间了。在此期间，被告曾请求专利复审委员会宣告涉案专利无效，但专利复审委员会至今仍未作出决定。笔者猜测，正常情况下，被告应该会使用侵权程序中公证的证据作为现有设计，主张涉案专利与其相同或没有明显区别，法院有一段时间可能在等专利复审委员会的决定[16]，后来等不及了，于是就出判决了。本案中，现有设计的证据均为电子证据，法院和专利复审委员会对电子证据的采信标准并不完全相同，而且，无效程序中明显区别的判断和侵权程序中相近似的判断具有很强的关联性，为了避免与潜在的无效决定的证据认定和比对判定产生不一致，法院在认定被控行为不落入专利保护范围的情况下，确实没有必要评价现有设计抗辩是否成立。这种司法谦抑充分体现了法官高超的司法智慧。

余论

在现阶段的中国，GUI如同一位戴镣铐的舞者，渴望跳出优美的舞姿，却被手铐脚镣所羁绊。笔者认为，给获得授权的GUI外观设计专利提供恰当的保护，也符合最高院1号文件保护企业家的知识产权，打击破坏市场秩序、不正当竞争等违法行为的要求。衷心希望GUI能够在法律法规的框架内挣脱镣铐的束缚，获得解放和自由，跳出优美动听的知识产权保护舞曲。

注释：

[1] （2016）京73民初276号民事判决书。

[2] 立法者将外观设计专利的构成要素解析为四点：1、载体必须是产品；2、产品的形状、图案或者其结合或者它们与色彩的结合；3、可批量应用于产业生产；4、富有美感的新设计方案。参见全国人大常委会法制工作委员会：《<中华人民共和国专利法>释解及实用指南》，中国民主法制出版社，2009年3月版，第6-8页。

[3] 7.4所列的不授予外观设计专利权的情形包括：（11）产品通电后显示的图案。例如，电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件界面等。

7.2第三段规定：产品的图案应当是固定的、可见的，而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的。

[4] 4.2第三段之后新增一段，内容如下：就包括图形用户界面的产品外观设计而言，应当提交整体产品外观设计视图。图形用户界面为动态图案的，申请人应当至少提交一个状态的上述整体产品外观设计视图，对其余状态可仅提交关键帧的视图，所提交的视图应当能唯一确定动态图案中动画的变化趋势。

4.3第三段第（6）项之后新增一项，内容如下：（7）对于包括图形用户界面的产品外观设计专利申请，必要时说明图形用户界面的用途、图形用户界面在产品中的区域、人机交互方式以及变化状态等。

[5]http://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/

[6] （2015）京知民初字第1194号民事判决书。

[7] 《专利侵权判定指南》第119条规定的例外为第130条规定的情形及专利法第69条（三）、（四）、（五）项规定的情形。

[8] 对于诱导侵权和其他一部分帮助侵权，为了打击为直接侵权者提供便利条件的恶意行为，在外观设计专利中应该仍有适用的空间。

[9] 2001年《审查指南》在第四部分第五章第5节“判断原则”中曾明确混淆标准的地位：如果一般消费者在试图购买被比外观设计产品时，在只能凭其购买和使用所留印象而不能见到被比外观设计的情况下，会将在先设计误认为是被比外观设计，即产生混同，则被比外观设计与在先设计相同或者与在先设计相近似；否则，两者既不相同，也不相近似。最高人民法院2003年10月的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定会议纪要稿》第24条第1款规定：“人们法院在判断近似外观设计时，应当以一般消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。”

[10] 例如，在胡涛诉摩拜专利侵权案中，法院认为主题名称“一种电动车控制系统”对专利保护范围不具有限定作用，参见上海知识产权法院（2017）沪73民初278号民事判决书。

[11] 《共同体外观设计审查指南》6.1规定：产品说明不会影响共同体外观设计的保护范围（The indication of products does not affect as such the scope of protection of a Community design.）。参见http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/pdf/ExamGuidelines.pdf

[12] 在欧盟，外观设计与其所用的产品通常没有密切的关系，因此，同一设计可以用在许多不同的产品上。Musker David：Community Design Law：Principles and Practice，Sweet & Maxwell，2002，Page 9.

[13] 例如，如果设计者将汽车设计使用到玩具汽车上，可以认定具有转用的启示。参见芮松艳：《外观设计法律制度体系化研究》，知识产权出版社，2017年11月第一版，第257-258页。

[14] 商标法第五十七条直接将此规定为侵权。

[15] 北京市高级人民法院知识产权庭：《专利侵权判定指南-理解与适用》，中国法制出版社，2014年9月出版，第577页。

[16] 本案审理期间，专利司法解释二已经施行，第二条规定的先行裁驳机制可以大大节省法官的时间精力。