人工智能辅助发明专利保护实践与探索——建立企业辅助发明记录制度，基于人类贡献保护辅助发明

作者 | 孟睿  国浩律师（南京）事务所

编辑 | 布鲁斯

前言：人工智能机器在发明创造过程中发挥着越来越重要的作用。“人工智能辅助完成发明”能否受专利保护，如何获得专利保护，是当前专利法实践面临的重要问题之一，目前尚无专门针对该问题的明确法规或政策。全球范围内的DABUS系列案件以及美国PTO发布的《人工智能辅助发明之发明人身份指南》（以下简称《发明人身份指南》）旨在解决专利法上适格发明人身份问题，在专利审查和司法实践中明确了人工智能机器不能作为发明人的政策。

我对DABUS系列案件和《发明人身份指南》进行分析后发现，人工智能机器发明人身份问题与人工智能辅助完成发明是否可以获得专利保护之间具有密切的内在联系，DABUS系列案件和《发明人身份指南》已在相当程度上涉及“人工智能辅助完成发明”专利保护问题。本文结合DABUS系列案件和《发明人身份指南》的有关内容，对人工智能辅助发明专利保护进行探讨，并为我国企业在专利申请和专利诉讼中可能面对的问题提出若干建议。

目 录

一、当前专利法实践中的相关政策

二、人工智能辅助发明获得专利保护的条件

三、人类重大贡献之证明责任及法律风险

四、对我国企业的影响以及可采取的措施

五、结语

01

当前专利法实践中的相关政策

(一) 人工智能辅助发明与自主发明二分

我在《使用知识产权持续保护人工智能创新：技术、政策与措施》一文中已经讨论，当前人工智能技术的特点之一在于改变了人类发明创造的方式。人类将人工智能机器应用于发明创造中，借助其认知能力，提升人类发明创造的质量和效率。这也为人工智能机器是否具备独立自主的发明创造能力提供了诸多遐想。研究者们对人工智能机器能否成为发明人、能否享有专利权，专利制度是否面临专利客体转换为专利主体等冲击专利制度基础理论的问题展开了前瞻性讨论。随着讨论的深入，研究者们已经认识到，有必要将使用人工智能机器获得的发明创造成果分为“人工智能自主创造发明”和“人工智能辅助完成发明”，并以此作为讨论具体知识产权问题的前提。

WIPO在一份文件中初步探讨了“人工智能自主创造发明”与“人工智能辅助完成发明”的定义和区别。[注1]根据该文件，“人工智能自主创造发明”是指在没有人类干预的情况下由人工智能机器生成或产出的发明。这实际上意味着人工智能机器能够执行人类大脑可完成的任何智力任务，具备、甚至超越人类的发明创造能力。[注2]“人工智能辅助完成发明”是指人类利用人工智能机器作为研发工具，辅助人类进行发明创造，此种情况下人工智能机器需要大量人类干预和引导。[注3]可以看出，按照该文件，两者的区别主要体现在是否有人类对人工智能机器进行了干预和引导，即发明创造是否具有人类因素。

WIPO在另一份文件中以发明构思产出方式出发，将人工智能相关发明分为以下三类：[注4]

(1) 由人类识别技术问题和构思技术解决方案，人工智能机器仅应用于对人类构思的技术解决方案进行验证、自动化、适应或泛化；

(2) 由人类识别技术问题，技术解决方案的构思由人工智能机器辅助、指导或主导完成；

(3) 由人工智能机器识别技术问题并构思技术解决方案，没有任何人类干预。

本文认为，在第（1）类发明创造中，由于体现创造性劳动的发明构思完全由人类做出，人类因素起决定性作用，人工智能机器仅作为辅助人类进行发明的工具。在第（3）类发明创造中，人工智能机器独立自主地完成了发明创造，没有人类因素参与。第（2）类发明创造较为复杂，人工智能机器被认为对形成发明构思具有一定的贡献，具体贡献量的大小需要在个案中评判。但无论人工智能机器参与程度如何，人类仍然参与发明创造过程，发明创造仍然具有人类因素。可以看出，该文件实际上是根据人工智能机器在发明创造中发挥作用的大小进行的分类。我们可以容易地理解，在前述分类中，人类作用与人工智能机器的作用是此消彼长的关系。在第（1）和第（2）类发明中，尽管在很多情况下难以对人类因素进行量化，甚至人类因素不占主导地位，但人类参与其中，发明创造体现有人类因素。为了讨论方便，本文将第（1）和第（2）类发明均归入“人工智能辅助完成发明”。第（3）类发明由于没有人类参与，不体现人类因素，本文将其归为“人工智能自主创造发明”。

(二) 人工智能自主创造发明不能获得专利法保护

随着全球主要国家和地区专利局以及美国联邦巡回上诉法院对DABUS（中文名称“达布斯”）系列专利申请做出审查决定或法院判决，各国专利审查和司法实践已经给出人工智能自主创造发明是否能够获得专利法保护的答案。美国科学家Thaler将其创建的人工智能机器命名为DABUS。Thaler作为专利申请人先后在英国、欧盟、美国、中国等国家或地区提出专利申请，并在申请文件中将DABUS列为发明人，Thaler宣称申请专利的发明由人工智能机器DABUS独立完成。各专利局先后以专利法上的发明人是自然人，DABUS是人工智能机器、不是自然人，发明人不符合专利法要求为由，做出审查决定，驳回了DABUS系列专利申请。Thaler就美国PTO的审查决定向法院提起诉讼，地区法院和联邦巡回上诉法院均支持美国PTO的观点。

表面上看，DABUS系列案件讨论的是发明人身份问题，即人工智能机器能否作为发明人。案件处理的实际法律效果是，人工智能自主创造发明不能获得专利法保护。DABUS独自完成发明创造，表明没有人类参与发明创造过程，发明创造成果本身没有体现人类因素。既然没有人类因素，人类当然不是发明人，而人工智能机器又不能作为发明人，人工智能机器独立完成的发明也就无法获得专利法保护。

(三) 人工智能辅助完成发明并不当然被排除在专利法保护之外

在DABUS案中，美国联邦巡回上诉法院在讨论发明人身份问题时进一步指出：当前我们并没有面临这样一个问题，即人类在人工智能的辅助下获得的发明是否可以获得专利法保护。[注5]可以看出，美国联邦巡回上诉法院在DABUS案中并没有得出“人工智能辅助完成发明”不能获得专利法保护的结论。

美国PTO在《发明人身份指南》中回顾了联邦巡回法院在DABUS案中的态度之后指出，虽然不得将任何非自然人列为发明人，但如果自然人对要求保护的发明做出了重大贡献，即使自然人在发明过程中使用了人工智能机器，也不排除自然人有资格成为发明人；专利法只要求专利文件列明的发明人必须为自然人，而不管人工智能机器或任何其他先进系统提供的贡献如何；专利法没有任何条款支持这样一种立场，即自然人使用特定工具，包括人工智能机器，创造出的发明会导致因发明人身份认定不当或其他原因而无法获得专利。[注6]《发明人身份指南》实际上从两个角度阐述了如何为人工智能辅助完成发明指定符合专利法要求的发明人。从人工智能机器角度，即使其对发明做出重要贡献，由于其不是自然人，不能作为发明人。从人类角度，即使在发明创造过程中使用了人工智能机器，只要人类为发明做出了重要贡献，人类就可以作为发明人，不会因为发明人不合格而不能获得专利保护。

基于美国联邦巡回上诉法院在DABUS案中对于人工智能辅助完成发明没有予以否认的态度，以及《发明人身份指南》给出的在符合发明人条件下人工智能辅助完成发明可获专利法保护的指引下，人工智能辅助完成发明并不当然被排除在专利法保护之外。

就当前专利法实践而言，各国专利审查和诉讼实践给出的明确原则是：人工智能自主创造发明不能获得专利法保护，人工智能辅助完成发明并不当然被排除在专利法保护之外，有可能获得专利法保护。

02

人工智能辅助发明获得专利保护的条件

从发明创造过程看，人工智能辅助完成发明与完全由人类完成发明的共同点在于，均有人类参与，发明创造成果均体现有人类因素。专利法实践为人工智能辅助发明获得专利保护设置的条件，也与发明成果是否包括人类因素有关。

(一) 人工智能辅助发明必须包括人类的重大贡献

专利法上的发明人是指对发明构思（the conception of the invention）做出重大贡献的人。同样，在人工智能辅助发明背景下，使用人工智能机器或任何其他先进系统进行发明创造的自然人必须对发明成果做出重大贡献，才能被视为符合专利法上的发明人。专利文件列明的发明人是否对发明做出了重大贡献，适用Pannu v. Iolab Corp.案确立的Pannu三要素进行分析和判断。[注7]由于Pannu v. Iolab Corp.案件并不涉及人工智能技术，《发明人身份指南》给出了适用Pannu三要素分析人工智能辅助发明之发明人的五项指导原则。关于Pannu三要素和五项指导原则的具体内容，实务界已有多方详细介绍，本文不再赘述。围绕本文讨论的主题，本文认为，虽然《发明人身份指南》没有言明，但Pannu三要素和五项指导原则在分析和确认发明人身份的同时，也确立了人工智能辅助发明想要获得专利法保护必须满足的条件：发明必须包括人类重大贡献。人类在人工智能辅助发明中的重大贡献可以通过以下几方面加以体现：

第一，在人工智能机器的输入端，仅向人工智能机器提出问题或输入提示词，通常不能被视为对人工智能机器输出的发明成果做出重大贡献。但是，如果人类为了引导人工智能机器针对具体技术问输出特定的解决方案，人类构建人工智能机器提示词或输入语句的方式可能会体现出人类对工智能机器输出发明成果的重大贡献。

第二，在人工智能机器的输出端，人类如果对人工智能机器输出成果进行实验、应用和改进，这些实验、应用和改进活动可能会体现出人类对实验、应用和改进成果的重大贡献。

第三，在人工智能机器的构建和训练过程中，如果需要针对特定问题设计、构建或训练人工智能机器以引出特定解决方案，则人类的设计、构建或训练活动有可能构成对使用人工智能机器输出成果的重大贡献。

第四，从人工智能机器所有者角度看，如果人类仅仅拥有或监督用于创造发明的人工智能机器，则难以体现出人类对发明构思的重大贡献。

以上几方面通过人类对人工智能机器的干预和指引体现了人类对发明成果的重大贡献，发明成果也就包括了人类因素。当然，这些人类因素要使得人类对发明具有重大贡献，人工智能辅助发明才有可能获得专利法保护。

(二) 人工智能辅助发明可以包括人工智能机器的重大贡献

接下来的问题是，在使用人工智能机器进行辅助发明的过程中，如果人工智能机器对发明成果也有重大贡献，是否还能获得专利法保护？本文认为，人工智能辅助发明在包括人类重大贡献的前提下，并不排斥人工智能机器也具有重大贡献。《发明人身份指南》指出，Thaler案中关于“发明人身份”的决定仅仅是明确发明人仅限于自然人，并不是对人工智能机器当前或未来能力的任何限制，虽然人工智能机器不能被作为发明人，但人工智能机器与其他工具一样，可能会实施一些行为，如果这些行为是由人类实施的，根据专利法，实施这些行为的人类享有发明人身份。换言之，《发明人身份指南》并不否认，人工智能机器可以像人类那样为发明做出重大贡献。《发明人身份指南》列举了“变速驱动桥”审查示例，在自然人对人工智能机器的输出发明成果进行实验和改进设计的场景3中，确认了实验和改进者对改进后发明成果的发明人身份。[注8]可以看出，该审查示例中改进后发明成果是在人工智能机器输出成果基础上做出的，包括了人工智能机器的重大贡献。因此，根据《发明人身份指南》的描述以及审查示例给出的发明人分析过程可以确定，可以获得专利法保护的人工智能辅助发明在必须包括人类重大贡献的前提下，可以包括人工智能机器做出的重大贡献。

03

人类重大贡献之证明责任及法律风险

(一) 专利申请人或专利权人承担发明具有人类重大贡献的证明责任

《发明人身份指南》指出，审查员在确定人工智能辅助发明之发明人身份时，应仔细评估申请档案记录或其他外部证据。当相关事实或证据表明专利申请文件列明的人类发明人对要求保护的发明没有重大贡献时，则应当根据专利法第101条和115条的规定，以发明人不符合专利法的要求为由驳回该专利申请。

自现代专利制度建立时起，发明人是人类系无需言明之事项。因此，在专利申请审查过程中，专利局通常假定专利申请文件列明的发明人是符合专利法规定的发明人，并不会对申请文件列明的发明人是否对发明做出重大贡献进行实质审查。然而，随着人工智能辅助发明涌现，其是否包含人类重大贡献，成为其获得专利保护的条件。因此，在涉及人工智能辅助发明的情况下，专利申请人有向专利局证明人工智能辅助发明包含有人类重大贡献的证明责任，否则该发明有可能不能受到专利保护。

此种证明不仅限于专利申请人，还包括已授权专利的专利权人。《发明人身份指南》已经于2024 年 2 月 13 日生效，并适用于2024年2月13日之前、当天或之后提交的所有专利或专利申请，包括发明专利（Utility Patent）、外观设计专利（Design Patent）以及植物专利（Plant Patent）。因此，对于已授权专利，如果专利权人不能证明其人工智能辅助发明包含人类重大贡献，则该专利的有效性以及可执行性将在专利无效和专利侵权诉讼中受到挑战。

(二) 虚报发明人之法律风险

有人可能会提出这样的设想，在没有人类做出重大贡献的情况下将人类虚报为发明人，或者不向专利局披露该发明为人工智能辅助发明。这种设想早已引起专利实务界关注。WIPO已将为规避人工智能机器不能作为发明人的虚报发明人行为，需要承担何种法律后果作为今后重点研究的课题之一。[注9]《发明人身份指南》没有直接论及这一问题，但从对人工智能辅助发明有关的信息披露义务来看，如果存在虚报发明人或隐瞒人工智能辅助行为的，即使专利能够授权，也会导致专利无效或无法执行。

美国专利法规定，参与美国专利申请流程的所有人都有义务向美国PTO 披露所有与评估发明可专利性相关的重要信息。《发明人身份指南》提醒专利申请人和专利代理人需要特别注意以下几方面，以确保向PTO 提交所有重要信息，避免任何潜在的不利后果：

第一，根据美国专利行政法规37 CFR 1.56, 1.555. 条规定，“与专利申请的提交和审查有关的每一个人”和“在复审程序中与专利权人有关的每一个人”在与美国PTO打交道时都负有坦率和善意的义务。坦率和善意的义务包括披露所有对专利授权至关重要的已知信息的义务。在人工智能辅助发明专利申请中，这些信息可能包括发明过程中人工智能机器作为工具的使用情况，发明人是否实际做出了重大贡献等。[注10]

第二，根据美国专利行政法规37 CFR 1.4（d）（4）（i）的规定，当事人向专利局提交任何文件，均构成第11.18（b）节规定的证明。向美国PTO提交文件的任何人，包括申请人、发明人、代理人均有责任进行合理的调查，以确保其提交的文件没有任何不当目的，法律主张有法律依据，指控和陈述的内容有证据支持。鉴于人工智能无处不在的特点，专利代理人等专利从业人员应对发明人身份是否适当进行询问或调查，包括在发明创造过程中是否以及如何使用人工智能机器，并评估自然人是否做出了重大贡献。

第三，根据美国专利行政法规37 CFR 1.105（a）（l）条的规定，专利审查员可以要求申请人提交合理必要的信息，以适当审查或处理有关专利申请、已授权专利以及复审程序中的事项。这一规定也适用于人工智能辅助发明专利申请或已授权专利。如果审查员有合理依据认为，专利文件列明的发明人可能没有做出重大贡献，审查员可以要求申请人提供有关确认发明人身份的信息。可以理解，这里有关确认发明人身份的信息应当包括有关人类发明人对发明做出重大贡献的信息。

在上述信息披露过程中，信息披露人员如果违反“坦率和善意”义务，存在不诚实或欺瞒行为，将被视为“手脚不干净”，进而受到不正当行为原则的规则。不正当行为原则的基本含义是，专利权人在专利申请或权利行使过程中因“手脚不干净”，法院可以拒绝为专利权人提供救济，专利权人要求侵权人承担侵权责任的主张可以不被法院支持，即不正当行为会导致专利权的不可执行。

简言之，专利申请人或专利权人承担发明具有人类重大贡献的证明责任，在证明过程中，如果专利申请人、专利权人、发明人、代理人等就是否使用以及如何使用人工智能机器等问题，向美国PTO提供了不实信息或隐瞒重要信息，则即便专利获得授权，也会导致专利无效或无法执行等不利法律后果。

04

对我国企业的影响以及可采取的措施

(一) 证明责任和披露义务也是我国企业面临的现实问题

我国尚未颁布有关人工智能辅助发明专利保护的政策或规定，但随着我国企业在人工智能技术领域的不断发力，有关人类重大贡献的证明责任和披露义务也是我国企业面临的现实问题。

第一，我国企业在美国申请布局专利、发动或应对专利诉讼已经是海外市场竞争中的常态。当这些专利实践活动中，当涉及的专利属于人工智能辅助发明时，我国企业必然需要遵守《发明人身份指南》的规定。如何证明发明包括人类重大贡献，如何“坦率和善意”地披露“是否使用以及如何使用人工智能机器”等相关信息，将成为案件获胜的关键因素之一。

第二，随着国外人工智能辅助发明专利申请进入我国，以及我国企业相关专利申请增加，我国专利审查部门、司法部门如何应对人工智能辅助发明，也已成为现实问题。在第DABUS系列专利申请中，我国国家知识产权局借助DABUS在中国的专利申请案件表明了我国在人工智能发明人资格问题上的基本立场。[注11]其观点与美国PTO以及其他国家专利局在该问题上的观点一致。鉴于各国专利制度的基础理论和整体框架趋同，在专利法上发明人是自然人这一基础问题上各方保持一致观点，可以预见，在人工智能辅助发明专利保护以及人类重大贡献证明责任问题上，也不会存在根本性分歧。另外，我国专利法已经引入诚实信用原则，申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。在这一原则下，如实披露工智能机器使用情况也将成为专利申请人和专利权人的义务。  

(二) 建立人工智能辅助发明研发记录制度有助于履行证明责任和披露义务

对于如何完成人类具有重大贡献的证明责任，“坦率和善意”地披露有关人工智能机器的使用情况，避免在专利申请和专利诉讼中承担不利法律后果这一问题，本文认为，企业可采取的有效的办法之一是，建立人工智能辅助发明研发记录制度。有关人工智能机器作为辅助工具的使用方式、过程，人类对人工智能机器的设置、干预、引导，人类对人工智能机器输出成果的验证、改进等信息的记录，是证明人类重大贡献，披露相关信息的原始材料和依据，也是最直接、最有力的证据。建立人工智能辅助发明研发记录制度，有助于系统、全面收集和保存这些原始材料和证据。 

05

结语

专利制度旨在激励人类的聪明才智，从而促进科学和实用技术的进步。随着人工智能机器介入发明创造，以及人工智能辅助发明涌现，申请专利的发明已不仅限于人类因素，还包括机器因素。将人工智能辅助发明可以获得专利保护的条件设置为人类对发明做出重大贡献，凸显人类因素，符合专利制度的激励理论。这就要求人工智能机器在发明创造中的使用情况以及人类做出重大贡献，成为需要披露或证明之事项。我国企业有必要建立工智能辅助发明研发记录制度，为完成披露义务和证明责任提供信息支持和事实依据，以在专利申请和诉讼中有效保护人工智能辅助发明。

注释及参考文献

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[1] WIPO：Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence，https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=499504

[2] WIPO：Technology Trends 2019：Artificial Intelligence，https://www.wipo.int/tech_trends/zh/

[3] WIPO：Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence，https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=499504

[4] WIPO：Background Document on Patents and Emerging Technologies，https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=438393

[5] Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

[6] USPTO：Inventorship Guidance for AI Assisted Inventions on 13 February 2024 ，https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/ inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions

[7] Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998).

[8] https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-guidance-mechanical.pdf

[9] WIPO：Background Document on Patents and Emerging Technologies，https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=438393

[10]Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the USPTO，https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent

[11]2023年度专利复审无效十大案件介绍，https://mp.weixin.qq.com/s/Sox1yM_w2fgTghupOHJlmw

（本文首发于国浩律师事务所公众号，知产力受权转载，内容仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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