“专利适格性”讨论——基于美国专利法案第101条

作者 | 邓宇天 上海段和段律师事务所

编辑 | 玄袂

一、引言

本文笔者将从中国和美国专利法（案）的角度对“专利保护客体/专利适格性”的概念进行剖析，并通过引入一个美国的经典案例，以期让读者了解“专利适格性”这一原则的应用场景，以及该经典案例对美国的法院和专利局在实务工作上起到的推动作用，特别是与审理、审查相关的准则。

二、中美关于“专利适格性”的规定

在中国，与专利相关的诉讼案件中，被诉侵权人一般都会通过技术比对，正面论证其使用的产品或者方法，没有实施他人专利权所保护的范围。不过，被诉侵权人还有一个很重要的手段，在业内我们称之为“釜底抽薪”，即向国家知识产权局提出涉案专利权无效的请求。一旦专利权被无效，就意味着该专利自始无效，由于并无权利基础，对于被诉侵权方来说也就不存在侵权的行为。

而不属于“专利保护客体”，或者说，不具有“专利适格性”，也就是本文分享的主题，它不仅关乎着一个专利是否能够获得授权，在中国，恰恰也是可以被请求无效的理由之一。类似地，在美国，专利的适格性（Patentable subject matter）是可以请求专利无效或者向法院要求撤诉的理由。

与我国不同，美国法律中没有实用新型的概念。所以我们先看一下，中国关于发明专利保护客体是怎么规定的。

中国专利法第二条指出，发明，是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。直白地说，发明的保护客体就是“产品和方法”。专利法第二十五条又进一步指出了不能被授予专利权的情形，大致举几个例子：科学发现，是指自然界中普遍客观存在的事物或者规律，例如，E=mc2、万有引力定律；智力活动的规则和方法，像我们日常生活中的交通规则、仪器和设备的操作使用说明、计算机的语言和计算规则、乐谱、食谱、以及商业实施和经济等方面的管理方法及制度等等；疾病的诊断和治疗方法，例如通过X光诊断脚踝是否骨折的方法。

篇幅关系就不赘述了，感兴趣的读者可以去查阅一下专利审查指南（2021版）第二部分第一章第四节，“根据专利法第二十五条不授予专利权的客体”中的内容。

在美国专利体系里，“专利保护客体”的概念，对应的是美国法典第35卷第101条（35 U.S.C. § 101）。法条原文是这样说明的：Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

翻译过来就是，美国专利的保护客体为“制法（工艺或者流程）、机器（包括但不限于电子类、机械类）、制造品（零部件、零件）、物质的组分”。因美国是一个判例法国家，所以在法条的实际应用过程中，法院一直认定，该条规定长期以来存在一个默示性例外，即抽象概念（abstract ideas）、自然法则（laws of nature）、以及自然现象（natural phenomena），这三项例外均不属于适格主题（eligible subject matter），是不可专利的。这一点和前述提到的中国专利法第二十五条较为类似的。总之专利法（案）是不会允许某个人，因为发现了一些客观存在的规律而对这个规律或者方法本身进行垄断。

三、Alice案背景介绍

事实上，美国专利体系下对于专利适格性的规定以及判断标准，不像中国的专利审查指南规定的那么详细和清楚，相对来说是较为混乱的。为什么这么说呢，美国专利诉讼历史上的一个经典案例——Alice公司和CLS银行的专利诉讼案，可以给我们带来一定的启示。

Alice公司（Alice Corporation）是一家澳大利亚公司，拥有代号为479、510、720和375专利，这些专利公开了通过计算机管理某些形式的财务风险，它们与一个处理金融交易的计算机交易平台有关，根据专利说明书的记载，该发明通过使用第三方中介（intermediated settlement）来降低“结算风险”。结算风险是指金融交易中只有一方支付其欠款的风险。案件中的另一方主体CLS国际银行是一个经营着促进货币交易的跨国公司，显然CLS国际银行的业务或多或少会涉及到降低结算风险的需要。

在关注争议专利的权利要求具体保护的是什么之前，各位读者可以通过上面的描述，结合美国专利法案第101条或者是中国专利法的相关要求，事先考虑一下这样的技术是否属于专利保护客体。

诉争权利要求包括这么几个方面，一是实现交换（债务）义务的方法，即方法权利要求；二是配置为执行该交换义务的方法的计算机系统，即系统权利要求；三是包含用于执行该交换义务的方法的程序代码的计算机可读媒体，可以认为是一种媒介/方法/手段的权利要求。其中关于方法的一条代表性权利要求（翻译源自参考资料）如下所示：

“一种在当事方之间交换债务的方法，每一方在一交换机构拥有一个债权记录与债务记录，该债权记录与债务记录用于交换预先确定的债务，而该方法包括以下步骤：

（1）为每一利益相关方创设一个影子债权记录与一个影子债务记录，并由交换机构的一个监督机构独立持有；

（2）从每一交换机构为每一影子债权记录与影子债务记录获取一天开始时的平衡表；

（3）对于导致债务交换的每一笔交易，监督机构相应调整每一相关当事方的影子债权记录与影子债务记录，只有当该交易在任何时候都不会导致影子债务记录的价值小于影子债权记录时，才允许其发生，而前述调整按时间先后进行；并且

（4）在一天结束时，监督机构指示交换机构根据前述对被允许之交易的调整而对各当事方的债权记录与债务记录进行债权与债务的交换，该债权与债务是不可撤销的，因时间差所产生的债务由交换机构承担。”

从权利要求书中大致可以理解涉案专利大致的技术方案，可以概括为“通过计算机实现管理某些形式财务风险，使与特定的、但未知的未来事件相关的风险管理成为可能”。

四、Alice案案情经过

关于案件经过的事实，笔者整理如下：

表1：Alice一案案情经过

2007年5月24日，CLS国际银行起诉Alice公司，要求做出对涉案专利的不侵权和宣告无效的判决。

Alice公司提出反诉，指控对方业务侵犯其专利权。

2010年，CLS认为任何可能的侵权都不可能发生在美国，而且Alice的专利并非适格的主题，Alice提出异议。

2011年，Alice的异议被地方法院否决。地方法院认为，该案所涉专利权利要求直接指向的是一种抽象概念，即“利用一个中立第三方来促进债务的同时交换，以使风险最小化”，因而不可专利（ineligible）。

2012年，美国联邦巡回上诉法院推翻了这一观点，合议庭认为Alice的权利要求指向一个抽象的概念并不是“明显的”，驳回了一审判决。

但是，该法院随后同意组成全席审判庭，重审此案。十个参与的法官中有七个同意Alice的方法和媒介权利要求是不适格的专利主题，关于Alice的系统权利要求，全体联邦巡回上诉法院以平分的票数确认了地区法院的判决。因此，最后仍然维持了地方法院的原判，认为所有有争议的权利要求都是不符合专利资格的。

由此可见，尽管上诉法院最终还是维持了一审判决，但法官之间对于此类对象究竟是否可以授予专利，还是存在相当大的意见分歧。这一结果也促使最高法院决定受理此案，从而再度就软件和商业方法的可专利性问题作出判决。

2014年6月19日，经过最高法院的听证，托马斯大法官发来了最高法院的意见，认为有争议的权利要求都是采用中间解决的抽象概念，也就是前面提到的“中立的第三方”，而仅仅要求通用的计算机实现并不能将这种抽象概念转化为符合专利条件的发明。最终，最高法院维持了上诉法院的判决。

也就是说，该案一审、二审与终审判决的结果均相同，认为涉案权利要求的对象是一种不可专利的抽象概念，从而不属于美国专利法案第101条规定的可专利的范围。

五、Alice案的后续影响

总而言之，Alice案不仅争议颇多，其对美国关于专利适格性主题的判例更是具有相当的意义。最高法院在审理Alice案中描述了一个方法论供下级法院参考，这个方法论适用了其在之前既往的一个判例——Mayo案中总结出来的“二步法”。Mayo案也是一件对于专利适格性具有深远影响的案例，其判决的意义在于，针对生物技术领域，提出：决定某一类个别病人的特别药物之最佳剂量──不具专利适格性，此处就不再展开。这里的二步法说的就是通过一个两段式的判断框架来决定包含专利适格例外情形的发明，是否可申请专利，而这套标准就不仅是针对生物技术，而是适用于所有的专利技术领域。

第一步，是确定所争议的专利权利要求是否直接指向某种不可专利的概念（patent-ineligible concept），即抽象概念、自然法则与自然现象。

如果是，就指向第二步，该权利要求的组成部分，无论是单独还是组合起来看，是否包含一个创新点，足以将权利要求书的概念转化为一个合格申请的“发明概念”。

作为行政机构的美国专利商标局，很快地根据司法判例调整了工作方式。在美国最高院2014年6月19日发表Alice案的判决结果后，同月的25日，美国专利商标局就发布公告《根据最高法院对Alice公司与CLS国际银行一案判决所做的初步审查指示》（Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.），旨在在审查层面应用两步法的准则。

不过解释到这里，相信读者也察觉到了，美国高院提出的两步法似乎拿捏了一把废话文学，好像说了等于白说，甚至让人觉得更加不明就里。

事实也的确如此，由于Alice案的判决和高院提出的两步法框架，一方面导致了大量的专利因不符合101条被驳回，另一方面也使得专利局的审查员没有明确的操作指示来判断专利申请是否满足101条，这是专利局所不希望看到的。不过这种情况在2019年才终于得到了进一步的改善，下图为美国专利局2019年修订的专利审查工作指南，其将专利主题适格性标准合并为一个单一的分析，使得对专利申请的审查适用于所有类别的权利要求和所有类型的司法例外，并做了新的完善。

图1：专利适格性判断准则

它的基本思路是，第一步仍是判断权利要求涉及的发明是否属于101所述的四类之一，即前文所述的制法、机器、制造品和物质的组分，第二步是应用最高法院的两步框架，并且美国专利商标局还对此做了一个延伸，将高院提出的第二步拆成了两小步2A和2B，来确定申请人是否在寻求司法裁判例外的专利，以帮助审查员获得更明确的操作指示，让更多的专利申请在审查层面能够满足101条的要求。

六、总结

在对Alice案的深入分析和查阅资料的过程中，笔者也越来越深刻地感受到，专利权的确权不仅仅在知识产权局，也在法庭上；此外，专利制度是为了鼓励发明创造，审查阶段在能授权与不能授权之间，可能在一定程度上会倾向于给予授权。然而话说回来，专利权本质上是一个排他的权利，专利制度应该较为灵活地对于公众所能够自由使用的范围，以及权利人可以进行垄断的范围进行界定，如果说知识产权局倾向于授权，法庭倾向于不授予权利，那么一强一弱，也是一种平衡与补偿。

以上就是笔者对“专利保护客体/专利适格性”的解读、对Alice案的分享，以及个人浅见。欢迎所有读者共同交流、批评指正。

参考文献

1、United States Code Title 35 – Patents – October 31, 2019

2、Report to Congress – Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States – June 2022

3、Alice Corp. v. CLS Bank International：https://lawaspect.com/case-alice-corporation-v-cls-bank-international/

4、Alice Corp. v. CLS Bank International：https://casetext.com/case/alice-corp-v-cls-bank-intl/

5、Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014)：https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/208/

6、Case Analysis: Alice Corp. V. Cls Bank (134 S. Ct. 2347 (2014))：

https://www.iiprd.com/case-analysis-alice-corp-v-cls-bank-134-s-ct-2347-2014/

7、从Alice案看美国专利法第101条可授权客体的最新进展 – 西北大学法学院 – 张曼 – Feb 2016

8、美国最高法院2013年开庭期知识产权判例解析域外法治 – 中国知识产权研究网 – Jan 09, 2015

9、102年9月號 道 法 法 訊 (257)：Mayo v. Prometheus：專利適格性和可專利性之間的重疊

10、北美智权报：軟體與商業模式的可專利性(下)

11、Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.

https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf

12、2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-10.2019]

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html

（图片来源 | 网络）