功能性特征的解释应符合发明目的

——兼评飞利浦诉巨天专利侵权案

作者 | 宋献涛  安杰律师事务所 

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对于功能性特征，如果说明书中记载了多个相关的实施方式，这些实施方式是否都属于该功能性特征的内容？在功能性特征的解释中是否需要考虑发明目的？

近日，广东省高级人民法院对飞利浦优质生活有限公司（以下简称飞利浦公司）诉佛山市顺德区巨天电器有限公司（以下简称巨天公司）专利侵权案作出终审判决，认为说明书和附图中涉及的所有实施方式未必都能纳入功能性特征的保护范围，应重点审查相关实施方式能否实现该功能。换言之，如果根据说明书和审查历史档案难以得知某实施方式可实现该功能和达到发明目的，则不应将该实施方式纳入该功能性特征的保护范围。

基本案情

飞利浦公司以巨天公司制造销售的空气炸锅产品侵犯其ZL200780029489.3号发明专利权为由，诉至广州知识产权法院。

飞利浦公司主张的权利要求1和5如下：

1. 一种用于制备食品的设备，包括食品制备室(2)，该食品制备室具有外壁(4)、带可透过空气的底部壁(5)并带上方空气排出开口(6)的内壁(3);风扇(7)，该风扇用于使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口;空气导向装置(9)，用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回;热辐射装置(10)，位于所述食品制备室的上部;和位于食品制备室下方的空气导向构件(11)，其特征在于，所述空气导向构件(11)在底部壁(5)下方位于外壁(4)上，所述空气导向构件用于将空气流基本上向上导引，使其进入存在于食品制备室(2)中的食品中。

5.如权利要求1-4任一项所述的设备，其特征在于，所述空气导向构件（11）包括向上收缩的截头锥形空气导向部件（16）。

被诉侵权产品如下图所示：

本案争议焦点为：1、如何确定涉案专利权利要求1“空气导向构件”这一功能性技术特征的内容；2、被诉侵权产品是否具有相同或等同的技术特征。

飞利浦公司认为，“空气导向构件”对应于说明书中的四个实施例，如下图所示，其主张以实施例1作为侵权比对的基础。

一审法院认为，实施例1属于“空气导向构件”的内容，但被诉侵权产品中的相应特征与之存在明显区别，故不落入涉案专利保护范围。具体分析为：根据授权专利的权利要求1记载的内容结合发明内容第[0006]段及专利附图，可以看出授权专利在底部壁中央位置设置所述空气导向构件与底部壁呈接近90度的圆弧过渡夹角，因此客观上使得从制备器上方四周沿空气导向装置吹下的气流在底部壁径向分量流动受阻后基本上垂直向上引导，以此改善气流循环，得以均匀加热食品。而被诉侵权产品所述空气导向构件由底部壁边缘1/3处逐渐呈缓坡面凸起至中心部位形成截头锥形，凸边与底部壁的内夹角远大于90度。根据物理常识，该结构的形状使得从制备器上方四周吹下的气流在底部壁径向分量流动遇到该凸起时，沿坡面呈现平滑斜向上流动，并非呈现基本上垂直向上流动方式。在授权专利的无效宣告审查程序中，专利复审委员会在论述对比文件2中所述底部壁凸起技术特征与授权专利技术特征的区别时强调对比文件2中的凸起未能证明起到引导气流径向分量基本上垂直向上，从而认为授权专利具有新颖性最终维持专利的效力。而在本案中，被诉侵权产品的该一技术特征亦如上述比文件2中底部壁凸起一般，未能证明起到引导气流径向分量基本上垂直向上，因此与授权专利的该一技术特征具有明显的区别，实现不同的技术效果，就引导气流基本垂直向上的效果而言，授权专利是较优方案。[1]

二审法院认为，实施例1不能实现发明目的，不属于“空气导向构件”的内容，被诉侵权产品并不具备涉案专利权利要求1中所述的“空气导向构件”，故不落入涉案专利保护范围。具体分析为：涉案专利权利要求书及说明书要求“空气导向部件”实现的功能，并非仅仅是简单地将空气向上引流，而是尽可能实现气流的径向分量基本上垂直向上弯曲、避免空气回旋。实施例1中所揭示的截头锥形向上收缩的空气导向部分，在实施例3中其作用被明确为“协助引导从通道9而来的空气（见图1），使其向上进入食品制备室2”，可见其仅起到引导空气的辅助作用，尚难以得出能够独立实现引导气流的径向分量基本上垂直向上弯曲的功能和效果。实施例2、4均设置径向/弯曲延伸且在中央位置汇合的空气导向肋，实施例3是在设置空气导向肋的基础上，与空气导向肋同心地设置截头锥形向上收缩的空气导向部分。可见，涉案专利对“空气导向部件”的基本实施方式都是设置空气导向肋，且清晰记载了该空气导向肋的功能在于“有利于空气向上流动，防止出现环形（回旋）空气流并向着中央位置压力增大”。此正与涉案专利实现“将空气流基本上向上导引”、克服背景技术中的“空气回旋且不能实现向上导引”缺陷的目的相一致。故在涉案专利已就“空气导向部件”给出了明确的三个实施例及其原理，而涉案专利说明书明确记载“截头锥形向上收缩的空气导向部分”作用仅仅是“协助引导”的情况下，普通技术人员无法确定不使用空气导向肋、只使用设置截头锥形向上收缩的结构构件也属于“空气导向构件”的实施方式之一。……对于涉案专利实施例1，外壁4底部中间截头锥形向上收缩的结构客观上可以起到将空气向上引流的效果，但涉案专利要求达到的是“气流的径向分量基本上垂直向上弯曲”功能，而无论是专利文件的相关记载还是飞利浦公司在庭审中及庭后提交的说明，均未能合理解释仅凭该结构，如何就能实现克服现有背景技术中空气回旋缺陷，使气流的径向分量基本上垂直向上弯曲的功能。故在实施例1未能清楚说明相关结构并无法推导出相关结构能够起到克服空气回旋、实现“将空气流基本上向上导引”功能的情况下，不能根据实施例1来确定“空气导向构件”这一技术内容的具体内容。[2]

功能性特征的解释应符合发明目的

一二审法院均认为空气导向构件为功能性特征，进而从现有技术的缺陷、涉案专利发明目的的角度来确定空气导向构件的内容。

根据涉案专利说明书背景技术中关于对比文件2的描述及无效决定的相关评述，一二审法院认为现有技术的缺陷是，空气在空间内回旋，并且不能向上导引空气，带有显著径向流动分量地到达食品制备室的底部壁。为实现发明目的，涉案专利设置空气导向构件，将空气流基本上向上导向食品制备室中的食品。这里，“基本上向上”是指气流的径向分量基本上垂直向上弯曲，以使气流基本上向上流过食品，空气的这种向上导向的空气流改善了常规空气流形态，因此，能均匀地制备制品。

此外，一二审判决均提及，在涉案专利的无效宣告审查程序中，专利复审委员会在论述对比文件2中的底部壁凸起技术特征与授权专利技术特征的区别时强调对比文件2中的凸起未能证明起到引导气流径向分量基本上垂直向上。言下之意是，“空气导向构件”应充分体现涉案专利的发明点，其起到的功能和效果不能仅仅停留于一般的空气导向，而要达到更高的高度，将空气流的径向分量基本上垂直向上引导，尽量避免空气回旋，唯有如此，才能超越对比文件2而获得专利授权。

北京市高级人民法院于2017年4月发布的《专利侵权判定指南》第四条规定了符合发明目的原则：在确定专利权保护范围时，不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中，即不应当将本领域普通技术人员在结合本领域的技术背景的基础上，在阅读了说明书及附图的全部内容之后，仍然认为不能解决专利的技术问题、实现专利的技术效果的技术方案解释到专利权的保护范围内。功能性特征的解释同样应符合发明目的，一二审法院在这一原则问题上是一致的。

解释过程中对相关实施例的区辨取舍

虽然一二审法院都认为应从发明目的认定空气导向构件的内容，二者的侵权判定结论也相同，但二者的推理并不相同。

一审法院将实施例1从窄解释，纳入“空气导向构件”的保护范围，但认为被诉侵权产品与之不相同也不等同，从而不构成侵权。一审法院根据授权专利的权利要求1记载的内容结合发明内容第[0006]段及专利附图，通过观察得出授权专利在底部壁中央位置设置所述空气导向构件与底部壁呈接近90度的圆弧过渡夹角，由此可实现发明目的。反观被诉侵权产品，其中的空气导向构件由底部壁边缘1/3处逐渐呈缓坡面凸起至中心部位形成截头锥形，凸边与底部壁的内夹角远大于90度。一审法院认为，根据物理常识，该结构的形状使得从制备器上方四周吹下的气流在底部壁径向分量流动遇到该凸起时，沿坡面呈现平滑斜向上流动，并非呈现基本上垂直向上流动方式，故不能实现发明目的。

一审法院援引无效决定对对比文件2的评价，认为被诉侵权产品的相应技术特征与对比文件2中的底部壁凸起一样，均未能证明起到引导气流径向分量基本上垂直向上的功能。一审法院的言下之意是，就引导气流基本垂直向上的效果而言，实施例1是较优方案，被诉侵权产品的相应技术特征与对比文件2中的底部壁凸起一样，都是较劣方案，故与授权专利的技术特征具有明显的区别。

二审法院认为，涉案专利权利要求书及说明书要求“空气导向部件”实现的功能并非仅仅是简单地将空气向上引流，而是尽可能实现气流的径向分量基本上垂直向上弯曲、避免空气回旋，在此基础上区辨权利人号称的四个实施例。涉案专利实施例2、3、4对“空气导向部件”的基本实施方式都是设置空气导向肋，且清晰记载了该空气导向肋的功能在于“有利于空气向上流动，防止出现环形（回旋）空气流并向着中央位置压力增大”，由此实现“将空气流基本上向上导引”，克服了背景技术中“空气回旋且不能实现向上导引”的缺陷。反观实施例1中的“截头锥形向上收缩的空气导向部分”，其作用仅仅是“协助引导”，无法独立实现引导气流的径向分量基本上垂直向上弯曲的功能和效果。本领域普通技术人员无法确定不使用空气导向肋、只使用设置截头锥形向上收缩的结构构件也属于“空气导向构件”的实施方式之一。这样一来，二审法院就将实施例1排除在“空气导向构件”的保护范围之外。

二审法院也援引了无效决定关于对比文件2的评价，但不是用来说明被诉侵权产品的相应技术特征与对比文件2中的底部壁凸起一样，而是借此印证上面的解释，证明涉案专利实施例1与之一样，无法推导出能够起到克服空气回旋、实现“将空气流基本上向上导引”的功能。即，认为在涉案专利克服背景技术空气回旋缺陷、实现“使气流的径向分量基本上垂直向上弯曲”功能从而获得专利权的情况下，不能又将其摒弃的技术方案纳入其权利保护范围。

二审法院基于上述分析，认为一审法院仅依据涉案专利说明书中某一附图来确定“空气导向构件”的技术特征有误，应予纠正。

显然，二审法院对实施例1的解读更符合发明目的，也更全面客观合理。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第59条规定，被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案，权利人主张构成等同侵权的，不予支持。从形式上看，说明书明确记载，实施例2、3是空气导向构件的两种实施方式，实施例4是一种替代实施方式，并未将实施例1置于并列的地位。从内容上看，实施例2、3、4都设置有空气导向肋，实施例1中并未体现此共同点，而且还有文字记载“该空气导向部分11 向上收缩的周边表面16协助引导从通道9而来的空气（见图1）”。结合背景技术的描述和无效决定的评述来看，实施例1的截头锥形向上收缩的结构构件在功能上更接近对比文件2的底部壁凸起，它们都无法确定能实现“将空气流基本上向上导引”的功能。被诉侵权产品并无空气导向肋，但具有截头锥形向上收缩的结构，因此，被诉侵权产品在功能上应该是更接近实施例1和对比文件2，远离实施例2、3、4。

一审法院误认为实施例1与实施例2、3、4更接近，与对比文件2和被诉侵权产品更疏远，其依据仅仅是对图例的解读。需要注意的是，附图或图例具有直观的示意作用，对其解读要防止走向两个极端：一是狭义解释，限于测量或观测的参数；二是广义解释，从中发挥或揣测出各种内容。最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）中指出，未在权利要求书中记载而仅通过测量说明书附图得到的尺寸参数一般不能用来限定权利要求保护范围[3]。同样，不能从图中观测数据和揣测内容。例如，在涉案专利的无效决定中，专利复审委员会认为，鉴于对比文件2文字部分并未记载其向上引导的气流能够实现基本上向上的功能，故并不能由图中即得出气流的径向分量基本上垂直向上弯曲的结论[4]。

两点启示

本案告诉我们，对于功能性特征，不能理所当然地将权利人号称的所有实施方式都纳入其保护范围, 而应认真审查相关实施方式能否实现该功能。如果本领域技术人员根据说明书和审查历史档案得知一种或几种实施方式不能实现发明目的，并达到相同的技术效果，则不得将该功能性特征解释为覆盖上述实施方式。

从本案可以看出，功能性特征的内容远非字面描述的那般博大宽泛，而是被解释成说明书中记载的实现该功能的具体实施方式。在司法实践中，功能性特征的等同和一般的等同是区别对待的，对于前者，采用比较严格的一个基本相同两个完全相同的判断标准[5]，对于后者，采用相对宽松的三个基本相同的判断标准[6]。这意味着，即使说明书公开内容相同，采用功能性特征获得的保护范围也小于采用结构或步骤特征获得的保护范围。以涉案专利为例，说明书中提供了多个实施例，权利要求中采用“空气导向构件”这样的上位概括，法院仍将其认定为功能性特征，尽管实施例2、3、4没有被否定，但将来若发生纠纷，仍需按照功能性特征进行解释，这自然会比肋状结构特征的等同范围小。因此，在能够采用结构特征撰写的情况下，采用功能性特征并非上策。

拓展分析

值得注意的是，涉案专利权利要求1中写明了空气导向构件的功能是将空气流基本上向上引导。假如在说明书保持不变的情况下权利要求只是写明空气导向构件的功能是引导空气，则此时应如何解释空气导向构件？如果按照该功能进行解释，则实施例1能够实现该功能，属于功能性特征的内容[7]。但如果按照发明目的解释，则实施例1不属于功能性特征的内容，例如发明目的不仅仅是权利要求所述的引导空气，而是更具体的功能--垂直向上引导空气。

笔者认为，仍应当坚持发明目的解释，权利要求不能仅仅从其字面进行解释，尤其是对于功能性特征，而应回到说明书，考虑审查历史档案，避免将背景技术或审查历史中明确排除的内容重新纳入专利权保护范围。

注 释：

[1]广州知识产权法院（2015）粤知法专民初字第2395号民事判决。

[2]广东省高级人民法院(2017)粤民终1125号民事判决。

[3]盛凌公司与安费诺东亚公司侵犯实用新型专利权纠纷案，参见（2011）民申字第1318号。

[4]第20936号无效决定。

[5] 2016年通过的《关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条要求，被诉侵权技术方案的相应技术特征以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果。

[6] 2001年通过、2015年修正的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条要求，等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。

[7]根据2009年通过的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条和2016年通过的《关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条，说明书和附图描述的具体实施方式只要能实现权利要求中所说的功能或者效果，即可认定为功能性特征的内容。