浅议标准必要专利抗辩的性质
作者|陈志兴 北京安杰律师事务所高级顾问
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标准必要专利侵权案件中，作为标准必要专利实施人的被告基本上都会提出标准必要专利抗辩。该抗辩的核心主张是，涉案被控侵权行为系实施标准的行为，故不构成侵权[1]，或者即使构成侵权但也不应承担停止侵权责任[2]，或者即使构成侵权但也不应承担赔偿责任[3]。对照现行《专利法》，其关于抗辩的规定主要体现为第六十二条“不构成侵犯专利权”、第六十九条“不视为侵犯专利权”和第七十条“不承担赔偿责任”，但均不涉及标准必要专利抗辩。2016年，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称《专利法司法解释二》）第二十四条首次针对推荐性国家、行业或者地方标准必要专利抗辩作出规定。2017年，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》（2017年）第149-153条针对推荐性国家、行业或者地方标准必要专利抗辩规则进一步细化。2018年，广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》也对通信领域标准必要专利侵权判定的相关问题作出规定。
根据《专利法司法解释二》和《专利侵权判定指南》相关条款的规定，标准必要专利抗辩的性质为“不停止侵权抗辩”，但是其仅针对推荐性国家、行业或者地方标准。司法实务中，对于标准必要专利抗辩性质的认识仍有分歧。
司法实务中的标准必要专利抗辩情形
在河南省天工药业有限公司（简称河南天工公司）与广西南宁邕江药业有限公司（简称邕江药业公司）等侵害专利权纠纷上诉案[4]中，河南天工公司辩称，邕江药业公司自愿、主动将专利提供给国家，使专利配方成为国家标准向社会公布，视为允许他人使用其专利，其使用邕江药业公司的专利是执行国家药品标准的合法行为，不构成专利侵权。
在张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司（简称子牙河公司）等侵害专利权纠纷案[5]中，子牙河公司辩称，涉案专利的技术方案是建筑行业普遍使用且是河北省建设厅推广的现有技术，子牙河公司的被诉侵权施工行为不构成侵权。
在西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称西电捷通公司）诉索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称索尼中国公司）侵害专利权纠纷案[6]中，被告索尼中国公司主张，由于获得工信部规定的无线局域网的入网许可必须通过WAPI功能的检验，因此涉案专利事实上是强制实施的，其实施标准必要专利不构成专利侵权。
在北京四环制药有限公司（简称四环公司）诉齐鲁制药有限公司（简称齐鲁公司）侵害专利权纠纷案[7]中，齐鲁公司主张四环公司在参与修订马来酸桂哌齐特的国家药品标准过程中，主动将涉案专利的相关技术方案纳入该标准，且涉案专利不属于“依法必须以标准的形式才能实施的”专利，故本案应当适用《专利法司法解释二》第二十四条之规定，在四环公司未尽到“披露义务”和“公平、合理、无歧视”的许可义务的情况下，其诉求不应得到支持。
在上述为数不多的、涉及标准必要专利侵权的案件中，作为标准必要专利实施人的被告均主张标准必要专利抗辩，且均是主张“不侵权抗辩”。该现象在某种程度上说明，对于标准必要专利实施人来讲，其认为实施标准必要专利的行为系合法行为，并不侵犯专利权。
实施标准必要专利是否构成专利侵权的判断标准
说起标准必要专利，就离不开“FRAND”义务。对此，有判决指出，“FRAND”义务的含义是“公平、合理、无歧视”许可义务，对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者，标准必要专利权人不得径直拒绝许可，既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件。“FRAND”义务的核心在于合理、无歧视的许可费或者许可费率的确定。[8]
正是由于上述“FRAND”义务的存在，标准必要专利实施人认为，其实施标准必要专利的行为不存在侵犯专利权的问题，至多也仅涉及专利许可费，故标准必要专利实施人基本上都主张不侵权抗辩。
对于标准必要专利实施人的上述观点，最高人民法院在《关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准<复合载体夯扩桩设计规程>设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》（[2008]民三他字第4号）中有答复。最高人民法院指出，鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。
认真阅读最高人民法院的上述复函会发现，其中提到“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况”这个前提。那么，在正常披露制度已经建立的情况下，上述复函的精神又该怎样理解呢？在前述张晶廷与子牙河公司等侵害专利权纠纷案中，张晶廷申请再审主张，二审法院适用（2008）民三他字第4号复函存在错误。对此，最高人民法院认为，涉案2006年规程为推荐性标准，张晶廷履行了专利披露义务，在被诉侵权施工方法所依据的2006年规程前言部分，明确记载有识别的专利技术和专利权人的联系方式。该规程的实施者不能从中推断出，2006年规程不包含专利技术或者专利权人向公众开放了免费的专利使用许可的意图。实施该标准，应当取得专利权人的许可，根据公平合理无歧视的原则，支付许可费。在未经专利权人许可使用，拒绝支付许可费的情况下，原则上，专利侵权救济不应当受到限制。[9]
也就是说，实施标准必要专利的行为并不是绝对豁免构成专利侵权。
在前述河南天工公司与邕江药业公司等侵害专利权纠纷上诉案[10]中，二审法院认为，按照国家药品标准生产药品和是否侵犯他人专利权是两个不同的法律关系，一个是药品生产行政监督管理关系，另一个是民事法律关系，按照国家药品标准生产药品并不妨碍在民事上可能构成对他人的侵权。河南天工公司虽然是按照国家药品标准生产药品，但这种实施专利的行为没有经得专利权人邕江药业公司许可，已经构成侵犯专利权。河南天工公司上诉称执行国家药品标准使用他人专利不构成侵权的理由不能成立，本院不予支持。
在前述西电捷通公司诉索尼中国公司侵害专利权纠纷案[11]中，针对涉案专利是否为标准必要专利对侵权判定有无影响的问题，法院认为，在现行法律框架下，判断专利侵权与否的法律依据为专利法第十一条的规定，具体的判断规则为《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称专利侵权司法解释）第七条规定的“全面覆盖原则”。值得注意的是，上述相关法律条款和司法解释判断规则中并未区分相关专利是普通专利还是标准必要专利，即专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。也就是说，即使未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权的问题。
广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第9条规定，标准必要专利纠纷的侵权判断可遵循以下路径：（1）确定标准的具体内容并判断涉案专利是否为标准必要专利；（2）有证据证明被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准的，可推定被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围；（3）被诉侵权人否认被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围的，须就未实施标准必要专利进行举证。可见，根据该“工作指引”，在涉及标准必要专利侵权纠纷中，专利侵权判定仍然是“全面覆盖原则”。
标准必要专利抗辩是不停止侵权抗辩
在张晶廷与子牙河公司等侵害专利权纠纷案中，最高人民法院通过个案裁判的方式对（2008）民三他字第4号复函中的规则有所修正，明确在特定情形下专利权人寻求专利侵权救济不应当受到限制。这也就是说，实施标准必要专利也同样可以构成侵权，而不再是之前复函中规定的那样，不构成专利侵权。该规则最终写进《专利法司法解释二》。[12]
既然实施标准必要专利也可以构成专利侵权，而非必然不构成侵权，那么，对于标准必要专利实施人来讲，其主张的标准必要专利抗辩究竟能达到什么样的效果？《专利法司法解释二》进一步规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
可见，这种抗辩的性质为“不停止侵权抗辩”。
对此，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》中的规定更加清楚。《专利侵权判定指南》第六部分的大标题为“专利侵权抗辩”，其中的第（七）部分的小标题为“不停止侵权抗辩”。在该“不停止侵权抗辩”部分即包括第149-153条关于标准必要专利抗辩的规定。
根据《专利侵权判定指南》第149条的规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉标准必要专利案件中，被诉侵权人经与专利权人协商该专利的实施许可事项，但由于专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。
显然，标准必要专利抗辩在上述“指南”中的定性是“不停止侵权抗辩”。
当然，这种“不停止侵权抗辩”的定性是有前提的，例如，仅适用于推荐性国家、行业或者地方标准[13]；标准需明示所涉必要专利的信息，即标准必要专利权人有披露义务；标准必要专利权人违反“FRAND”义务，标准必要专利实施人无明显过错，等。
对“不停止侵权抗辩”定性的追问
值得思考的是，如不能满足上述前提，“不停止侵权抗辩”的定性是否还站得住脚？
对比（2008）民三他字第4号复函和《专利法司法解释二》第二十四条第一款，二者非常重要的区别之一就是标准的披露这一前提，即《专利法司法解释二》第二十四条第一款中“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息”的规定。那么，当某一标准不能满足“明示”这一前提要件时，被诉侵权人“以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权”的主张还能否成立，即是否就重返（2008）民三他字第4号复函的裁判规则？
理论上来说，似乎是这样的。但是根据国家标准化管理委员会、国家知识产权局于2013年12月19日联合颁布的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（简称《标准暂行规定》）的规定，标准制定、修订过程中的专利信息披露是项法定义务。[14]也即，正常来讲“明示”的前提会得到满足。在此前提下，标准必要专利抗辩的定性仍为“不停止侵权抗辩”。
根据文本的解读，《专利法司法解释二》和《专利侵权判定指南》关于标准必要专利抗辩的规定仅适用于“推荐性国家、行业或者地方标准”。对于强制性标准实施人而言，其可否适用《专利法司法解释二》第二十四条的规定，主张标准必要专利抗辩？在前述四环公司诉齐鲁公司侵害专利权纠纷案中，法院认为，涉案被控侵权马来酸桂哌齐特注射液产品执行药品强制性标准，现有法律并未要求专利权人在参与制定国家强制性标准时明示、披露其专利及作出“公平、合理、无歧视”承诺的义务，故一审判决认定本案不适用《专利法司法解释二》第二十四条正确。[15]也就说，法院认为，强制性标准不涉及标准必要专利抗辩的问题。
之所以《专利法司法解释二》未规定强制性标准，其起草者认为，《标准暂行规定》未明确规定强制性标准的处理规则，仅规定“强制性标准一般不涉及标准必要专利”，为保持与《标准暂行规定》的一致性，《专利法司法解释二》亦未涉及强制性标准的问题。[16]
不过，根据标准必要专利的基本原理，在推荐性标准实施人有权主张标准必要专利抗辩的情况下，强制性标准的实施人似乎也理所当然地能够享有这权利。
但是，这有待法律或者司法解释的进一步明确。
注释：
[1]简称“不侵权抗辩”。
[2]简称“不停止侵权抗辩”。
[3]简称“不赔偿抗辩”。
[4]见广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民三终字第46号民事判决书。
[5]见河北省石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第163号民事判决书。
[6]见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。
[7]见内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（2015）呼民知初字第130号民事判决书。
[8]见广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第857号民事判决书。
[9]见最高人民法院（2012）民提字第125号民事判决书。
[10]见广西壮族自治区高级人民法院（2007）桂民三终字第46号民事判决书。
[11]见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号民事判决书。
[12]《专利法司法解释二》第二十四条第一款：推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。
[13]《专利侵权判定指南》第149条第1款后半段进一步规定，虽非推荐性国家、行业或者地方标准，但属于国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准，且专利权人按照该标准组织章程明示且做出了公平、合理、无歧视的许可义务承诺的标准必要专利，亦做同样处理。
[14]《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第五条：在国家标准制修订的任何阶段，参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利，同时提供有关专利信息及相应证明材料，并对所提供证明材料的真实性负责。参与标准制定的组织或者个人未按要求披露其拥有的专利，违反诚实信用原则的，应当承担相应的法律责任。
[15]见内蒙古自治区高级人民法院（2017）内民终125号民事判决书。
[16]李剑：“专利法司法解释（二）第二十四条之解读”，载《竞争政策研究》，2016年3月号。
