晓知论知|风向标？托法替尼化合物专利被以公开不充分为由宣告全部无效

作者|刘元霞 北京知元同创知识产权代理事务所

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前  言

2018年8月13日，国家知识产权局专利复审委员会作出第36902号无效宣告请求审查决定，以说明书公开不充分为由，宣告辉瑞产品公司持有的专利号为ZL00816941.1、发明名称为“吡咯并[2,3-d]嘧啶化合物”的发明专利全部无效。

该案是继业界著名的“阿托伐他汀钙”（“立普妥”）晶型无效案（最高人民法院（2014）行提字第8号行政案）之后的又一公开不充分案例，这也应该是近些年来为数不多的以说明书公开不充分为理由的化合物无效决定。

笔者借助该案，梳理一下有关公开不充分的相关法律规定及法律实践。

相关法律规定及法律实践

《专利法》第二十六条第三款规定“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”

说明书应当满足充分公开的要求，是专利法律体系中的帝王条款，也是撰写发明和实用新型专利说明书的最为重要的要求。作为获得国家授予的独占权的前提条件，申请人必须向社会公众充分公开其发明创造的内容，这样才能实现专利法第一条规定的有利于发明创造的推广利用、促进科学技术进步和创新的立法宗旨。

与《专利法》配套的《审查指南》相关的规定如下表1-3所示。

历次《专利法》对于公开不充分的上述规定并未发生变化，但《审查指南》变化较多。正是由于《审查指南》对于实验数据要求的变化，导致在实践中，尤其是医药化学领域的案件审查中，可能会出现法律适用的不同，有些甚至会导致案件结果不同。

表1、历次审查指南对照表（关于实现）

1993版审查指南

（第二部分第二章第2.1.3节，第10页）

2001版审查指南

（第二部分第二章第2.1.3节，第123页）

2006版审查指南

（第二部分第二章第2.1.3节，第123页）

2010版审查指南

（第二部分第二章第2.1.3节，第132页）

能够实现

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，达到其目的，并且具有有益的效果。

能够实现

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性的劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

能够实现

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，

就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

表2、历次审查指南对照表（关于实验数据）

1993版审查指南

（第二部分第十章第4.1节，第114页）

2001版审查指南

（第二部分第十章第4.1节，第2-161至2-162页）

2006版审查指南（第二部分第十章第3.1节第270页）

2010版审查指南（第二部分第十章第3.1节第277页）

化学产品的申请，应当充分公开该产品的用途和使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少公开一种用途；如果一种新化合物与已知化合物相比，在结构上接近，则应当充分公开它的用途和效果。（关于如何判断结构接近，参见本章第5.4（3）的例子。

新的药物化合物或药物组合物，应当公开其具体医药用途、药理功效、有效量及使用方法；

应当有实验室试验、动物试验、或者临床试验的定性或定量数据。

化学产品的申请，应当充分公开该产品的用途和使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少公开一种用途；如果一种新化合物与已知化合物相比，在结构上接近，则应当充分公开它的用途和效果。至于如何判断结构接近，参见本章第5.5节（3）的例子。

新的药物化合物或药物组合物，应当公开其具体医药用途、药理功效、有效量及使用方法；

应当提供对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以达到预期要解决的技术问题或效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或定量数据。

如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和／或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和／或达到预期效果的定性或者定量实验数据。

对于新的药物化合物或者药物组合物，应当记载其具体医药用途或者药理作用，同时还应当记载其有效量及使用方法。如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或者定量数据。

表3、历次审查指南对照表（关于补充实验数据）

2001版审查指南

（第二部分第八章第5.2.3.1节，第2-135页）

2006版审查指南（第二部分第十章第3.4节第271页）

2010版审查指南（第二部分第十章第3.4节第278页）

2017版审查指南（第二部分第十章第3.5节）

补充实验数据可以放入申请案卷中，供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考。

删除“补充实验数据可以放入申请案卷中，供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考”

判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书公开的内容为准，申请日之后补充的实施例和实验数据不予考虑。

判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书公开的内容为准，申请日之后补充的实施例和实验数据不予考虑。

判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书公开的内容为准，对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

基于表2内容可知，对于实验数据，《审查指南》（2001）的要求是，应当提供新的药物化合物或药物组合物的实验的定性或定量数据；这与《审查指南》（2006）在上述规定之前增加的如下内容“如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据。”并不一致。通过这两版《审查指南》的对比，笔者认为，《审查指南》（2001）对实验数据的要求更为严格。

但是通过仔细对比各版《审查指南》的规定可知，尽管《审查指南》（2001）对于试验数据要求非常严格，但只要提供定性或定量试验数据，则就满足了充分公开的要求。而且，该版《审查指南》（2001）对于定性试验数据的要求并未像后续修改的《审查指南》的要求那么严格。因此，根据《审查指南》（2001），满足充分公开的要求之后，可以通过“补交的试验数据供审查三性时参考”，由此可能出现部分专利一旦满足充分公开，则会因可以补入试验数据而满足创造性的规定，从而会使得应当记载在申请文件中的试验数据被隐藏，而不符合“公开换保护”的立法本意；另外，还会出现一部分申请在申请提交之日起并未完成试验，但通过申请日之后的试验数据而抢占了在先申请日，这显然违背了先申请的原则。

在此前提下，《审查指南》（2006）对于试验数据的要求变得更为合理。即不再将提交试验数据作为一个必须的条件，而是由本领域技术人员基于现有技术对是否需要实验数据进行判断，避免了一刀切的做法[1]。

当然，为了配合公开不充分的上述修改，《审查指南》（2006）在2001版基础上，删除了“补充实验数据可以放入申请案卷中，供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考。”删除的原因在于，并非所有这样的信息都是可以参考的，因而需要审查员根据实际补充的内容及案件的具体情况，确定是否需要考虑[2]。

事实上，实践中，对于此类依赖于实验数据进行验证的发明，通常会通过公开不充分和创造性这两个法条予以约束。

举例而言，某专利请求保护一种化合物，但说明书并未提供该新化合物的试验数据。若根据《审查指南》（2001）的相关规定，则会由于没有提供足以证明发明的技术方案可以达到预期要解决的技术问题或效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或定量数据，导致所述化合物公开不充分。但若根据《审查指南》（2006）的规定，如果本领域技术人员能够根据现有技术预测发明能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书符合充分公开的要求。则此时，若存在结构接近的现有技术，则本领域技术人员能够根据现有技术进行预期，则该化合物满足充分公开的规定，而并非必须提交试验数据。即，对于能够根据现有技术进行预测的化合物（或组合物），但本申请又没有试验数据予以验证，则《审查指南》（2006）或者《审查指南》（2010）（表3）的相关规定可知，“申请日之后补充的实施例和实验数据不予考虑”，因而在创造性审查时，则会因为无法提供试验数据证明创造性，而导致发明不具有创造性。

因而，在《审查指南》（2006）或者《审查指南》（2010）的规定中，尽管会由于说明书没有记载试验数据而满足充分公开的要求，但却会因为不能补入“申请日之后的实施例和实验数据”，从而导致不符合创造性的规定。

以2017年专利复审委的十大案例（第34432号无效宣告请求审查决定）为例，该案涉及已知药物的“联合用药”是否具有创造性，以及申请日后补充提交的实验数据能否用以证明发明的技术效果等多个医药领域专利审查的难点问题。

笔者认同该案的无效决定，即该案无论以公开不充分或者以创造性为无效理由，其都应当被宣告无效。不过，如果根据法律适用，则该案适用《审查指南》（2001）的相关试验数据的规定可能更为合适。这是因为，根据最高人民法院在（2010）知行字第53-1号中确立的法律适用原则，即《立法法》第八十四条规定了法不溯及既往这一基本法律原则。“根据这一原则，法律施行后对其生效之前的行为一般不得溯及适用。就专利申请文件的修改而言，在提出专利申请时，专利申请人根据申请日时施行的法律对申请文件的修改已经有所预期和信赖。为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，判断针对该专利申请文件的修改是否合法，无论在专利授权还是以后的确权程序中，原则上应适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）时施行的专利法及其实施细则。”

上述再审案中，最高院也对《审查指南》各版本的适用原则，予以明确。“由于本专利申请文件的修改是否符合法律规定这一实体法律问题应适用1992年修订的专利法及其实施细则的规定，与此相适应，该实体法律问题应适用与1992年修订的专利法及其实施细则相配套的、在本专利申请日时施行的《专利审查指南》，即1993年3月10日公布的《专利审查指南》。”，“若适用本案专利申请日时尚不存在的2001年版或者2006年版《专利审查指南》，则违背法不溯及既往这一基本法治原则，损害专利申请人对生效法律的正当信赖。”

第34432号无效宣告请求审查决定所涉专利的申请日为2003年1月16日，优先权日为2002年1月17日，故相应地应当适用2001年专利法、专利法实施细则和《审查指南》（2001）。若如此适用，则会由于该专利没有记载应当提供的定性或定量试验数据，而不满足充分公开的要求，这也是该案在实审过程中第一次以公开不充分被驳回的同样理由。

顺便提及的是，该案的审查历史非常曲折，母案（申请号为：03802268.0）实审驳回并被复审委维持驳回，后驳回生效（2011年9月14日），其驳回理由即为公开不充分。专利权人将该申请进行分案（专利号为：ZL201110029600.7），实审审查员于2012年03月29日以同样的公开不充分理由驳回，但在复审委做出的决定（2014年8月18日）中，则认可公开不充分，最终该案于2015年4月8日授权公告。

非常有意思的是，该案的上述时间进程，正好与中美从2012年初开始的关于知识产权的磋商时间一致。2013年12月5日，在习近平主席和奥巴马总统达成的建设中美新型大国关系的共识的“关于加强中美经济关系的联合情况说明”中[3]指出，“中方确认，中方的《专利审查指南》允许专利申请人在提交专利申请后提交额外的数据，《专利审查指南》适用《中华人民共和国立法法》第八十四条，确保药品发明获得专利保护。中方确认，上述解读在实际操作中已实施。”

这也是业界均知晓的，从上述中美谈判之后，发明专利很少以公开不充分为由驳回或无效，继而以不具有创造性为由驳回或无效的案例增加。据业内推测，这可能是2012-2018这六年间，甚少出现公开不充分案的一个主要原因。本文开篇提到的两个案例的时间跨度（2008年的公开不充分无效案至2018年的公开不充分无效案）也基本与此时间点吻合。这也就可以理解，前述案例最终以创造性无效的原因所在了。

近年来，专利链接制度、专利期限补偿、数据保护制度开始为中国医药人所熟知。无论是仿制药还是创新药企业，都开始在专利上积极布局，这一定程度上也导致医药专利的无效案有所增加。而这些专利的无效理由中比较关键的原因，是说明书缺乏试验数据。如前所述，由修改以后的《审查指南》（2006）和《审查指南》（2010）中关于试验数据和补充试验数据的规定可见，如果说明书缺少相关试验数据，则会导致申请人无法通过补入试验数据而克服该缺陷。该做法在业界也引发争议，尤其以国外原研公司为主。

2018年4月21日举行的2018中国知识产权保护高层论坛上，众多原研药企业以替格瑞洛案（第33591号专利无效宣告决定）为契机，针对中国的专利保护提出质疑。有观点指出“在专利无效阶段，几乎大于75%的原研药专利被无效，其中化合物专利被无效的可能性大于50%。”，其关注的主要核心还是数据问题，“国内的现实情况的确不容乐观，化合物专利一旦缺乏足够的实验数据，其专利的状态就会变得非常不稳定。尽管在国外，这通常不是一个问题。”[4]

无独有偶，在上述文章在医药朋友圈发酵没有几天，2018年4月27日，美国贸易代表办公室（USTR）发布针对外国知识产权保护情况的年度报告——“2018年特别301报告”[5]，长达84页的报告中，中国再次续列“优先观察名单”，其中提出“中国的《专利审查指南》修正案于2017年4月1日生效，涉及支持药品专利申请而提交的补充资料和其他事项的处理。…实际上中国审查员并未将该指南应用于所有与补充材料密切相关的审查问题，因此往往导致申请被驳回，即便其他国家或地区的专利授权机构通常会授予对应的专利。…为了更好地促进药品创新，并使中国与其他主要专利国家保持一致，该指南还需要进一步的解释。”

对此，曾有专家指出[6]，“申请人用申请日后提交的试验证据及实施例来证实其权利要求保护范围内的发明处于能够实现的状态原本并无不当，有时甚至根本没有其他选择；但首先是对补交内容的真实性和客观性难以把握，而更为重要的是，专利权的授予并非是基于时隔数年后的技术水平和试验研究结果对一项技术的考察，否则其结果将导致申请人以原申请日享有了其不应享有的权利，也是信赖原始申请文件的公众的利益受到威胁，故补交内容难以作为申请本身公开的技术信息被纳入考虑范围，除非证明补交证据中涉及的技术内容形成于申请日前并于本申请存在密不可分的联系”。而且该专家在2010年即提出删除“不予考虑”的规定，而将“补充试验数据置于公众监督之下”。

据此，在《审查指南》（2017）（见表3）的上述规定“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”实施以后，会有越来越规范的规定，也会有更为正确地对待实验数据和补充试验数据的做法。

最高人民法院于2018年6月1日发布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定》（一）（征求意见稿）第六条规定“有证据证明专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，恶意伪造、变造说明书及附图中的具体实施方式、数据、图表等有关技术内容，当事人据此主张说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，相关权利要求应当宣告无效的，人民法院应予支持。”该做法实际为解决实验数据或者补充试验数据提供了法律和程序保障。

而笔者也相信，“通过设立专门的法定程序对欺诈、隐瞒、歪曲等违背诚实信用义务的行为予以惩罚、以确保申请人在提交专利申请时以满足法定要求的程度充分公开其发明创造，减轻试验证据审查带给相关程序的压力，并为实审程序和在后程序中接受补充试验证据提供法律和程序保障，如此才能为试验证据问题提供彻底的解决之道”[7]。

注释：

[1]《审查指南修改导读2006》，知识产权出版社，2006年12月第二版，第212页。

[2]《审查指南修改导读2006》，知识产权出版社，2006年12月第二版，第192页。

[3]http://wjb.mof.gov.cn/pindaoliebiao/gongzuodongtai/201312/t20131206_1021247.html

[4]https://www.sohu.com/a/238931826_99895431

[5]“2018 Special 301 Report”, Office of the United States Trade Representative, 第43页

[6]“与充分公开有关的试验证据问题的探讨”，李越，《专利法研究》，2010年，第312-313页。

[7]“与充分公开有关的试验证据问题的探讨”，李越，《专利法研究》，2010年，第322-323页。