创造性审查的完善和期待

作者|孟杰雄 永新专利代理有限公司 专利代理人

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摘要：《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》为提高专利审查质量和效率，引导高质量专利申请，推动专利事业高质量发展，对发明专利申请实质审查相关内容进行修改。本文就创造性评价“三步法”的修改提出了个人观点和展望。
 
关键词：创造性、最接近的现有技术、技术问题

随着科学技术在国民生产生活中发挥着越来越重要的作用，国家不断地加强知识产权保护，国家知识产权局也加快了《专利审查指南》的修改频率。自2017年4月1日实施上次修改后的《专利审查指南》，经过一年多的调研、总结，国家知识产权局近日公布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》。为了贯彻落实党中央国务院关于“提高专利审查效率、改进专利审查质量”的指示精神，同时积极回应经济科技快速发展带来的专利保护与专利审批要求和社会对提高审查工作服务水平的诉求，国家知识产权局首次完善了“三步法”评价创造性的相关规定。

这次对创造性评价“三步法”的完善主要体现在以下几个方面：

1） 强调不能仅仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用，而应首先根据其在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题。同时，进一步强调在适用三步法评判创造性时，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑上述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

2） 明确在评价创造性时，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响，其中“技术问题”通常为申请人在说明书中提出的发明所要解决的技术问题或者审查过程中确定的发明实际解决的技术问题。

3） 规范审查员在创造性评述时对公知常识的引用，规定如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当首先能够提供相应的证据予以证明或说明理由。对于将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识的，审查员通常应当提供证据予以证明。

下面笔者谈谈个人对这次创造性评价“三步法”完善的看法。

技术特征之间的关联性和技术问题的认定

《专利审查指南》

（2010年2月1日起施行）

征求意见稿

（修订格式）

第二部分第四章

3.2.1.1 判断方法

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

（1）确定最接近的现有技术

……

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

……

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

……

第二部分第四章

3.2.1.1 判断方法

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

（1）确定最接近的现有技术

……

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

……

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

……

第二部分第八章

4.2阅读申请文件并理解发明

审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。

第二部分第八章

4.2阅读申请文件并理解发明

审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，进而明确发明相对于背景技术所作出的改进还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。

笔者在《专利代理》杂志2018年第3期发表的文章“创造性评价中的部分技术问题”中指出，在确定发明实际解决的技术问题时，应当分析两个或更多区别特征之间的相互关联以及所有这些区别特征（连同其他特征）在整个（要求保护的）技术方案中所能达到的技术效果；并对此进行了举例说明：

实际案例

发明涉及医学图像的处理领域，具体涉及一种用于对存储的图像进行排序的装置。

权利要求1限定了如下技术方案：
1、一种用于对存储的图像进行排序的装置，包括：
(A) 成像部件，其用于采集医学图像；
(B) 存储部件，其用于将所述医学图像存储在堆栈中，所述堆栈具有起始部分和末端部分；
(C) 分类部件，其用于利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类；以及
(D) 接口，其用于读取经排序的堆栈，
(E) 其特征在于：所述装置包括用户接口，该用户接口用于输入涉及所述医学图像的机器定义的元信息的用户元信息。

作为最接近的现有技术，对比文件1公开了一种挂片协议显示系统，其包括用于生成医疗图像的器械、用于存储该医疗图像的图像服务器以及用户工作站。据此，权利要求1与对比文件1的区别特征是：(1)权利要求1中的分类部件利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类（即，技术特征C）；(2)权利要求1中的存储部件使用的是具有起始部分和末端部分的堆栈，且该堆栈可以进行排序并被接口读取（即，技术特征B和D）；以及(3)权利要求1中的用户接口用于输入涉及所述医学图像的机器定义的元信息的用户元信息（即，技术特征E）。

审查员认为发明实际解决的（部分）技术问题分别是：(1)便于图像分类；(2)便于用户的阅读浏览；(3)实现人机交互。 

根据发明的说明书，分类部件能够对图像进行排序从而保留临床逻辑顺序。有利的是改变所存储的图像的顺序，因为当图像被以临床逻辑顺序发送到PACS时，不需要特殊的软件来以临床逻辑顺序观察来自PACS的图像。用户接口允许用户在用户元信息中定义特定扫描对诊断学是最重要的。然后，这一用户定义的元信息涉及图像的机器定义的元信息并且将这一特定扫描定义为对诊断是最重要的。这是有利的，因为用户能够将至少一个图像组定义为比至少另一个图像组更重要，因而，打开数据的医生直接看到最重要的图像组而不是首先采集的概览图像。

也就是说，权利要求1的上述区别技术特征B-E连同技术特征A一起实现了如下目的：将具有低图像质量或者与医学诊断相关性较低的概览图像、参考图像和其他图像移动到与医学诊断相关性较高的图像之后，以便当医生打开文件时首先显示相关性高的图像。亦即，权利要求1的所有技术特征（包括区别特征(1)-(3)）相互关联、相互作用，共同实现了对所存储的图像进行排序的技术效果，解决了同一技术问题。相应地，发明实际要解决的技术问题应为如何提高医学诊断效率。

可想而知，是否考虑区别特征（以及其他特征）和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果，会使得对于该发明的显而易见性评价产生截然不同的结论。况且，例如区别特征(2)（即，技术特征B和D）在权利要求1限定的装置中的作用并不是用于方便用户的阅读浏览。

对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征

《专利审查指南》

（2010年2月1日起施行）

征求意见稿

（修订格式）

第二部分第四章

6.4 对要求保护的发明进行审查

发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。

第二部分第四章

6.4 对要求保护的发明进行审查

发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如，一项涉及照相机的发明，该发明的实质在于照相机快门的改进，其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制，即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中，这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关，因此，它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。

欧洲专利局认为，在权利要求中出现技术和非技术特征的混合是合理的，因为计算机实施的发明往往是这种情况。非技术特征甚至可以构成要求保护的主题的主要部分。但是，根据《欧洲专利公约》第52(1)、(2)和(3)条规定，符合第56条的创造性需要解决技术问题的是一个非显而易见的技术方案。在评价这种混合型发明的创造性时，对发明技术性（technical character）有贡献的所有特征都要予以考虑。这些特征还包括在单独采用时是非技术特征，而在发明的上下文中有助于产生用于技术目的的技术效果，从而有助于发明的技术性。然而，对发明的技术性没有贡献的特征对评价创造性不产生影响。例如，如果一个特征只能解决非技术问题，例如，解决不可专利主题的问题，可能会出现这种情况。

下面概述了如何在混合型发明中应用“问题与解决方案法”：

(i)基于发明实现的技术效果来确定对发明的技术性有贡献的特征。

(ii)从最接近的现有技术出发，重点评价在步骤(i)中确定的对发明的技术性有贡献的特征。

(iii)识别发明与最接近的现有技术的差别，确定这些差别在整个技术方案上产生的技术效果，并从这些差别中识别出作出技术贡献的特征和未作出贡献的特征。

(a)如果没有差别（甚至没有非技术差别），则根据第54条提出驳回意见。

(b)如果差别没有作出技术贡献，则根据第56条提出驳回意见。驳回的理由应当是，由于对现有技术没有作出技术贡献，权利要求的主题不具有创造性。

(c)如果差别包括作出技术贡献的特征，则适用下列情况：
 -根据这些特征所达到的技术效果制定客观的技术问题。另外，如果差别包括没有技术贡献的特征，则可以使用这些特征或者由发明实现的任何非技术效果来制定客观的技术问题。
 - 如果针对客观的技术问题，所要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，则根据第56条提出驳回意见。

显然，此次审查指南修改中提出的概念“权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”对应于欧洲专利局所说的“对发明的技术性没有作出贡献的特征。”因此，申请人或专利代理人可以参考欧洲专利审查指南的上述规定来更好地理解此次修改中增加的上述内容。

公知常识的认定

《专利审查指南》

（2010年2月1日起施行）

征求意见稿

（修订格式）

4.10.2.2审查意见通知书正文

根据申请的具体情况和检索结果，通知书正文可以按照如下几种方式撰写。

……

(4)申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的，审查员在通知书正文中，必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见，首先对独立权利要求进行评述，然后对从属权利要求一一评述。但是，在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下，也可以将从属权利要求分组加以评述；最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

……

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

4.10.2.2审查意见通知书正文

根据申请的具体情况和检索结果，通知书正文可以按照如下几种方式撰写。

……

(4)申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的，审查员在通知书正文中，必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见，首先对独立权利要求进行评述，然后对从属权利要求一一评述。但是，在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下，也可以将从属权利要求分组加以评述；最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

……

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

笔者于2018年10月19日在《知产力》公众号上发表的文章“论公知常识在创造性评价“三步法”中的意义”中指出，在创造性评价“三步法”的第三步中，一定要针对之前确定的技术问题来评价区别特征是否属于公知常识。脱离之前确定的技术问题或者针对脱胎于区别特征本身固有功能或效果的技术问题来评价区别特征，都将使得所谓公知常识成为无源之水无本之木。

此外，既然公知常识最终要应用到作为最接近现有技术的对比文件上，就必须从整体上考虑对比文件，即不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域、解决的技术问题、所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、原理、各技术特征在选择/改进/变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。因而，如果对比文件无法应用所谓的公知常识，我们也不能说区别特征属于公知常识。例如，对比文件客观上不存在发明实际要解决的技术问题，进而也不存在解决该问题的惯用手段。

因此，判断区别特征是否属于公知常识就应当判断该区别特征在相关领域中是否是解决最接近现有技术客观存在的技术问题的惯用手段。因而，公知常识的判定在很大程度上取决于针对区别特征所确定的技术问题。这就要求在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。

也就是说，在提供证据对“公知常识”予以证明时，审查员应当针对在创造性评价“三步法”的第二步中所确定的技术问题。而且，审查员应当在发出审查意见通知书时就提供相应的证据或说明理由，为什么“将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识”，而不要仅仅等待申请人对审查员引用的公知常识提出异议时才给予回应。

建议与展望

此次《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》对创造性评价“三步法”中的第二步和第三步进行了完善。然而，创造性评价“三步法”之所以能够对发明创造进行客观的评价，就是因为该方法实质上是以“最接近的现有技术”为基础并且围绕“最接近的现有技术”来进行逻辑演绎。

一旦选择了“最接近的现有技术”并据此确定出发明的区别特征，在创造性评价“三步法”的第二步，发明实际解决的“（客观）技术问题”包括修改或调整最接近的现有技术的原因和任务，以提供发明相对于最接近的现有技术提供的技术效果。（客观）技术问题基于客观确定的事实，特别是在审查过程中揭示的现有技术中出现的事实。因此，除了研究发明与区别特征以外，还要研究最接近的现有技术，以判断具有区别特征的发明相对于最接近的现有技术到底提供了什么样的技术效果。

然后，在创造性评价“三步法”的第三步：要求考察整个现有技术中是否存在这样的教导，其不仅可能，而且会促使本领域技术人员面对客观的技术问题，修改或调整最接近的现有技术，同时考虑到该教导，得到发明的区别技术特征，从而实现发明所实现的目标。

在审查实践中，审查员会检索出一篇作为“最接近的现有技术”的对比文件来确定发明的区别特征。然而，在创造性评价“三步法”的后续评价中， “最接近的现有技术”会出现未发挥应有作用的情况。例如，在确定发明实际解决的技术问题时，常常忽略最接近的现有技术客观上是否存在这样的问题或者是否需要进行这方面的改进。再如，在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时，最接近的现有技术客观上是否能够朝着发明的方向进行改进，这方面有些考虑不周。

明晰最接近现有技术的确定标准，对于创造性评价具有积极的指导意义。作为专利创造性评判的基础，最接近现有技术的确定属于“以三性为主线的全面审查”中不可或缺的内容，直接影响着创造性评述的思路和结论。在海量的现有技术中进行检索时，一旦发现其中某篇现有技术公开了涉及专利申请发明点的关键技术手段时，就直接将其确定为最接近的现有技术；然而，如果该现有技术不存在发明所关注的技术问题以及该技术手段在现有技术中解决的技术问题与其在专利申请中不相关，这就为审查结论的偏差留下隐患。规范最接近现有技术的确定标准及其在创造性评价“三步法”中的应用，就能有效地避免上述问题的发生，提高创造性评判的合理性与说服力。

另一方面，明确最接近现有技术的确定标准，并不是为了限定审查员的选择方式，而是应当允许申请人或代理人对于审查员确定的最接近现有技术提出不同的看法。具体地，应当允许申请人或代理人从技术领域、技术问题、发明构思及相应的技术手段等方面论述审查员引用的对比文件1是否适合作为“最接近的现有技术”来评价专利申请。另外，明确最接近现有技术在创造性评价“三步法”中的作用，应当允许申请人或代理人对于审查员确定的发明实际要解决的技术问题、甚至该现有技术是否能够朝着发明的方向进行改造提出不同的看法，或者直接利用不同的最接近现有技术提出争辩，从而证明发明具有创造性。

（笔者的上述观点已发表在《专利代理》杂志2019年第1期的文章“最接近的现有技术在创造性评价中的作用及其选择”中。）

参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京. 知识产权出版社，2010: 172-173.
[2]中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表
[3]中华人民共和国国家知识产权局. 关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明
[4] 中华全国专利代理人协会. 创造性评价中的部分技术问题. 北京. 《专利代理》. 2018年第三期
[5]知产力. 论公知常识在创造性评价“三步法. 2018.10.19
[6] 中华全国专利代理人协会.最接近的现有技术在创造性评价中的作用及其选择. 北京. 《专利代理》. 2019年第一期
[7]The European Patent Office (EPO), Guidelines for Examination in the European Patent Office，November 2017.
[8]The European Patent Office (EPO), The European Patent Convention, July, 2016.