康信视点 | 日本专利审查意见答复建议

作者 | 刘旺贵  北京康信知识产权代理有限责任公司

编辑 | 布鲁斯

随着中国企业“走出去”战略，中国申请人在日本申请专利的数量逐年增多，而专利审查意见的答复是专利审查过程中的重要环节，为此，基于本人对日本专利审查意见的一些处理经验，对日本专利审查过程中的申请文件修改和法条答复提供如下一些粗浅的建议。

一、申请文件修改

1、审查意见通知书类别

日本特许厅在OA答复阶段下发的审查意见通知书通常有两种，第一种为“拒绝理由通知书”，第二种为“拒绝查定”，即，驳回决定。“拒绝理由通知书”可以下发多次，“拒绝查定”只有一次，但是，在通常情况下只会下发两次通知书，在下发一次“拒绝理由通知书”后，审查员可能就会发出“拒绝查定”。

建议1：在答复第一次审查意见时，在理由不是特别充分的情况下，尽量对权利要求进行相应的修改。

建议2：在整个审查过程中，日本特许厅都允许代理人与审查员进行电话或面对面的会晤，因此，申请人在对修改不确定的情况下，可以请求与审查员进行电话或面对面的会晤（通过外代），以避免修改不符合要求而浪费答复机会。

2. 答复审查意见期间的修改限定

根据日本专利法17-2（4）和17-2（5）的规定，申请人在答复“拒绝理由通知书”和“拒绝查定”时所受到的限制是不同的。在答复“拒绝理由通知书”时，只需满足不超出原始申请的范围以及满足与已审查的权利要求具有单一性的规定即可（关于修改满足单一性的问题，其与我国的区别较大，在其后会详细描述），而在答复“拒绝查定”时，只允许进行以下4个方面的修改：

（1）删除权利要求；

（2）缩小权利要求的保护范围；

（3）改正错误；

（4）澄清含糊不清的描述。

与我国审查实践的根本区别是，我国规定了哪些不能修改，而日本规定了哪些能修改，这种对修改的限制是对审查员的审查工作的一种保护，避免了再次进行检索。

例如：

允许：  A+B+C  修改为   A+B+C’(C’为对C的进一步限定)

不允许：A+B+C  修改为   A+B+C+D (D为新的技术特征)

Tips：在答复“拒绝理由通知书”时，修改必须是对原技术特征的进一步限定，而不能增加新的技术特征。这里所指的“新的技术特征”是相对修改前权利要求所记载的特征而言的，实际上也是记载在原始申请文件中的，这种情况不属于上述情况（2）所规定的缩小权利要求的保护范围，而这种情况在我国是允许的。

二、法条答复

1、保护客体-特许法第2条

【法条原文】

第二条.

1. 本法中所称的“发明”是指利用自然规律作出具有高水平技术思想的创作。

【法条解析】

在日本特许法中，这其中的“自然规律”还包括人类总结出来的经验规律，但不包括通过智力或精神活动构想出来的规律、人为的规定、经济学规律、心理规律等。这与中国专利法中的相关规定，即智力活动的规则方法不属于可授予专利权的客体的规定相同。但是，有关计算机软件的发明，如果其利用了自然规律的装置（硬件），也属于可以被授予专利权的客体。在中国专利法明确规定不授予专利权的主题中，日本特许法中有明显区别的是：用于动物的诊断和治疗方法、生产植物或者动物的主要是生物学的方法、动物和植物的品种、用原子核变换方法获得的物质等，都属于可授予专利权的客体。

【答复要点】

总的来说，只有真正是落入抽象概念“abstract idea”的方案，才不属于可授予专利权的客体，因此，答复的要点也在于，通过修改来克服仅仅是抽象概念“abstract idea”的问题，例如，添加执行装置（硬件），使得该要求保护的技术方案是依附于装置的，而不是一个抽象概念。

2、新颖性-特许法第29条第1款

【法条原文】

第二十九条 凡提出在工业上可利用之发明的人，除下述发明外，其发明可获得专利。

一、申请专利之前在日本国内已公开的发明；

二、申请专利之前在日本国内已被公开实施的发明；

三、申请专利之前在日本国内或在外国刊物上已有记载的发明。

【法条解析】

日本特许法中，对发明的新颖性要求基本上与中国专利法的要求相同，它既不能属于现有技术，也不能与抵触申请中的发明创造相同，但不同之处在于，抵触申请不包括相同申请人（全部相同）或相同发明人（全部相同）之前提交的专利申请。另外，对于新颖性宽限期的规定也有很大差别。在日本，因享有专利申请权的所有者的行为、或者违反专利申请权所有者的意愿进行的公开，只要在公开之日起6个月内提出专利申请，并提交相应的证明文件，就不会丧失新颖性，这其中不仅包括中国专利法中符合新颖性宽限期要求的在国际展览会上的展出、学术会议、技术会议上的发表，还包括通过出版物、网络、试验的公开行为。因此，如果在中国因出版物的公开丧失新颖性而不能被授予专利权的发明，只要在出版物公开6个月内，在日本还有获得授权的机会。

【答复要点】

在日本审查意见中，新颖性的条款审查员使用的还是很少的，克服也是比较容易的，但是，需要注意的是，和中国类似，在答复新颖性缺陷时需要同时答复创造性缺陷。

3、创造性-特许法第29条第2款

【法条原文】

2.申请专利之前，具备该发明所属技术领域的普通技术人员记载于前各款中的发明，能容易实现发明时，不拘同款的规定如何，不能取得专利。

【法条解析】

日本特许法规定，可授权的发明创造必须是相对于现有技术，对所属领域技术人员是非显而易见的，这一规定在字面上与中国专利法的相关规定相同，但是，其所指的“本领域的技术人员”是具有“普通创造能力（ordinary creativity）”的;同时，“非显而易见”的判断方法也有所不同。我国在判断创造性时采用的是“三步法”，而日本审查员在评判创造性时是基于“假设否定”来进行推理，当推理不成立时，发明就具备创造性。在具体的推理过程中，并不针对发明与现有技术之间的区别来确定其要解决什么技术问题或能产生怎样的技术效果，即，不重新确定技术问题以及所带来的技术效果，而是更为关注现有技术之间的关系，注重判断现有技术之间技术领域的相关度，以及现有技术之间结合的技术难度是否超过本领域技术人员所具备的能力范畴。

【答复要点】

日本特许厅的通知书通常比较简单，审查员不会将评判创造性的具体推理过程写在通知书中。在答复时，首先考虑的是技术特征的对比，看对比文件是否公开了本申请的所有技术特征，其次，考虑多个对比文件之间的技术相关性，针对区别技术特征来阐述将其它对比文件中的该区别技术特征应用到最接近的对比文件中是否超出了本领域技术人员的普通创造能力。

Tips：如果想进一步了解创造性的评判过程的话，可以参考日本审查指南，其中列举了很多创造性判断的例子。

4、单一性-特许法第38条

【法条原文】

第三十八条  专利申请必须按每一项发明提出。但即使是两项以上的发明，对专利请求范围所记载的一项发明（以下称为“特定发明”）而具有下述关系的发明，可用与特定发明同一申请书申请专利。

一、以构成特定发明不可缺少事项的全部或主要部分作为其构成不可缺少事项的主要部分的发明，并达到与该特定发明同一日者；

二、当特定发明为产品的发明时，生产该产品的方法的发明、产品使用方法的发明、生产该产品的机械、器具、装置及其他产品的发明或专门利用该产品特性的产品的发明；

三、当特定发明为方法的发明时，关于该方法实施直接使用的机械、器具、装置及其他产品的发明。

【法条解析】

单一性的判断标准：在一件专利申请的多项的权利要求所请求保护的发明中，是否具有对现有技术相同或者相应的特定技术特征（STF：Special Technical Feature）。该判断标准与我国的单一性的判断在表述上是相似的，但是，在具体执行的过程中，还是存在很大的区别。我国审查员通常是在两套权利要求之间来判断是否具有相同或者相应的特定技术特征，但是， 日本审查员在单一性的判断中，是按照权利要求标号的先后，依次判断是否具有STF，直到判定某一权利要求具有STF时，在这一权利要求之后的权利要求如果包括了该STF则具有单一性，如果没有包括该STF则认为不具有单一性。

例如：

权利要求1：A

权利要求2：A+B

权利要求3：A+C

权利要求4：A+B+C

权利要求5：A+B+C+D

审查员从权利要求1至5依次判断是否具有STF，通常情况下，不具有新颖性时，一定不具有STF，例如，当审查员认为权利要求2的A+B为STF时，则其后的权利要求4和5因为包含了A+B，因此具有单一性，而权利要求3因为不包含A+B，因此不具有单一性。

【答复要点】

在答复单一性时，请注意日本对单一性的修改是具有限制的，即，禁止变更为和已作为审查对象的权利要求中的发明在技术上不同的其他发明（转换修改的禁止）。此处的“已作为审查对象的权利要求中的发明”是指被认定为具有STF的权利要求项的发明，例如，权利要求2中的A+B被认为具有STF，因而，在修改权利要求时，为了不违反转换修改的禁止规定，修改后的权利要求的发明必须包含特征A+B。

Tips 1：如果权利要求1是很难认定具有STF的保护范围大的发明，则应将具有该申请的本质特征的发明撰写为权利要求2。

权利要求1：A

权利要求2：A+B

权利要求3：A+C

如果发明的本质特征为A+C，一旦A+B被认定为具有STF，如果希望审查A+C，就不得不提交分案申请。

Tips 2：在进入国家阶段时，应该对权利要求进行再次检查，确认是否将重要的发明撰写为权利要求2，根据需要适当调整或修改。

Tips 3：从审查意见通知书的内容中难以判断STF认定的情况下，可要求审查员电话会晤或面谈，确认审查员是否认定了权利要求1中的某个技术特征为STF，并分析该认定是否合理，如果是合理的认定，应根据该认定的STF为基准来修改权利要求。

三、驳回后程序

如果申请被驳回（收到拒绝查定），申请人可以进行申述（appeal），相当于我国的复审程序。在接到日本特许厅的驳回决定之后，申请人应在3个月之内提起申述请求（外国申请人为4个月）。只有在申请人对申请文件进行了修改时，申请文件才发回至原审查员进行再审（相当于我国的前置审查），否则申诉委员会将直接进入合议审查。当申述委员会发现申请文件中还存在不能被授权的缺陷时，会发出“拒绝理由通知书”，要求申请人进行修改，如果修改后仍不能克服相关缺陷时，申述委员会将发出“驳回决定”。如果申述委员会认为申请文件满足了授权的条件的话，申述委员会将直接作出授权决定。在接到委员会下发的“驳回决定”可以向知识产权高等法院（IP高院）提起诉讼。

Tips 1：提appeal的期限不可延（可按4个月计算）。

Tips 2：在提出appeal时，尽量建议申请人对权利要求进行修改，这样的话，则可能在前置审查阶段就获得审查员的认可，无需进入申诉委员会。

Tips 3：日本外代通常会建议申请人在提appeal时，同时提出一个分案申请，当appeal被驳回时，可以保证在特许厅还有一个“pending”的类似专利申请。对于比较重要的申请，代理人可建议客户考虑提分案，需要注意的是，分案申请需要与appeal同时递交（分案时限也是驳回决定后3个月）。

四、其它问题

1. 当对比文件为日本的专利文献时，首先可以在专利网站，例如soopat上查找是否有同族专利，在没有同族专利的情况下，可以从以下日本特许厅网站上获得机器翻译的英文版：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

2. 特开是指公开，特表是指（国际申请的再公开）PCT进入日本的专利，平成年：平成天皇XX年，1989年为平成1年，因此，在检索时加上1988。

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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）