对四川高院《侵害商标权案件审理指南》的解读

作者 | 赵文文  四川省高级人民法院民三庭助理审判员

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文11344字，阅读约需13钟）

四川省高级人民法院审判委员会第五十二次会议讨论通过了《侵害商标权案件审理指南》（以下简称《审理指南》），《审理指南》对侵害商标权案件的审理原则、审理内容、诉的合并、法院管辖权、原告主体资格、商标权权利范围、被诉侵权行为、抗辩事由、民事责任等内容进行了规定。为便于在审判实践中正确理解和适用，现将《审理指南》的主要内容介绍如下：

一、起草《审理指南》的背景及目的

商标作为辨别商品或服务来源的标志，其所蕴含的经济价值和商业声誉越来越受到市场主体的关注和重视，侵害商标权案件也随之日益增多。2015年至2017年，我省三级法院共受理侵害商标权案件2916件，其中2015年591件，2016年766件，2017年1559件，案件数量以每年30%以上的速度增长，2017年较2016年案件增长速度甚至高达100%以上。与案件数量大幅上升相对应的是案件的复杂化趋势，诸如网络域名侵权案件、网络链接侵权案件等新类型案件层出不穷，商标权人在一个案件中就被告多个行为侵犯其多个商标权提起的诉讼越来越多。案件难度增加对我省法院的案件审判质效造成影响，2016年，省法院改判和发回重审案件21件，2017年，省法院改判和发回重审案件32件，增加57%以上。所有改发案件中，知识产权民事纠纷案件占比50%以上。为了准确适用相关法律、法规和司法解释，统一我省法院审理侵害商标民事纠纷案件的裁判尺度，提高我省法院侵害商标权案件的审理水平，根据《中华人民共和国商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《中华人民共和国商标法实施条例》等法律和司法解释的规定，结合我省法院审判经验和工作实际，针对我省法院审理侵害商标案件中存在的问题，省法院起草了《审理指南》，经过部门内部讨论、向全省各中院下发书面通知征求意见以及召集部分法院集中讨论等环节，修改形成《侵害商标权案件审理指南（讨论稿）》交审判委员会讨论，按照审判委员会意见修改形成目前的《审理指南》。

二、《审理指南》的主要内容

《审理指南》共九部分47条，对侵害商标权案件的审理原则、审理内容、诉的合并、法院管辖权、原告主体资格、商标权权利范围、被诉侵权行为、抗辩事由、民事责任等内容进行了规定。《审理指南》以实践中侵害商标权案件审理思路为基础，从“实用性”出发，将规范和解决实际问题作为重点。第一部分提出加大对商标权保护力度的审理原则，只有严格保护商标权人的合法权益，才能促使企业和个人保障商品和服务质量，维护商标信誉，从而促进市场经济健康有序发展。第二部分概况了侵害商标权案件中需要审查诉的合并、法院管辖权、原告主体资格等七个方面的内容。第三部分到第九部分共七部分针对前述七个审查内容分别成文，其中既包括对侵害商标权类型案件中的重要概念的厘清，也对下级法院在审理该类型案件中存在的普遍性问题进行了概况和回应，力求实现即使是新手法官，也可以参照《审理指南》对侵害商标权的一般性案件做出准确裁判的目的。

三、《审理指南》的重点内容

（一）关于审理原则

2016年，在全国法院知识产权审判工作座谈会暨全国法院知识产权审判“三合一”推进会上，最高人民法院陶凯元副院长提出了“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法保护基本政策，其中“司法主导、严格保护”是知识产权审判工作的核心和基本着力点。《审理指南》第一部分规定了加大对商标权保护力度的审理原则，既反映了“严格保护”政策的应有之义，也提出了对法官在行使自由裁量权时的基本要求。

（二）关于审理内容

《审理指南》对一般侵害商标权案件的审查内容进行了全面概况，包括诉的合并、法院管辖权、原告主体资格是否适格、商标权范围、被诉侵权行为、被告抗辩事由和应该承担的侵权责任七个方面的内容。实践中，一个侵害商标权案件可能只涉及审理内容的几个方面。其中诉的合并、法院管辖权、原告主体资格以及商标权范围这四个内容，需要法官主动审查，无论被告是否就前述问题对原告的起诉提出异议。法官针对诉的合并以及法院管辖权主动审查，审查结果可以作为法院能否受理案件、是否需要合并审理案件等问题的依据，这是一个沉默又必须的过程，并不需要在最终的判决书中体现。但是关于原告主体资格以及商标权范围部分，法官应该在判决书中予以准确描述。其他如被诉侵权行为、被告抗辩事由以及被告的侵权责任等内容，法官需要根据原告的诉求以及被告抗辩进行审理。

（三）关于诉的合并

商标侵权行为是指行为人未经商标权人许可，在相同或类似商品上，使用与商标权人的注册商标相同或近似的商标，或者从事其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标的行为，损害了商标权人的合法权益。不正当竞争行为是经营者或者其他相关市场参与者采用不正当手段谋取市场竞争优势或者破坏他人竞争优势，扰乱社会经济秩序的行为。从广义上讲，商标侵权行为也是一种不正当竞争行为。修改前的《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第一款曾一度把“假冒他人注册商标”的行为作为不正当竞争行为予以列举。基于社会行为多样性、法律规定的竞合以及商标权人的求胜求稳心理等原因，商标权人在提起侵害商标权诉讼中，同时请求确认被告行为构成不正当竞争并提出损害赔偿要求的情况屡屡出现。对此该如何处理，《审理指南》第三部分针对不同情况分别予以回应。我们认为，商标法和反不正当竞争法系专门法和特别法的关系，凡是知识产权专门法已经保护的领域，一般情况下，反不正当竞争法不再给予其重合保护。因此3.1条规定，原告针对被告的一个行为，主张既构成商标侵权又违反不正当竞争的，应该先判断是否构成商标侵权，如果能够依据商标法获得保护，则不再适用反不正当竞争法审理。反之，被告行为不构成商标侵权的，可以进一步依据反不正当竞争法审理。被告存在多个侵权行为时，原告通常会选择针对不同行为分别提起侵害商标权之诉或者不正当竞争之诉，但是也存在原告就被告多个行为提起一个诉请求法院解决的情况，出于减轻当事人诉累，方便纠纷及时解决的原则，3.2条规定，法院可以在一个案件中一并予以处理。但是，在案情复杂，一案中合并处理多个诉求反而不利于解决纠纷的情况下，法院当然也可以选择分案处理。

（四）关于法院管辖权

随着网络信息技术发展，网络购物成为一种大家普遍接受的消费方式。在侵害知识产权案件中，权利人尤其是一些专业的知识产权维权律师，为了便于诉讼，通常会采取网络购物方式取得被诉侵权产品，并以产品收货地作为侵权结果发生地，向收货地法院提起诉讼。这也就是俗称的“拉管辖”行为。如此一来，将导致“原告就被告”这一基本管辖原则名存实亡。为了解决权利人自由选择管辖地这一问题，最高人民法院在（2016）最高法民辖终107号裁定书中明确在侵害知识产权和不正当竞争案件中，原告通过网络购物取得被诉侵权产品，不能以网络购物的收货地作为侵权行为地确定管辖。《审理指南》对该管辖原则在第4.2条第二款做了明确规定。

（五）关于原告主体资格和商标权权利范围

《审理指南》第五部分审查原告主体资格和第六部分审查商标权权利范围两部分内容主要是对现行法律规定的概括和集中罗列，之所以对法律的明确规定进行罗列，既有保证《审理指南》体系完整，以及方便法官找法方面的考虑。同时也因为在审理侵害商标权上诉案件时发现，一些一审判决书的事实查明部分没有对涉案商标的权利状态进行陈述，却在本院认为部分对被告行为是否侵犯原告商标权径行作出认定。原告是否享有权利，享有什么样的权利，可以称之为侵害商标权案件之皮，皮之不存，毛将焉附。为此，《审理指南》对这两部分内容作出了明确规定。

（六）关于被诉侵权行为

我国商标法相关法律法规对商标侵权行为采取的是列举式的立法模式，为了法律的周延性以及应对社会情势的变迁，《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第五十七条规定了“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”属于侵犯注册商标专用权行为这一兜底性条款。除了现行法律明确列举的几种侵害注册商标专用权的行为之外，哪些行为属于《商标法》第五十七条所述的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，不同的人在不同的背景下可能会有不同的解释。《审理指南》以审判实践存在的大量侵权行为为蓝本，采取归纳法，明确提出了侵害商标权行为的概念和判断方法，为法官自由裁量权的行使提供了指导。关于商标近似的判断，第7.5条参考国家工商行政管理总局《商标审查及审理标准》的规定，对审判实践中较为常见的文字商标、图形商标以及组合商标的对比进行列举。随着社会发展，立体商标、声音商标等也在逐渐增多，由于审判实践中关于立体商标、声音商标的案件较少，还没有形成较为成熟统一的裁判规则，所以7.5条没有对这些较为新颖的商标比对进行罗列。《审理指南》对商标近似判断采取的是归纳和列举的混合方式，如果法官在案件中需要比对立体商标、声音商标等是否近似，也可以参考第7.4条商标近似的基本原则进行比对。

（七）关于抗辩事由

在侵权案件中，被告通常会针对原告诉讼请求提出侵权行为不成立、不承担民事责任或者减轻民事责任等抗辩。《商标法》第五十九条规定了正当使用抗辩和在先使用抗辩，第六十四条规定了连续三年不使用抗辩和合法来源抗辩。《审理指南》不仅对这几种抗辩进行了细化和引申，同时《审理指南》还提出了案件中常见的其他几种抗辩事由，为法官识别和判断提供指引。然而具体案件千差万别，情况各异，《审理指南》并不能对所有情况予以穷尽，因此《审理指南》8.1条规定了兜底条款，可以为具体个案的具体判断提供空间。

非商标性使用抗辩。商标权是通过注册或者使用获得的一种垄断权，这种垄断是对凝结在商标之上的商誉的垄断，不是对商标图形、文字本身的垄断。商标发挥的是指示商品或服务来源的功能，《商标法》第四十八条规定，商标的使用，是在商业活动中，将商标标识用于标明商品来源，使得相关公众能够识别商品来源。第三人之所以不能擅自使用他人商标，原因就在于该行为可能给消费者传达错误信息并引起错误的购买决策。而被告非商标性使用抗辩的基础也在于此，即如果被告使用原告商标，不是用于标明商品来源，没有传达错误信息，传达的是真实信息，这种行为还能被认定为是侵害商标权的行为吗？《审理指南》8.2至8.5条分别从正反两方面规定了什么是商标的使用，什么是第三人正当使用商标。需要指出的是，8.5条正当使用商标的范畴并不仅限于《商标法》第五十九条第一款、第二款所列举的他人正当使用商标中含有的本商品通用名称、图形、型号等对商标的描述性使用情况，同时也包括善意使用他人商标，以客观说明自己商品用途、服务范围以及其他特性的商标指示性使用方式。

在先使用抗辩。综合商标法相关规定的总体精神，《审理指南》第8.6条将在先使用的构成要件归纳为三个方面，与《商标法》五十九条第三款对在先使用的界定相比，《审理指南》增加了“被告使用行为不能违反法律有关商标使用禁止性规定”的条件，即被告违反法律禁止性规定的在先使用行为不能成立合法有效抗辩。举例说明如下，《商标法》第六条规定“法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场上销售。”也就是说，对于必须申请商标注册才能在市场上销售的商品经营者来说，未经商标注册即从事市场销售系违法行为，这种情况下，被告援引在先使用抗辩即不能成立。

其他权利抗辩。实践中，被告通常也会提出其对使用的标识享有商标权、企业名称权、外观设计专利权等其他权利的抗辩，《审理指南》第8.7条至8.12条对常见的几种其他权利抗辩进行了归纳。法官在审查此类抗辩时，应注意商标权人和其他权利主体以及消费者之间的利益平衡，努力探求被告实际上是在行使自己享有的其他权利，还是以行使自己享有的权利为掩护，行盗用他人商标之实。客观上可以通过《审理指南》提出的其他权利获得时间，被告使用方式是否规范，被告使用是否导致市场混淆等因素予以判断。

未实际使用抗辩。我国商标法虽然遵循商标权注册取得的原则，但是商标的实际价值只有在使用中才能产生和体现。因此，《商标法》第六十四条第一款规定了商标权人在诉前三年内实际没有使用商标，被告可以不承担赔偿责任的免责抗辩条款。我们发现，在原告实际使用注册商标的认定上，全省法院在认识上并不统一。突出体现在原告仅仅举示一些书面商标转让合同或者商标许可使用合同，能否认定原告实际使用了商标，各中院的结论不甚一致。我们认为，《商标法》规定，商标的使用是指在商业活动中，将商标标识用于标明商品来源，使公众能够识别商品来源的行为。如果仅仅从事了注册商标的转让或许可行为，没有实际发挥商标指示商品或服务来源功能的作用，不属于商标使用行为。《审理指南》第8.13条对此进行了明确，同时也能实现避免商标闲置和社会资源浪费的目的。需要指出的是，此处实际使用注册商标的主体并不仅限于原告，也包括商标许可人、商标被许可人、商标转让人等相关利害关系人。

非假冒商品抗辩。非假冒商品抗辩实质上是对假冒商品的辨析，是对被告所销售的产品是否为“正品”的事实认定问题，实践中存在各地法院对该事实认定的举证责任分配不一致的问题，《审理指南》对此作了明确，有助于全省法院在该问题上裁判尺度的统一。

（八）关于民事责任的认定

《审理指南》民事责任认定部分主要涉及停止侵害、赔偿损失、消除影响等几种侵害商标权案件中较为常见的几种责任形式的适用问题。

停止侵害。知识产权是一种无形财产权，它通常需要附着在一些有形物上予以体现。比如商标，即通过所附着商标的商品来体现其价值。因此，可能存在商标权等知识产权与物权等其他财产权利发生冲突的情况。最高人民法院认为，应该根据民法善意保护的原则，以其他财产权是否善意作为权利界限和知识产权人是否容忍的标准，同时，应该兼顾保护公共利益。故而，《审理指南》第9.2条对不判令停止侵害的这一特殊情况做了规定，该规定也符合“比例协调”的知识产权司法保护原则。

损害赔偿。任何权利的确切价值都必须按照“实现该权利后可获得的救济”进行度量。应对知识产权侵害，除停止侵害外，权利人最重要的救济手段就是损害赔偿。由于知识产权无形性的特点，导致知识产权价值难以判断，损害赔偿计算比较困难，各知识产权专门法都分别对知识产权受侵害时的损害赔偿做了特殊规定。具体在商标法领域，《商标法》第六十三条第一款规定了三种计算方法，即商标权人实际损失、侵权人获利、合理的许可费。同时，《商标法》第六十三条第三款为权利人提供了“法定赔偿”救济制度。除前述几种赔偿计算方式外，还在实践中形成了酌定赔偿计算方法，即在计算赔偿所需的部分数据确有证据支持的前提下，法院根据案情运用裁量权，确定计算赔偿所需要的其他数据，从而确定公平合理的赔偿数额。酌定赔偿额不受法定赔偿最高限额的限制。但无论是法定赔偿还是酌定赔偿，都与传统侵权法损害赔偿的计算方式有很大不同，造成侵权人对最终损害赔偿数额的合理性产生怀疑。《审理指南》对适用前述两种方式计算赔偿时可以参考的一些因素进行了罗列，为法官裁量赔偿数额提供参考，同时实现提高判决的科学性和说理性的目的。