普天之下莫非标识、率土之名莫非商标？
作者 | 孙远钊 美国亚太法学研究院执行长
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（本文6124字，阅读约需12分钟）
一、两则故事
为了响应在美国内华达州的沙漠所临时组成的一个“火人祭”（Burning Man Festival，亦可译为“烧人节庆典”）活动，谷歌公司（Google）在1998年8月30日首次在它们的网站首页推出了一个谷歌商标的变体（见上图）。[1]两年后谷歌又推出了一个纪念法国大革命的变体版本。没有想到此举引发了网民们很大的回响，也导致谷歌从此“一发不可收拾”，最终成为每天都在自家的商标图示上头“做文章”，对于各地各式的假日、节庆、人物、事件、成就等等予以表彰。由此也形成了所谓的“谷歌涂鸦”（Google Doodle）。像这种对于本身既有商标所从事的暂时性改造或变异是否依然可以获得商标权的保护呢？这类创作具有独创性的部分如果能够独立出来，自然也可受到著作权的保护，那么如果与商标产称竞合时又应如何处理呢？
在1994年2月1日，哈雷—戴维森（Harley-Davidson）公司向美国专利商标局提出了一项申请，试图以其知名重型摩托车的独特排气声响来注册为商标（见上图）。这可能是截至当时为止历来最不寻常也很可能是对于整个商标体系最具“挑衅色彩”的申请案。申请人主张，它们的摩托车在启动后放在空档时，其引擎和排气管会发出一种让人一听就知道是“哈雷”的独特声响（尤其是对于该品牌的爱好者而言），因此具有“显著性”。然而问题是，哈雷是使用一种称为“双子V型”（V-Twin）的双汽缸摩托车引擎，并搭配常用的曲柄销（crankpin）以45度角连结起来。由于这样的引擎并不是专为哈雷而设，是不是任何其他的摩托车使用同款的引擎也都成为了“哈雷”？反过来说，固然一般的哈雷摩托车的确都会有著相当近似的“噪音”，如果有任何的车主（所有人）对其摩托车从事了一些改造，诸如更换引擎或是调整了声率，那么该摩托车是否就不再是“哈雷”了？在经过一番争议与扰攘后，哈雷—戴维森公司最终在2000年主动撤销了这项商标注册申请案，所以我们无缘得知如果本案继续下去将会得到如何的结果。但是由此产生的问题，却值得继续品鉴研究。
二、国际公约对“非传统”商标的定义与规制
所谓的“传统”商标并没有明确的定义，一般就是指最为常见的商标类型，包括文字、图形、标志、字母、数字、图像设计或是以上各种类型的组合等。随著市场竞争的压力与需求，已有愈来愈多的厂家尝试以“非传统”性的标志、标记或特征来表彰其商品或服务，例如，气味（例如香水）、颜色、声音（例如上述的哈雷—戴维森公司）或是流动性的标志（例如上述的谷歌变体或动作）等等。这些“非传统性”的标志基本上依然是对人类五官不同的感知（味觉、嗅觉、视觉、听觉、与触觉）进行诉求，但在实际的应用上却是非常的广泛，甚至无远弗届。因此在使用到此一称法时，实际上其背后的具体含意却仍然相当地模糊。
在国际的层面，世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）辖下的商标、工业设计暨地理标志法常设委员会（Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographic Indications，简称SCT）在经过分析论证后，将“非传统”商标区分为“可视性”（visual）与“非可视性”（non-visual）两类来分别处理。前者如三维（立体）图像、颜色、全息图（holograms）、标语口号、影片或书籍的标题、动作或多媒体标志、位置、与表情手（姿）势标志等等。后者则如声音、嗅觉、味觉（口味）、以及质地（触感）标志等等。[2]
国际间对于若干“非传统”的标志是否应该给予商标保护以及如果赋予权利，其范围应当如何等的相关讨论早在十九世纪便已开始，当时主要的讨论是聚焦在三维（立体）的形状与单一颜色。[3]法国的法院在同个时期也对于诸如以蓝色信封或立体形状是否可以做为商标出台了对申请人有利的判决。[4]时至今日，世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》第十六条第一款规定：“任何标记或标记的组合，只要能够将一企业的商品和服务区别于其他企业的商品或服务，即能够构成商标。此类标记，特别是单词，包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合，均应符合注册为商标的条件。如标记无固有的区别有关商品或服务的特征，则各成员可以由通过使用而获得的显著性作为注册的条件。各成员可要求，作为注册的条件，这些标记应为视觉上可感知的。”由此可见，在该协定制订的期间已经将颜色的组合等纳入成为可受商标权保护的客体之一，而且这条规定显然不是穷竭式的列举。[5]而例外是世贸组织的个别成员可以把受商标权保护的客体限于在视觉上可以感知（可视性）的标志。
真正明文确认各种“非传统商标”的国际公约是2011年11月1日正式生效的《商标法新加坡条约实施细则》（Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks）。[6]细则三（第三条）明确了标准字符、指定颜色、颜色本身、立体图形、全息图、动作、位置声音、除声音外其他的“非可视性”标志、商标的音译（transliteration）、以及意译（translation）等都可以成为受保护的客体。不过与世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Protection，简称TRIPs协定）不同，这并不是强制性的规定，各成员国没有义务必须接受这些“非传统”的标志做为商标。
除了国际公约，近四分之一个世纪以来导致“非传统商标”日益被各国在规制上承认的另一个因素是无数双边或多边自由贸易协定的签订。例如，凡是与美国缔结自由贸易协定的国家，其协定的内容就必然会加入对于如声音、颜色等等“非传统商标”的保护条款。于是这就意味著这些国家必须修改其国内法，以符合协定的要求。于是几乎在不经意之间所谓的“非传统商标”也逐渐被“传统化”了。[7]
三、美国的相关法制发展
在美国，早期的司法判例是否定诸如颜色等可以成为商标注册的客体。[8]随著1946年《联邦商标法》（Trademark Act of 1946，通称《兰能法》Lanham Act）[9]的通过，也标志著申请“非传统”商标的门户已然开放。[10]代表性的案例是美国专利商标局在1950年授权国家广播公司（National Broadcasting Company, NBC）的三响钟声（见上图），也成为以声音（或“非传统”标志）作为服务商标的联邦第一案。[11]不过由于美国的商标制度是联邦规制（成文立法）与各州的规制（普通法或判立法）双轨并行，而且以对商标的使用为要件，因此在更早期就已经有了声音和其他“非传统”商标的出现，例如米高梅影艺公司在其电影一开始的狮吼和李维斯（Levis Strauss）公司牛仔裤的弓形缝线等。而当前最具影响力的发展，则无疑是联邦最高法院在1995年的Qualitex案判决。[12]
这个案子的商标申请人是生产烫衣垫的知名厂家。申请人试图把单一的颜色（金黄带绿）作为其商标（见下图）。在经过一番转折后，联邦最高法院判决，单一的颜色在取得了第二含意（secondary meaning）后可以受到商标的保护。依据《兰能法》第四十五条对于商标的定义，其客体包括了“任何文字、姓名、象征、或装置、或其任何的组合……”。条文中的“任何”就必须按照字面的意义来解释。因此，商标可以是“几乎只要能够寓含意义的任何事物”（almost anything at all that is capable of carrying meaning）。
虽然可受商标保护的客体范围极为广泛，但是如要获得商标权，则依然必须回归适用既有的法则。联邦最高法院在本案提供了一个三步骤的分析框架：（1）首先，申请人所使用的标章或标志等是否构成《兰能法》意义上的“象征”（symbol）或“装置”（device）？（2）如果答案为肯定，继而必须检测申请人透过对该标章或标志的使用已在市场上开发出第二含意？（3）一旦成为商标，其中有无使用的元素同时兼具其他的功能，从而赋予其商标权将导致扰乱竞争（subversion of competition），让权利持有者得以（或商品制造人）得以藉由商标权而实际控制了对于产品的实用特征或功能？
一般而言，要通过第一道门槛并不十分困难。联邦最高法院的史提芬‧布莱耶尔大法官（Justice Stephen Breyer）便在判决书中表示：“由于人类可能会使用几乎任何的事物来作为具有某种意义的‘象征’（symbol）或‘装置’（device），所以这个文句从文义上而言，并非限制性的。”[13]虽然如此，做为商标的客体，其标章或标志必须具有恒常性与固定性，也就是不能经常发生显著的变化。这对于颜色而言固然不成问题，但对于诸如气味、声音等等而言便可能会具有相当大的挑战性。在本文开始所提及的摩托车排气声响，其中的一道难题正是在于其声响往往并不一致，甚至可以随著使用者个人的喜好随时调整，从而产生相当大的差异。
在第二含意的要求方面，也就是要检测原本只是属于描述性的事物在经过申请人的使用、促销之后是否已经转化为能识别其商品或服务并与其他的商品或服务产生区别，从而对其来源有明确的指向？因此，对于想以诸如声音或气味等做为商标的申请人而言，显然不能仅仅主张“一听一闻就知道是我”，而必须提出更多量化的证据。这意味著往往需要给予相当大的投入从事规模性的市场调研。而这类调研的对象、使用的方法与测试模块（包括问卷的问题取向、母体（matrix）范围）等等都将受到一定的监管。而这类调研证据还需要面对的一项挑战是交叉比对（cross checking）。这是指，纵使消费者在听到了某个声音或闻到了某种气味便认为一定是某个特定的厂家所制造，并不当然等于已经建立了声音或气味与产品之间的指向性。这只是证明了该品牌在同类市场中或已达到了绝对优势的地位，还要进一步检测并排除其中的错误辨识程度。
在排除保护功能性的要求方面，既然商标制度的基本宗旨就是希望透过对于特定产品或服务名称、标志的保护来促进市场竞争，自然不能因为刚好某个（“非传统性”的）商标同时兼具该产品的某项功能从而形成让商标所有人得以变相控制该功能、扰乱市场竞争的局面。法院也特别指出，对于功能的保护是属于专利权的范畴。也正是基于此一政策性的考量，联邦第九巡回上诉法院于1968年在一宗涉及“香奈儿”第五号香水（Chanel No. 5）的案件便已明确表示，“如果一个产品的本身就是‘气味’，那么该气味对其产品而言就只是描述性的。”[14]换句话说，一瓶香水无法也成为那瓶香水的商标。
后来的司法案例也一再显示，想以“非传统性”的标志获得商标保护仍然有相当大的难度。例如，在一宗涉及著名歌曲《伊帕内玛姑娘》（英语：The Girl from Ipanema，葡萄牙语：Garota de Ipanema）可否成为商标的案件，这首歌曲的主唱人（原告）试图以其获得1965年格莱美奖（Grammy Award）最佳乐曲奖的经典歌曲主张同时享有商标权，以阻止被告在其烤薯片的广告中使用，因为这已经成为几乎家喻户晓的名曲，也成为了原告的“招牌”或“烙记”。被告已经从唱片公司等获得了该首歌曲的著作权使用许可，但从未与原告接触过，所以原告试图从商标权切入，另辟蹊径来主张权利。[15]联邦第二巡回上诉法院一方面表示音乐作曲除了著作权以外并不排除同时可以获得商标权的保护（两者可以同时相容），但原告在本案未能举证显示该首歌曲所对应或指向的产品或服务来源为何；一首歌曲无法就作为该首歌曲本身的商标。
值得注意的是，美国专利商标局辖下的商标复审委员会（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）在2009年一个涉及声音的商标申请案订出了一项新的要求，迄今依然适用，没有被法院否定：凡是申请声音做为商标的，必须举证显示其声音是在商品的正常操作当中所产生并取得显著性。[16]
在是否为功能性的取向方面，联邦关税暨专利上诉法院（U.S. Court of Customs and Patent Appeals，简称为CCPA，是联邦巡回上诉法院联邦院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）的前身）曾在1982年的一个判决中订出了作为测试的四项因素，迄今依然被广泛适用：
1.是否存在发明专利；
2.其宣传是否以其实用利益作为诉求；
3.是否有其他的等同选择；以及
4.是否有证据显示具备制造优势。[17]
在一个涉及药物口味的案件，申请人试图注册某种橘子的口味作为其医疗产品的商标，结果最终还是遭到了商标复审委员会的批驳。[18]申请人在此难以克服的障碍就是功能性取向。复审委除了适用上述的四项因素作为测试的依据，另外并特别强调“竞争需求”（competitive need）是该种口味（或特殊的调味）究竟是否构成功能取向的关键考量因素。虽然这个案子是关系的以味觉作为诉求的商标申请，实际上对于其他类型的“非传统”商标是一体适用的。
总而言之，“非传统”商标是否能够成立，一切还是回到商标法的基本原则（基本面），与“传统”商标并无二致。归根结底还是必须建立特定象征或标志的显著性与指向性。此外，对于经常显现变化或流动性的商标变体使用（如谷歌涂鸦），如果要把每天一变的各种形体都拿来申请商标注册，不但缓不济急，而且显然会造成极大的成本负担。另外的隐忧就是如果连续三年未曾使用，也可能会被视为放弃（等同于国内的所谓“撤三”）。[19]因此，可能就仅以著作权来保护反而是较佳的选择，尤其是对小、微企业而言。
四、结论
实证显示，虽然美国在立法上已经大幅开放了可申请注册为商标的客体，但是在实际的审批过程上，一切还是依据和回归到传统的法则来处理，尤其是在显著性与功能性的考量上。必须具备显著性（或是第二含意）而且不构成对于产品或功能从事功能性的操作才有可能获准。基于举证难度、成本效益（取得第二函含意往往需要大量的行销投入）和其他因素（如企业的整体政策、诉讼的需求与否等）的考量，在海量的商标授权之中，迄今只有极少数是属于这一类的商标。因此，任何厂家在从事其知识产权的管理政策与资源部署时，如果要到美国拓展市场，并考虑以比较“标新立异”的方式来行销，就必须把这些因素与相应的风险先行评估妥当为妥。
（本文文责概由作者自负，不代表作者服务单位与点评者的立场。）
【注释】
[1] 这是谷歌公司（现以更名为字母公司Alphabet）的两位共同创始人Larry Page和Sergey Brin所设计。当时该公司还未正式注册成立，规也还模很小。他们的原意是一方面响应此一活动，另一方面也是表示万一服务器刚好出了什么毛病（“宕机”），两位都参加那个活动去了，不在公司。关于谷歌涂鸦的发展介绍，参见https://www.google.com/doodles/about。
[2] WIPO SCT, Representation and Description of Non-Traditional Marks Possible Areas of Convergence, SCT/19/2, April 28, 2008, at http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=100912.
[3] 例如，Louis van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le Marche commun (Centre Interuniversitaire de Droit Compare, 1967), at 48; Eugène Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence deloyalé (Marchal-Billard, 1877), at 28。
[4] Tribunal Civil de la Seine (7 août 1908). See also Roberto Carapeto, A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks, 34 Waseda Bulletin of Comparative Law 25 (2016).
[5] 虽然欧盟、日本和美国参与乌拉圭多边贸易协商（Uruguay Round multilateral trade negotiations）的代表曾在1990年TRIPs协定的协商中提案，建议应明确列举可构成商标的客体为“文字、姓名、标示、图形或其任何的组合”（words, names, signs, figures or any combination thereof），但并未获得足够的支持，因此最终是改以目前所见的妥协版本通过。参见Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (Sweet & Maxwell: 2003), at 167。
[6] 规则的全文参见http://www.wipo.int/wipolex/zh/treaties/text.jsp?file_id=291574#r3。
[7] 例如，《美国—大韩民国自由贸易协定》第十八条第二款、《美国—新加坡自由贸易协定》第十六条第二款、《美国—澳大利亚自由贸易协定》第十七条第二款等等。
[8] Leshen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 U.S. 166 (1906).
[9] Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427 (1946), codified as 15 U.S.C. § 1051 et seq.。这个法的通称是纪念其原始提案人，来自德克萨斯州的民主党籍众议员斐德烈克‧兰能（Frederick Garland “Fritz” Lanham, 1880 – 1965）而命名。Lanham的“h”不发音，因此过去惯常使用的音译《兰哈姆法》其实是不正确的，因涉及到尊重当事人的姓氏，建议今后应予以变更。
[10] 15 U.S.C. § 1127 (2014, Supp. I).
[11] 该商标的注册号是：0523616，序列号是：71541873，于1950年4月4日正式获得授权，至今仍为该公司持续使用当中。坊间一个普遍的传言是这三个音符：G3-E4-C4是代表了该公司的母公司通用电力公司（General Electric Company）的三个字首，但实际上并非如此。通用电力公司要到1986年才购入了国家广播公司。关于此一声音商标的由来，详细的说明与介绍参见https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/NBC_chimes.html。
[12] Qualitex Co. v. Jacobson Products Company, Inc., 514 U.S. 159 (1995).
[13] 同上注，第169页。
[14] Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968).
[15] Oliveira v. Frito-Lay, Inc., 251 F.3d 56 (2d Cir 2001).
[16] In re Vertex, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (TTAB 2009)(A showing of acquired distinctiveness when the goods “make the sound in their normal course of operation”).
[17] In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 866 (CCPA 1982).
[18] In re NV Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (TTAB 2006).
[19] 《兰能法》第四十五条。
