论马库什权利要求在专利无效程序中的修改

作者 | 林柏楠  张雪珍  北京市中咨律师事务所

马库什权利要求在专利无效程序中能做怎样的修改是一个争议非常大的议题。在近二十年的时间里，国家知识产权局对该议题的认识和政策发生了变化，从对马库什权利要求的修改无特别限制到实际上不允许对马库什权利要求进行删除式修改，即不允许删除马库什要素（有个别例外）。然而，围绕该议题的理论和实践问题并未得到合理的解决，争取合理政策的思考和实践并未结束。

一

背景信息

1-1、马库什权利要求

马库什权利要求是上世纪八十年代初我国设立专利制度的时候从美国的专利制度中借鉴来的。

马库什权利要求的核心特征是“马库什组”（英文为“Markush group”）。马库什组的经典表达方式是：权利要求的某特征X“选自由X1、X2、X3 … 和Xn组成的组中的一个”（英文为“feature X is one member selected from the group consisting of X1, X2, X3, …and Xn”）。《专利审查指南》第二部分第十章第8.1.1节将其定义为“限定多个并列可选择要素”的表达方式。

采用马库什权利要求的专利通常也在说明书中采用马库什组定义发明，并围绕马库什组展开对发明的描述。

马库什权利要求的产生和应用主要解决了对一些发明的并列要素难于用文字进行归纳和表达的困难。

1-2、专利无效程序中马库什权利要求曾经有过的“待遇”

专利无效阶段对马库什权利要求的修改曾经是没有特别规定的，即允许专利权人删除马库什要素。

例如国家知识产权局专利复审委员会在其于2006年12月18日针对第90110125.7号专利做出的第9197号无效宣告审查决定中接受了由笔者代理的专利权人对权利要求1中多个马库什要素所作的删除式修改，以及对标点符号和明显错误的修改，见以下修改标记文本：

1. 一种制备以下式表示的谷氨酸衍生物或它的可作药用的盐的方法

式中：

R3是噻吩二基、呋喃二基、低级链烷二基或未被取代的或被卤素取代的1,4-亚苯基；

R4是氢；

R5是氢、具有1至6个碳原子的烷基、或氨基；

标有*的碳原子的构型是S型，

该方法包括使下式的化合物

式中：

R2’是氢或羧基保护基；

R3的定义如上所述；

R4’是氢；

R5’是氢、具有1至6个碳原子的烷基、或氨基或烷酰基氨基；

以及

R6是氢或具有1至6个碳原子的烷酰基氧基；

其中至少一个R2’是羧基保护基或R5’是烷酰基氨基或R6是烷酰基氧基，

经过酸催化或碱催化或者经过酸催化和碱催化以进行水解，当R2’是羧基保护基时，将R2’转化为氢或医药上可接受的阳离子羧酸盐，当R5’是烷酰基氨基时将R5’转化成氨基，以及当R6是烷酰基氧基时将R6转化为氢。

1-3、国家知识产权局相关理论和政策的演变

国家知识产权局自本世纪第二个十年起在对马库什权利要求的无效宣告请求的审查中出现两种不同的理论认识，一种被称为“集合论”，另一种被称为“整体论”[1]。

集合论认为马库什权利要求覆盖了由不同变量组合得到的所有并列的具体技术方案（例如通式覆盖的所有具体化合物）。这个理论把马库什权利要求覆盖的具体技术方案（例如化合物）比喻为一个个乒乓球，而把马库什权利要求比喻为装有乒乓球的篮子。

集合论被认为是允许专利权人在专利申请的实质审查程序和专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的认识基础。

整体论认为马库什权利要求所限定的是一个整体的技术方案。这个理论把马库什权利要求所定义的发明视为一个由若干根线编织而成的立体网。以通式化合物为例，这个立体网既覆盖了专利说明书公开的具体化合物，也就是所谓的“实点”，也覆盖了符合通式定义但说明书中未具体公开的化合物，也就是“虚点”。

整体论认为，在专利无效程序中由专利权人选择性地从马库什权利要求中删除某变量的某个选择项相当于剪断立体网的部分线节，破坏了马库什权利要求的整体性。因此，整体论是不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的理论基础。

支持整体论的文章[1][2]都以对专利申请的审查标准和实践作为绝对真理来考察集合论，并以集合论与专利申请的审查标准和实践存在矛盾为由否定了集合论的合理性，并因此认为集合论不能成立、整体论成立。

整体论对集合论的剖析否定例如包括如下几个要点：

专利申请的审查理论和实践之一：选择发明

专利申请人可以在采用马库什表述公开的专利申请的基础之上做出选择发明，并提出专利申请。这意味着采用马库什表述对发明的公开不属于对其所覆盖的所有具体方案（具体化合物）的公开。这一实践与集合论不相符合。

专利申请的审查理论和实践之二：新颖性的审查

采用马库什表述公开的内容（例如化学通式）在被用作现有技术审查其他发明的新颖性时通常被视为上位公开，而不是对例如化学通式所覆盖的所有具体化合物的公开。就是说，马库什表述本身通常不能破坏其覆盖的下位技术方案/具体化合物的新颖性。这一实践也与集合论不相符合。

专利申请的审查理论和实践之三：根据专利法第26条第4款的审查

覆盖上位技术方案的马库什独立权利要求被认定得到说明书支持不必然意味着覆盖下位技术方案的从属权利要求也得到支持。这一实践也与集合论不相容。

1-4、最高人民法院标志性判例

（2016）最高法行再41号行政判决书设定的原则

最高人民法院于2017年12月20日针对第97126347.7号专利的无效宣告再审案做出了（2016）最高法行再41号再审行政判决（下称“最高法第41号再审判决”）。最高法第41号再审判决涉及的专利的权利要求1定义了一种制备药物组合物的方法。该组合物含有一种用通式表达的化合物。该通式有多个可变基团。专利复审委员会没有接受专利权人在专利无效程序中提出的对两个可变基团所做的删除式修改。二审法院（北京高院）撤销了专利复审委员会的决定。最高人民法院撤销了二审法院的判决。

最高法第41号再审判决对专利确权案件中马库什权利要求的修改设定了一个原则，即：“允许马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素”。 就是说，最高人民法院第41号再审判决事实上确认了马库什权利要求可以修改，但必须遵循上述原则。

国家知识产权局的实际执行情况：马库什权利要求在专利无效程序中的现行待遇

国家知识产权局把最高法第41号再审判决认定成对整体论的全面肯定，并在随后的专利无效案件中基本上是把最高法第41号再审判决解读为不允许删除马库什要素（唯一的例外是只有一个变量，且该变量只有有限个选择项的情况）。

为节约篇幅，下文将国家知识产权局对专利无效程序中马库什权利要求修改的政策简称为“不允许删除式修改”。

二

已有学术理论的局限和困境

2-1、逻辑问题：对集合论的否定不等于对整体论的肯定

支持整体论的文章对集合论进行了批判，证明了集合论与专利申请的审查标准和实践不相符合，并试图据此确立整体论的正确性。然而，证明集合论不成立不必然证明整体论成立，这是一个简单的逻辑判断。

支持整体论的文章没有证明整体论和集合论是理论解释的全集，并且两者中必然有一个是正确的解释。推导逻辑的缺陷决定了推导结论不能成立。

2-2、逻辑问题：整体论也与专利申请的审查标准和实践不相符合

根据同样的道理，整体论也必须用专利申请的审查标准和实践作为绝对真理来考察。如果整体论与专利申请的审查标准和实践存在矛盾，则必须同样否定整体论的合理性。

专利申请的审查理论和实践之四：单一性审查

在专利申请的审查程序中需要对马库什权利要求进行单一性审查。就是说，马库什权利要求可能会被认为覆盖了不属于一个总的发明构思的两个或两个以上发明。专利申请人可以把马库什权利要求拆分成两个或者多个部分，其中一部分保留在专利申请中，而就其他部分提出分案申请。即使将两组化合物写成一个通式，权利要求的马库什表达仍然会被识别出来覆盖了两个系列的化合物。

这里的审查理论和实践无法用整体论解释。

专利申请的审查理论和实践之五：创造性的审查

在专利申请的实质审查阶段和授权专利的无效程序中，审查员、无效宣告请求人、合议组都可能采用集合论的方式解读作为现有技术的专利说明书，把其中的由马库什表述定义的技术方案视为一筐乒乓球；也可能会直接选取马库什表述中对某一变量的定义作为推导创造性的基础。

例如，国家知识产权局在2012年12月24日针对第02821537.0号专利做出的第20147号无效宣告审查决定中就曾经从证据1中的有两个变量（分别有14个选择和17个选择）的一个马库什类型技术方案（第1043号实施例）所覆盖的可以用变量组合出来的14×17=238个未直接公开的并列的化合物（全部是整体论所说的“虚点”）中直接取一个组合出来的化合物作为最接近的现有技术来评述被审查的权利要求的创造性。这就是典型的集合论思维方式。

不仅如此，在该案中，国家知识产权局还抛开现有技术文件中的通式中对各个变量的“网络式”限定，直接孤立出来与区别特征相对应的变量，再从变量的五个选择中直接选取区别特征对应的选项来推导创造性。这还是典型的集合论思维，而且明显地不符合整体论思维。

这样的实践也与整体论不相符合。

显然，整体论与专利申请的审查标准和实践也存在矛盾。因此，也必须否定整体论的合理性。

2-3、逻辑问题：整体论已有的推导均不能成立

整体论的推导过程是：第一步，以专利申请的审查标准和实践作为绝对真理证明集合论不成立，并直接认定整体论正确；第二步，以整体论为真理，论证在专利无效阶段对马库什权利要求的删除式修改与整体论相矛盾，得出不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的结论。

然而，一个不争的事实是，在专利申请的实质审查阶段，专利申请人对马库什权利要求进行修改没有任何障碍，包括删除马库什组中的并列选择要素。换一句话说，在专利申请的实质审查过程中，不存在专门定制的马库什权利要求不可做删除式修改的任何理论和实践。

既然以专利申请的审查标准和实践作为绝对真理，而且已知在专利申请的实质审查阶段可以对马库什权利要求进行删除式修改，就应该直接认定在专利无效程序中也应该允许对马库什权利要求进行删除式修改。整体论所采用的两步推导是舍近求远，不能成立。

此外，整体论未能对专利实质审查阶段对马库什权利要求的删除式修改无特别限制这一做法给出任何理论解释，而仅仅将其解释为一种策略，是为了便于审查员与申请人互动、减轻申请人撰写专利申请的负担等。显然，这样的解释使得整体论从整体上失去了理论意义和说服力。

2-4、认识问题：马库什权利要求应该用怎样的理论进行解释

由于集合论和整体论都与专利申请的审查标准和实践存在矛盾，只能认定集合论和整体论都不是马库什权利要求的正确解释。

从1985年4月1日专利法正式实施算起，马库什权利要求的实质审查已经良好进行了四十年，没有任何困难和障碍。这说明专利申请的实质审查标准是建立在正确的认识的基础之上的，无论这种认识是否已经被上升为一个完整的理论。如果一定要为已有的实质审查标准和实践找到一个理论解释，也许需要认定马库什权利要求具有集合和整体双重性质。

马库什权利要求的无效宣告请求的审查也进行了四十年，但由于整体论的提出和实施而出现了将近十年的波折和困惑。如上文所述，整体论无法合理解释专利申请的审查标准和实践，因此不能作为解释马库什权利要求的理论基础。这近十年的困惑和波折本来就不应该发生。

三

公共政策考量的局限和困境

不允许在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的政策无法用整体论进行合理解释。剩下的唯一选择是证明该项做法是建立在经充分论证的公共政策的基础之上的。这需要讨论和确定整体论所提出的公共政策辩解是否有依据、是否有说服力。

3-1、已经提出的公共政策考量

支持整体论的文章所提出的“公共政策”考量有以下几点：

第一点，允许在专利无效程序中对马库什权利要求进行修改将对专利保护范围的可预期性造成不利影响。具体的观点是：任一变量的任一可选项删除后的权利要求必然形成崭新的中间范围。一旦允许对任一选择项的删除，则为克服同一缺陷而删除选择项的方式可以各种各样不可预计，导致修改后可能出现的保护范围的不确定，影响社会公众对马库什权利要求的预期。

第二点，允许在专利无效程序中对马库什权利要求进行修改可能会发生修改后的权利要求不符合专利法和实施细则的相关规定的情形。例如，删除可选项后剩下的小范围通式化合物或者具体化合物可能得不到说明书支持。就是说，如果允许在无效程序中对马库什权利要求进行修改，修改后的权利要求可能会因为例如不符合专利法第26条第4款等规定而不可接受。

3-2、关于可预期性的顾虑

公众对授权专利的马库什权利要求有怎样的预期，以及对马库什权利要求的修改有怎样的预期这一问题需要从专利侵权诉讼的角度研究和回答。

基本判断之一：对马库什权利要求的解读

在专利侵权诉讼程序中，马库什权利要求应该被解读为覆盖了所有的马库什要素组合出来的所有的技术方案。就是说，从侵权诉讼角度看，马库什权利要求覆盖了这个筐中的每一个乒乓球。任何未经许可实施落入该马库什权利要求范围的技术方案的行为属于专利侵权行为。这是社会公众对授权专利中的马库什权利要求的正常预期。

基本判断之二：对马库什权利要求修改后的范围的预期

如果允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求中的马库什要素进行删除式修改，不管删除了多少个马库什组中的多少个要素，肯定意味着权利要求范围的限缩，也就是筐中乒乓球的减少。公众的预期是：（1）被限缩之后的权利要求范围内的乒乓球都是限缩前的筐里装着的乒乓球，限缩前和限缩后他人都不得实施；和（2）限缩之后得到的权利要求里没有任何一个乒乓球是限缩前的筐里所没有的。

结论之一：允许专利权人在专利无效程序中对马库什要素做删除式修改不会损伤社会公众利益，不会超出社会公众对权利要求的预期。

基本判断之三：对马库什权利要求修改方向的预期

马库什权利要求常见于化学领域的专利，尤其是药物和农药领域的专利。以药物发明专利为例，挑战专利有效性的企业通常在马库什权利要求所覆盖的众多化合物中的某一具体化合物被确认具有商业价值（例如取得上市许可）后挑起专利有效性争端。换一句话说，一项马库什权利要求被挑起有效性争端的时候，无效宣告请求人的目标通常已经确定，就是剥夺对那个有商业价值的技术方案的专利保护。专利权人防守的方向同样已经确定，也是尽力维持对那个有商业价值的技术方案的专利保护。面对无效宣告请求，专利权人肯定向有利于维持对这个有商业价值的具体技术方案的保护的方向退守，修改方向因此也是完全可预期的。整体论所说的专利权人可以随意删除选择项，并且修改结果无法预期的说法完全是脱离实际的空想。

对权利要求的可预期性的顾虑毫无根据。

3-3、关于修改后的文本不符合相关法规规定的顾虑

基本判断之四：国家知识产权局不可能忽略依据专利法对权利要求修改的审查

国家知识产权局在专利无效程序中需要审查专利权人对权利要求的修改是否符合专利法的规定，包括专利法第33条的规定和专利法第26条第4款的规定。

专利权人不可以通过删除式修改把马库什权利要求限定到说明书从未记载的任何一个具体化合物，因为不符合专利法第33条的规定。专利权人也不可以通过删除式修改把马库什权利要求限定到说明书中有记载但没有技术效果数据的具体化合物，因为这样的权利要求可能被认定不符合专利法第26条第4款的规定。

因为有这些限制，专利权人对马库什权利要求的修改是向说明书中有记载的化合物、尤其是有数据支持的化合物的方向退守。

此外，无论一个马库什权利要求覆盖了多少化合物，比如百万级，乃至上亿级，实施例公开的具体化合物通常不会超过数百个。有实验数据的具体化合物会再少很多。这是专利权人制定权利要求修改方案时必须考虑的主要事实基础。社会公众对此也完全知晓。

这种在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改可能会导致修改后的权利要求不符合专利法和实施细则的相关规定的顾虑是建立在国家知识产权局可能会忽略其必须完成的审查工作的假定的基础上的。然而，国家的公共政策显然不可以以政府职能部门工作失职这样的假定作为设计基础。抛开具体实践抽象论顾虑根本没有任何意义。

结论之二：专利权人对马库什权利要求做随意删除式修改的可能性根本不存在。所谓允许马库什权利要求的删除式修改可能导致修改后的文本不符合法规相关规定的顾虑完全没有根据。

结论之三：支持整体论的文章所提出的公共政策顾虑并不存在，完全不能成立。

3-4、最高法第41号再审判决所设立的判断原则

最高法第41号再审判决所设立的“允许马库什权利要求进行修改的原则”，即“不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”，同样缺少坚实的基础。

如上文所述，最高法第41号再审判决没有意识到因删除式修改“产生新性能和作用的一类或单个化合物”并不是一个长期被忽略的、无相应法规规制的、需要特别注意并解决的问题。这样的修改本来就无法通过国家知识产权局根据专利法第33条和第26条第4款审查，不需要专门设立公共政策或判断原则进行规制。设定这个原则背后的顾虑根本没有基础。

从字面上看，最高法第41号再审判决相当于规定说在不违反专利法第33条和第26条第4款的规定的条件下，允许专利权人对马库什权利要求进行删除式修改。如果这就是本意，则不需要该判决上下文中的所有推导，直接确认（1）专利权人可以对马库什权利要求做删除式修改，和（2）国家知识产权局根据专利法第33条和第26条第4款的规定正常履行审查职责，即可。

如果以最高法第41号再审判决中设立的原则作为判断原则，国家知识产权局不可以直接拒绝接受专利权人对马库什权利要求的删除式修改，而是应该先对该修改是否产生“新性能和作用的一类或单个化合物”进行判断，也就是依据专利法第33条和第26条第4款对修改进行审查。如果专利权人对马库什权利要求的修改没有产生“新性能和作用的一类或单个化合物”，则国家知识产权局不可以拒绝接受专利权人提出的修改。

3-5、整体论对其关注的焦点领域的理解和解读

支持整体论的文章特别以药物领域的专利为例展开讨论，以证明其论点成立。

新药发明常见以覆盖众多化合物的马库什权利要求发端，以一个具体化合物获得上市许可进入市场作为实际成果（后续发明和专利申请暂且不论）。

支持整体论的文章认为，对于一项新药发明，药企只做了有限数量的实验，却用马库什权利要求跑马圈地覆盖了大量化合物，最后却只实施了一个具体方案，而这属于对社会有害的大面积垄断，因为这种靠跑马圈地造出来的马库什权利要求妨碍了其他竞争者对通式里的其他化合物进行研究，并因此阻碍了整个药物领域的技术发展。

然而，这种观点所暗含的药物发明领域“其他竞争者”有兴趣对专利权人未经临床试验验证但被马库什权利要求覆盖的其他化合物进行研究的说法没有坚实的事实依据。

新药发明领域的“其他竞争者”通常只对原研药企业经千辛万苦筛选试验后获得上市许可的那个具体的药物化合物感兴趣，也就是在具体药物化合物的使用价值和市场价值清晰后直取这颗王冠上的宝石。药物化合物马库什权利要求的专利无效争端所争夺的通常就是这颗宝石，而不是被马库什权利要求覆盖了的其他化合物。

换一句话说，药物化合物马库什权利要求的专利无效争端基本上与“大面积垄断”无关。具体个案的无效宣告请求可能以“不支持”为主要理由之一，但这往往只是表象。一个新药化合物马库什权利要求被宣告无效通常不会给“其他竞争者”送去研究这个马库什权利要求覆盖的其他化合物的动力。一个新药化合物马库什权利要求被宣告无效的净效果是原研药企业失去了对其千辛万苦研究出来的新药化合物的保护，“其他竞争者”得以不用经过专利权人许可就可以制造销售这个新药化合物。一项新药专利被宣告无效通常不会促使“其他竞争者”为被该专利中的马库什通式所覆盖的其他化合物的开发付出努力，更不会鼓励原研药企业为药物领域的技术发展付出努力。支持整体论的文章所说的社会效果在大多数情况下并不存在。

此外还有一点，这就是支持整体论的文章似乎认为原研药企业在提出专利申请的时候就知道将来能够通过临床试验并获得上市许可的具体化合物是哪一个。这是整体论认为跑马圈地和大面积垄断不合理的内心症结之一。

然而，这样的认识也与事实不符。

药企在新药研发的各个环节上都有可能因为各种原因淘汰被测试的化合物。不排除已经被批准上市的新药化合物在使用中发现罕见的药物副作用而不得不停止生产销售、再做筛选和实验。药企在新药的“发现”阶段所做的几百个具体化合物的合成和药效数据测试通常无法预测出来哪个具体化合物未来能获得上市许可。药企在这个阶段的研发方向以及在撰写专利说明书和马库什权利要求时的撰写侧重点甚至有可能与最终获得上市许可的化合物的方向不相符合。药物领域固有的规律决定了药企在新药“发现”阶段需要用马库什权利要求保护其发明。

与其他技术领域相比，新药领域的技术发展对专利制度的依赖程度最高，这是一个不争的事实。新药发明依靠马库什权利要求覆盖是这个领域固有的规律决定的。对药物领域撰写马库什权利要求的不良用心推定和相应的对删除式修改的限制在一定程度上是对药物领域发明和专利申请规律的误解造成的。

3-6、整体论的政策取向

支持整体论的文章认为马库什权利要求具有极强的概括能力。在概括的过程中，为了使权利最大化，权利要求中不免存在夸大其词、圈占地盘的成分。而专利权人享有的权利范围越大，社会公众所受的限制也就越多。

这种认为马库什权利要求本身带有“原罪”的歧视性认识没有道理。

首先，中国的专利制度允许马库什权利要求的存在。这意味着马库什权利要求的存在是符合专利法第一条规定的立法宗旨的。

其次，如果马库什权利要求本身不是原罪的根源，则“夸大其词”和“圈占地盘”的行径只可能是专利审查存在缺陷造成的。如果马库什权利要求授权范围过宽，明显挤占了公众应该享有的利益，则正确的出路是检讨在实质审查程序中对马库什权利要求审查标准和执行情况，而不是在专利授权后对专利权人做不良用心推定。在没有证据证明国家知识产权局的实质审查工作存在明显疏漏的情况下，必须认定马库什权利要求的宽范围与专利权人对社会的贡献相匹配，不构成对社会公众利益的妨碍和限制。

支持整体论的文章认为，面对请求人一次又一次的进攻，专利权人可以通过一次又一次的删除式修改化解，使马库什权利要求成为无法攻破的堡垒，而这是不合理的。

这样的观点所反映出来的立场和价值观是错误的。

国家知识产权局的使命是把专利法第一条规定的立法宗旨落到实处。从这一使命出发，国家知识产权局应该为被其审查授权的权利要求不被攻破而感到欣慰，而不是相反。这种认为马库什权利要求不应该无法攻破的态度所反映出来的是反对专利和压制专利权人的基本立场设定。而这样的立场设定显然与国家知识产权局的使命和责任相抵触，并因此是完全错误的。

不仅如此，没有人能提供充分的证据和理由证明一个请求人一次又一次挑战某项马库什权利要求的有效性是为了社会公众利益。这种对请求人一次又一次挑战失败的同情和对马库什权利要求无法被攻破的不满没有任何法律和道义上的根据。

显然，不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的政策的价值观取向是错误的，应该予以纠正。

3-7、国家知识产权局的政策引起的公共政策考量

不允许专利权人在专利无效程序中修改马库什权利要求的理论和实践使得专利权人在无效宣告请求面前无法采用删除马库什要素的方式克服权利要求所存在的缺陷，无法实现对发明创造的保护。

例如，国家知识产权局于2018年3月21日针对第98805666.6号专利做出的第35212号无效宣告审查决定拒绝接受由笔者代理的专利权人对权利要求1中的马库什要素所作的删除式修改。

该专利无效案件所涉及的专利的权利要求1对通式I.d的定义就是一个典型的“马库什组”。在该通式中，X、R和n为变量：

在该通式中，位于中间的五元环上的变量X有两个选择，可以为CH，也可以是N。就是说，这个通式I.d是由中间的五元环为吡唑和五元环为三唑两大系列化合物（也就是如下两个“小”通式）归纳得到的：

针对请求人提出的无效宣告请求，专利权人在口头审理过程中提出了删除变量X为N的技术方案，保留X为CH的技术方案（五元环为吡唑）的修改方案。如此修改的一个主要原因是说明书的实施例证实了五元环为吡唑的技术方案的技术效果。专利权人还提交了证据和说明，证明该专利在审查过程中国家知识产权局发过分案通知，认为X=CH和X=N的两组化合物与组分II形成的组合物属于专利法第31条所说的不属于一个总的发明构思的两项发明。而且，上述两类化合物分别记载在同一申请人在本专利优先权日之前提交的两个专利申请文件中。

然而，国家知识产权局还是以马库什权利要求为一个整体为由，拒绝接受专利权人提出的删除式修改。

国家知识产权局不允许专利权人退守有实施例证明技术效果的五元环为吡唑的技术方案，然后再以该权利要求覆盖的没有实施例显示效果的技术方案不能证明整个发明的技术效果为由做出了所有权利要求因不具有创造性而无效的决定。

由此可见，国家知识产权局的这项不成文的“制度”剥夺了专利法实施细则第73条（该案适用的2010年版为细则第69条）赋予专利权人的程序权利，并给专利权人保护发明创造的实体权利造成严重损害。

四

最高人民法院第870号判决设定的原则

最高人民法院于2024年12月25日针对第201180045589.1号专利的无效宣告案做出了（2022）最高法知行终870号二审判决。该判决对专利确权程序中权利要求删除式修改限制的制度设置给出了指导原则。

4-1、检验制度解读是否正确的首要考量

最高人民法院第870号判决用了一个小节的篇幅讨论了权利要求删除式修改限制的制度考量。该判决认为，专利确权程序中权利要求删除式修改限制的制度设置必须以专利法第一条设立的立法宗旨为基准。该判决指出：“保护专利权人合法权益既是专利法的直接目标和首要价值，也是实现鼓励发明创造、推动发明创造应用、提高创新能力等间接目标和深层价值，进而实现促进科学技术进步和经济社会发展这一最终目标和根本价值的基础。对于具体专利法律制度的解读，以及具体法律适用中对于各种利益的平衡，始终应当在上述立法目的语境下进行。是否真正有利于保护专利权人的合法权益是检验制度解读是否正确的首要考量，是否会不合理地损及专利权人的合法权益是个案利益平衡不可突破的基本要求，对于权利要求修改制度的理解亦不例外”。 

最高人民法院第870号判决还指出，“专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改。其通过允许修改，避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护，从而实现保护专利权人合法权益和实质激励创新的制度目标”。

如上文所述，国家知识产权局近年来实施的不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求做删除式修改的政策剥夺了专利权人的程序权利，明显“不合理地损及专利权人的合法权益”，并因此完全不符合专利法第1条设定的保护专利权人合法权益这个直接目标和首要价值，不符合促进科学技术进步和经济社会发展这一最终目标和根本价值，违背了专利法第1条设立的立法宗旨。

最高人民法院第870号判决还指出，“专利确权程序中的权利要求修改制度也应当包含对于修改方式、修改时机等的限制性要求，但对修改的限制并非权利要求修改制度的主要考量，而仅系在允许修改的基础上的利益平衡手段，限制的目的在于避免公众信赖利益的严重减损和行政审查效率的过度拖沓”。“在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，尤其是本不存在公众信赖利益或者行政审查效率减损之可能，亦即本就不存在需予平衡之利益得失时，则限制本身即非必要”。“对权利要求的修改限制亦须有限度，限制的幅度不应超越利益平衡的合理需要，专利权人因限制而遭受的利益减损与公众信赖利益、行政审查效率因限制而得到的提升不应不成比例，尤其是当限制使得专利权人实质上难以修改权利要求，而因限制带来的公众利益和行政效率提升又较为微茫，则限制可能超过了必要限度。无论是在缺乏必要性时对权利要求的修改予以限制，还是对权利要求的修改限制超过必要限度，都可能使作为利益平衡工具的限制突破前述不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求”。

如上文所述，专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求做删除式修改对权利要求的公众预期和信赖没有任何影响。但是，不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求做删除式修改却会严重损害专利权人的程序权利和实体权利。因此，这个根据整体论而设立和执行的不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求做删除式修改的理论和实践显然超越了利益平衡的合理需要，没有法律依据、没有公共政策基础、不合理地损害了专利权人的权益。

4-2、权利要求的删除式修改原则上不应予以限制

最高人民法院第870号判决还指出，“《专利审查指南》明确例举的确权程序中可获准许的权利要求修改方式中，删除式修改较为特殊。删除权利要求或者技术方案意味着对原授予权利的放弃和对技术方案归于公有领域的确认，公众利益将因之而增益；删除权利要求或者技术方案也往往意味着确权程序审查对象数量的减少，行政效率亦将因之得以提升。故一般而言，对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要。如对删除式修改予以限制，一则减损了专利权人修改权利要求的现实程序利益和基于权利要求修改维持专利权的可期待实体利益；二则减损了公众利益确定的增益可能；三则对行政效率的提升并无帮助，至少并无明显助益。故对于权利要求的删除式修改而言，原则上不应予以限制；如确有必要予以限制，亦需审慎为之，既要反复斟酌限制的必要性是否充分，亦要精细衡量限制的程度是否得当”。“社会公众的预期系基于专利申请公开文本和授权文本而产生，只要专利权人对于权利要求的修改未超出上述保护范围、信息范围，且未‘以修改为名，行重构或者优化之实’，原则上就不会产生影响社会公众预期的问题”。

如上文所述，对马库什权利要素的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失。按照最高人民法院在第870号二审判决中提出的指导原则，对马库什权利要素的删除式修改的限制完全没有必要。

五

结论

综上所述，可以得到如下结论：（1）国家知识产权局不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的政策所依据的整体论因为存在根本性逻辑错误而不能成立；（2）整体论所提出的所有公共政策顾虑均与事实不符而不能成立；（3）国家知识产权局不允许专利权人在专利无效程序中对马库什权利要求进行删除式修改的政策存在价值观导向问题，违反了专利法第一条设立的立法宗旨。因此，该项政策及其所依据的整体论应该予以纠正。

注释

[1] 任晓兰，试论专利无效程序中“并列技术方案”的删除，《专利法研究2011》，第184-206页。

[2] 李越，论马库什权利要求的性质及其在无效宣告程序的修改方式，《中国专利与商标》2015年第一期，第56-62页。

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