守正创新,无惧挑战——添可vs Bissell 337调查案小结
作者 | 岳强 科沃斯集团知识产权部
2022年2月1日也就是中国大年初一,友商Bissell精心挑选了这个日期,送来一份“新年大礼”,请求美国国际贸易委员会(ITC)对我司发起337调查,并在特拉华地区法院同步发起专利侵权诉讼。经过一年苦战,ITC行政法官在23年3月做出初裁,认定我司所有在售产品不侵权,两款早期已经淘汰的产品不能进入美国市场,而采用这些旧方案的产品早在初裁前一年左右,就已经停产并逐步淘汰了。经过复审,ITC委员会于12月18日作出终裁,全面确认行政法官的初裁结论,我司所有在售产品一概不侵权,被认定落入的还是那批早就停产淘汰的旧产品。这场耗时近两年的诉讼,对当前添可产品在美国市场发放了一张通行证,不附带任何条件的通行证。
这是大洋彼岸对守正创新的官方认可!
这次337调查,涉案专利有5件,分属2个专利家族。按美国诉讼习惯,2个家族分别冠以发明人的姓氏,称为Xia家族和Resch家族。Xia家族包括3件专利,涉及洗地机吸嘴和滚刷组件的结构,第一发明人是我们的一位夏姓中国同胞。Resch家族有两件专利,涉及洗地机自清洁过程中的充电电路控制。
对Xia家族的3件专利,我们很早就有了解。这3件专利,保护范围虽大,但与添可的技术路线完全不同。添可的洗地机,通过截然不同的创新技术方案,在地刷组件上设有硬质刮条,对滚刷上的污水采用了吸、刮、甩共用的处理方式,清洁效率更高;而Bissell的专利技术方案几乎完全依赖吸力。
至于Resch家族的2件专利,在我们的产品上市时,还没获得授权。专利公开时的保护范围,也和最终的授权范围不同。这2件专利授权之前,我们的产品已经在美国初步打开了市场。Bissell修改权利要求时有没有参照我们的产品,我们也不做揣测,但是最终授权版本的权利要求,是否得到说明书支持也是很有疑问的。22年4月后,我们研发团队持续发力,产品推陈出新并升级充电方案,对方基于Resch专利的指控更显毫无依据。所以,在案件一开始的时候,我们就对所有在售产品的不侵权事实抱有充分的信心。经过两年苦战,ITC行政法官和委员会也都支持了我们的主张。
信心归信心,真打起来的时候还是需要认真应对。案件刚开始的半年时间,我们经历了全世界法律人都谈之色变的美国证据开示程序,要提交上百个G的公司研发与业务资料作为证据,还要对原告提出的几十个技术问题进行书面答复,同时提供公司证人接受Bissell律师的口头质询。我们在整个证据开示过程中,由于管理层建立的沟通与汇报机制,专利团队与研发、产品、业务、财务、测试团队交流顺畅,反馈及时,提供的证据、证人和书面答复没有任何偏差,也未给对手留下任何可乘之机。
除了认真细致,我们还做到了君子坦荡荡。根据笔者了解,美国科技企业为了避免故意侵权的嫌疑,研发人员普遍不看专利,企业IPR也不做检索[1]。我们作为一家中国企业,当然不可能这样。我们专利团队和研发团队关于涉案专利留下了不少沟通记录,也在证据开示的范围之内。通常,专利案件的被告会通过主张律师-客户特权(Attorney-client privilege),把这类沟通记录排除在证据之外。但是经过仔细斟酌,我们的律师团队认为,我们专利团队与研发团队的沟通记录与检索报告不仅对Bissell毫无帮助,反而对我们有利——能够充分证明我们是一家重视自主研发、尊重知识产权的公司。因此,我们没有在证据排除动议上花一分钱,而是把专利团队的检索分析记录光明正大地摆在了法官面前;法官和ITC委员会最终裁决的不侵权结论,也证明我们对涉案专利的前期分析是可信的,经得起推敲的。
在证人质询程序中,Bissell从我司员工中选择了七位证人,其中一位是我集团的CFO,一位来自产品团队,两位来自实验室,三位来自研发团队。上述证人也是认真准备,通过发言再次表明,添可洗地机是凭借坚实的创新而获得客户的青睐和市场的认可的。结果,事实胜于雄辩,我们证人所作的发言也得到了行政法官和委员会的重视,在终裁决定中多次引用并予以认可。
诉讼期间添可与Bissell在中国洗地机市场的市占率对比(来源:奥维云网),
由此可见,我们对Bissell的重视程度,确实不可能太高
本次337调查的审理期,正好是中美关系处于冰点的一段时期,同时疫情肆虐导致中美交通非常不便。我司早做准备,提前安排,确保所有证人以最佳状态参与了澳门的证人质询程序,以及华盛顿的庭审程序。在庭审过程中,我司证人光明磊落,侃侃而谈,全程参与了完整庭审,给法官留下了负责任的良好印象,充分展示了对法律、程序和法庭的尊重。
在国内,Bissell也同步开启了战场,用ZL202022082097.9和ZL202020032764.X两件专利起诉我司侵权。这两件专利,由于缺乏新颖性和创造性而被宣告全部无效。如果要总结一下这次诉讼的经验,一是要做好充分的前期准备,吃透公司的产品和行业技术,不打无准备之仗;二是要公司上下团结一致,有效沟通,紧密配合,另外还是要找到一个本地非常有战斗力的合作律所。这次代理我们337案件的众达团队(Jones Day),与我们专利团队并肩作战两年,结成了深厚的战斗友谊。美国疫情最严重的一段时期,每次开会都能听到抱病工作的律师咳嗽声。在庭审前后几周时间,几位主办律师每天工作将近20个小时,完全不亚于我们团队的节奏。
经此一役,无论是在中美诉讼战场,还是美国市场上,Bissell都没能占到一分钱便宜。而我们也验证了我们公司的经营理念:守正创新,无惧挑战,通过创新为中美老百姓提供真正的实惠和便利。
附上最近一年美国线上市场洗地机的市占率对比表,以飨读者。
注释
[1] 笔者早年间读过美国专利法泰斗Mark Lemley的一篇论文,中间提到美国律师会建议科技企业做研发时不要看任何专利,以免被控故意侵权(Lemley, M. A, & Tangri, R. K. (2003). Ending Patent Law's Willfullness Game. UC Berkeley: Berkeley Law. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/6hx8d8tt)。最近笔者和美国同行交流,了解到科技企业还是普遍不敢看专利,企业IPR也不做检索,就是为了避免故意侵权的嫌疑。
(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)
封面来源 | 知产力