康信视点 | 审查意见有关创造性答复之浅见

作者 | 李子光  北京康信知识产权代理有限责任公司

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（本文2580字，阅读约需5分钟）

引  言

一件发明是否对现有技术做出一定贡献并因此而对其授予专利权，这取决于该发明是否具备创造性。因此，审查员在审查一项发明专利申请是否符合专利授权条件时，更加关注发明专利申请是否符合专利法有关创造性的规定。与之相应的，大部分专利申请都会收到审查员下发的有关创造性的审查意见。本文尝试对创造性的答复提供自己在工作中获得的一点浅见，以期抛砖引玉，交流经验。

发明创造性的概念

专利法第22条第3款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。根据专利法的上述定义，衡量一件发明是否具备创造性的标准是看该发明是否具有“突出的实质性特点和显著的进步”，但实践中难以把握“实质性特点”达到何种程度才是“突出的”，“进步”达到何种程度才是“显著的”，更遑论“实质性”的判定也是莫衷一是。因此，仅根据专利法的上述定义评判创造性不具备可操作性。

发明创造性的审查基准

根据审查指南的规定，显著的进步的判断标准是是否具有有益的技术效果。一般而言，发明均会解决一些技术问题，达到一些技术效果，很容易满足“显著的进步”这一标准。因此，创造性判断的难点、重点在于发明是否具有“突出的实质性特点”。对此，审查指南规定，发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照“三步法”进行。

为了统一审查口径，审查员在审查意见通知书中评述发明不具备创造性时，通常严格按照“三步法”来得出发明相对于现有技术是显而易见，从而不具备创造性的审查结论。

发明创造性答复的两点浅见

三步法评价创造性，主要涉及本发明所属的技术领域、技术方案、解决的技术问题、实现的技术效果、对比文件中公开的技术方案、解决的技术问题、达到的技术效果等方面的认定。因此，在答复审查意见通知书时，可首先阅读申请文件以确定本发明（至少包括权利要求1）所属的技术领域、技术方案、解决的技术问题、实现的技术效果，然后，理解对比文件1（最接近的现有技术）中公开的技术方案、解决的技术问题、达到的技术效果，最后根据三步法的顺序来判断审查员的创造性评述的证据、事实和理由是否准确合理，也就是对审查员的审查意见通知书的审核过程，如果发现任一方面有问题，可从该方面出发，基于争辩来答复审查意见通知书。由于篇幅有限，在此仅提及两点：

（一）从技术领域出发

根据审查指南的规定，所属技术领域的技术人员知晓申请人或优先权日之前发明所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域中的所有现有技术。如果要获知其他技术领域的现有技术，需要发明所要解决的技术问题作为指引，即对比文件的技术方案实现的功能与发明实现的功能相同。因此，如果被审查员引用作为最接近的现有技术的对比文件1的技术领域与发明所属技术领域不同，且也不能解决发明所解决的技术问题或实现发明的功能，则所属技术领域的技术人员根本不能够获知该对比文件，从而本领域技术人员也不会将对比文件1作为最接近的现有技术并以此为起点获得本发明，从而得出本发明具有创造性的结论。

实践中很难直接否定审查员引用的对比文件不恰当，以免彼此难堪。但如果对比文件1的技术领域与本发明的技术领域不同，一般可在三步法的第三步，争辩从对比文件1出发难以显而易见获得本发明。例如，一项发明申请保护一种快门及包括该快门的一种显微镜，改进之处在于在快门的驱动器为步进电机，审查员在审查意见通知书中，引用了一份公开了快门的对比文件1，证明保护快门的权利要求不具备创造性，同时指出保护显微镜的权利要求也不具备创造性，因为其中的有关快门的技术特征被对比文件1所公开，而其他技术特征属于公知常识。在这种情况下，显然可以争辩，显微镜技术领域的技术人员在面对一份有关快门的现有技术时，根本不会有动机将一种快门改进成一种显微镜，因此，本发明具备创造性。

（2）从区别技术特征的划分出发

对权利要求进行划分以确定技术特征，不同的划分产生不同的审查结论。例如，审查员常将技术特征划分得尽可能小，这样容易在各对比文件中找到与各技术特征相应的公开内容，也容易将各技术特征分别认定为本领域的公知常识。如果将技术特征界定得尽可能大，技术特征的数量少，则不容易直接被对比文件所公开，同时也不容易被视为本领域的公知常识，例如，将权利要求的技术方案视为彼此不具备独立性的一个技术特征，一般很难检索到一份对比文件完全公开该技术特征。因此，答复审查意见时，应从技术特征的独立性（是否相互关联）及价值性（在技术方案中具有的作用或效果）两方面来划分技术特征，并核查审查意见中的技术特征的划分是否合理。如果不合理，可基于权利要求重新划分各技术特征，然后考虑各技术特征是否分别被各对比文件所完整公开，若重新划分后的技术特征之一没有被各对比文件所公开，则可详细阐述该技术特征的重新划分依据、及其取得的技术效果和解决的技术问题，并据此争辩该权利要求具备创造性。在遇见引用多份对比文件的情况下，应尤其关注这一点。

下面仅就区别技术特征的划分不合理的情况举例说明。例如，发明要求保护一种信号处理器，包括：依次连接的增益可变放大器、一模数转换器和增益模块；以及控制模块，产生两种不同的增益函数来分别调节增益可变放大器和增益模块。审查意见指出该技术方案与对比文件1区别在于1）增益模块和2）控制模块能产生两种不同的增益来分别调节增益可变放大器和增益模块，而对比文件1中的控制模块仅能产生一种增益函数来调节增益可变放大器，但区别技术特征1）和2）是本领域的常规设置。在这种情况下，可从技术分析入手，说明本发明通过用不同的增益来调整模数转换前后的模拟和数字信号，以减少信号的失真，因此，本申请的区别技术特征1）和2）技术是相互关联的，并非独立的，在技术方案中共同起到减少信号失真的作用，因此，应将其作为一个整体来看待，而审查员引用的对比文件均没有同时公开这些区别技术特征，也没有任何现有技术表明这些区别技术特征共同来解决该技术问题属于本领域的公知常识，因此，该权利要求具备创造性。

结  论

本文阐述了如何从技术领域及技术特征的划分入手，来答复审查意见中的创造性问题，这仅是笔者实践中可资参考的一点体会，如有不妥，欢迎指正。

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