诚实信用原则在专利无效宣告程序中的适用

编者按：近日，国家知识产权局发出针对目前已知的首个以违反诚实信用原则为由提出的专利权无效宣告请求做出的审查决定，认为请求人提交的证据尚不足以证明目标专利在提出专利申请时未以真实发明创造活动为基础、存在弄虚作假行为以致违反诚实信用原则，因此其无效理由不能成立。本文由此出发简述诚实信用原则在专利无效宣告程序中的适用问题。

作者 | 邓小容  北京市立方律师事务所合伙人、律师、专利代理师

编辑 | 布鲁斯

2024年8月28日，国家知识产权局针对专利权人为深圳创智芯联科技股份有限公司、名称为“一种亚硫酸金钠无氰电镀金液及其电镀工艺”且专利号为202211472899.8的发明专利发出了第569528号无效宣告请求审查决定。

在该无效案件中，请求人的无效理由之一是目标专利不符合专利法实施细则第十一条关于申请专利应当遵循诚实信用原则的规定。请求人提交了三份证据（证据1-本专利的授权公告文本、证据2-CN115627505B、证据3-CN115821341B），并且主张证据1至3所示专利权人获得授权的三件专利都存在编造发明创造内容、明显不符合技术设计常理、非必要缩限保护范围的情形，属于非正常申请。但无效决定认为，请求人提交的证据尚不足以证明目标专利在提出专利申请时未以真实发明创造活动为基础、存在弄虚作假行为以致违反诚实信用原则，因此其无效理由不能成立。

在该无效决定中，合议组认为：

“诚实信用原则是维护社会正常秩序的基本条件，体现追求公平正义的价值理念。专利法第二十条、专利法实施细则第十一条引入诚实信用原则，旨在规制在申请专利和行使专利权中的不正当行为，打击不以保护创新为目的的专利申请，从源头上促进专利质量提升。为保障审查标准执行一致，避免因不当适用影响权利人的正当权益，审慎适用诚实信用原则，《专利审查指南》第二部分第一章第5节还具体规定对其审查标准适用《规范申请专利行为的规定》。

在无效宣告程序中，专利法实施细则第十一条针对的是不遵守诚实信用原则的专利申请行为，请求人应当注意其与专利本身存在的缺陷（例如不具备创造性或说明书公开不充分等）之间的区别，并选择对应的法条作为无效宣告理由。

以不符合专利法实施细则第十一条提出无效宣告请求时，为了防止权利滥用，减少无根据的争议，确保专利制度的公正和效率，请求人应当结合提交的证据对其主张的理由进行具体说明，并承担充分举证的责任。首先，请求人应当依据《规范申请专利行为的规定》第三条所列事项，列明涉案专利的申请过程中存在何种弄虚作假的行为，并结合提交的证据对于不遵守诚实信用原则的行为进行具体说明，否则其无效宣告理由不予考虑。其次，请求人的举证应当达到足以证明涉案专利不是以真实发明创造活动为基础提出、在申请过程中存在弄虚作假的程度，否则其无效宣告理由不能成立。”

2020年修订的《专利法》第二十条引入了诚实信用原则，该条规定：

“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”。

同时，2023年修订的《专利法实施细则》第十一条规定：

“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假”。

细则第六十九条将第十一条的规定列为无效理由条款。

2024年1月20日起施行的《专利审查指南》（2023）第四部分第三章第4节规定，在无效程序中，对于专利权的取得明显违背诚实信用原则的情形，合议组可以依职权引入细则第十一条的无效宣告理由进行审查。

对于申请专利违反诚实信用原则无效宣告理由的审查标准或规则，《专利审查指南》无效章节部分未做具体规定。但《专利审查指南》第二部分第一章第5节规定，对发明专利申请是否符合专利法实施细则第十一条规定的审查，适用《规范申请专利行为的规定》。同时，《专利审查指南》第五部分第十章第3节也规定，实用新型和外观设计是否符合专利法实施细则第十一条的规定，其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》。

前述《规范申请专利行为的规定》是2023年12月21日《国家知识产权局令（第77号）》发布并于2024年1月20日起施行的。其中，第二条规定，提出专利申请应：

“……恪守诚实信用原则，以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假，不得违反《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定实施非正常申请专利行为。”

同时，第三条对非正常申请专利行为进行了列举，具体包括：

（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；

（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；

（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；

（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；

（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；

（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；

（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；

（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

从《专利审查指南》以及《规范申请专利行为的规定》前述规定来看，《专利法实施细则》第十一条所规制的行为主要是非正常申请专利行为。而该第569528号无效决定则进一步将专利法实施细则第十一条的无效宣告理由局限于《规范申请专利行为的规定》第三条所规定的八类非正常申请专利行为，并且初步明确了这一无效宣告理由的审查规则和证据采信标准。

具体而言，请求人在提出专利法实施细则第十一条规定的无效宣告理由时，首先，应当依据《规范申请专利行为的规定》第三条所列事项，列明涉案专利的申请过程中存在何种弄虚作假的行为，并结合提交的证据对于不遵守诚实信用原则的行为进行具体说明，即从前述八类非正常申请专利行为中寻找具体的无效宣告理由并且进行举证；其次，请求人的举证应当达到足以证明涉案专利不是以真实发明创造活动为基础提出、在申请过程中存在弄虚作假的程度，即举证程度要达到高度盖然性标准，使合议组确信专利权人申请专利的行为违反诚信信用原则具有高度可能性。

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