布图设计侵权案件裁量赔偿的条件

作者 | 廉成赫 祝凯旋  金杜律师事务所

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司法实践中，法院已经在多个集成电路布图设计专有权侵权案件中采用裁量方式确定赔偿额，但具体适用条件并不清晰，有必要予以厘清。结合相关案例，并参照专利法等知识产权专门法之规定，本文认为，法院首先应积极引导当事人积极举证，查明相关事实，优先按照《条例》规定的方式确定赔偿额；在无法查明的情况下，以裁量方式确定的赔偿额，应与《专利法》规定的法定赔偿的幅度保持平衡。

一、法院是否有权采用裁量方式确定赔偿额？

关于集成电路布图设计专有权的赔偿额的计算方法，《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》）第三十条第二款仅规定了侵权人所获得的利益、被侵权人所受到的损失两种方式，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。虽然《条例》未规定以裁量方式确定赔偿额这一计算方式，但在司法实践中，不妨碍法院在案件中予以主动适用。

赔偿损失是《侵权责任法》规定的民事责任承担方式，“填平原则”是赔偿损失的基本原则。显然，在存在侵权行为且侵权行为实际造成了一定损失的情况下，法院不能仅仅因为无法精确量化权利人的实际损失或侵权人的实际获利，就驳回权利人的赔偿请求，这既与法律原则相悖，也有违民众的朴素认知。此时，以裁量方式确定赔偿额作为一种替代方法，有其适用余地。

此外，集成电路布图设计与专利、商标、著作权作为无形资产，在侵权赔偿额的确定方面存在类似的困境。为解决这一难题，专利法等知识产权专门法已通过多次修法逐步建立健全了法定赔偿制度。考虑到《条例》明显滞后于集成电路布图设计的发展现状，因而，在集成电路布图设计侵权案件中，在一定程度上参照并灵活运用专利法等知识产权专门法的裁量做法，亦具有合理性。

二、裁量方式确定赔偿额在具体案件中的适用顺序

目前，专利法等知识产权专门法规定的赔偿额的计算方法有1.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定、2.按照侵权人因侵权所获得的利益确定、3.参照许可使用费的倍数合理确定、4.根据侵权情节，按照法定赔偿确定。从相关条文的表述来看，上述四种计算方法具有适用上的先后顺序，只有在前一种计算方式不适用的情况下，才能顺延适用后一种计算方式。

自专利法等知识产权专门法明确规定法定赔偿制度以来，实践中，相当数量的知识产权侵权案件都采用了法定赔偿方式，其他赔偿方式的应用相对较少。为此，最高人民法院曾出台司法政策明确要求，积极引导当事人选用侵权受损或者侵权获利方法计算赔偿，尽可能避免简单适用法定赔偿方法。

对于集成电路布图设计而言，《条例》仅规定了侵权人所获利益、权利人所受损失等两种计算方式。以裁量方式确定赔偿额并非明文规定的制度，只是无法查明相关获利或损失情况时的补充救济手段。也即在能够查明相关获利或损失情况时，不存在适以裁量方式确定赔偿额的空间，如果法院予以适用，属于对《条例》的直接违反，亦与上述司法政策相悖。

司法实践中，法院在采用裁量方式确定赔偿额时，均以无法查明因侵权所获得利益或所受到的损失为前提。在明微案中，原告明微公司主动请求法院适用酌情原则确定具体赔偿额，法院在侵权人所获得利益或权利人所受损失均难以计算的情况下，综合考虑相关因素确定了赔偿额；而在钜泉光电案中，原告钜泉光电公司主张依侵权人获利来计算赔偿额，由于无法查明侵权人因侵权所获得的利益，法院最终根据案件实际情况确定了赔偿额。

三、以裁量方式确定赔偿额时，法院应否参考专利法规定的法定赔偿的幅度？

关于法定赔偿的幅度，《专利法》（2008）第六十五条规定为一万元以上一百万元以下；《商标法》（2013）第六十三条规定为三百万以下；《著作权法》（2010）第四十九条规定为五十万以下。一般认为提高法定赔偿额上限，将更好的维护权利人的合法利益，对侵权者形成有力的威慑。

在集成电路布图设计专有权侵权案件中，一般情况下，以裁量方式确定的赔偿额，应与专利法规定的法定赔偿的幅度保持适度平衡。

从《条例》的制定背景来看，集成电路布图设计的责任承担形式借鉴了专利法、商标法、著作权法等知识产权专门法的责任形式。在知识产权专门法均明确规定法定赔偿的幅度的情况下，予以适度参考，有其制度合理性。而专利法作为技术类知识产权专门法的核心，相比商标法、著作权法，对于同属技术类的集成电路布图设计案件，显然更具有参考价值。

《专利法》规定法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。而实际专利侵权案件中出现的影响赔偿额的因素各有不同，无法一一罗列，因此，为确定一个符合客观实际的赔偿额，需要授予法院一定的裁量权，但另一方面也要防止裁量权的滥用。基于这种考虑，法定赔偿制度必须明确规定赔偿数额的幅度。

此时，如果以裁量方式确定的赔偿额与法定赔偿的幅度明显失衡，会对法定赔偿制度的合理性产生严重冲击，形成如下错误认知，即规定法定赔偿额的幅度只是限制了权利人能够获得的赔偿数额，如果不设定赔偿幅度，权利人反而有可能获得更高的赔偿额；并且，与通过提高法定赔偿额上限有力打击侵权行为的立法目的相悖。

泉芯电子案中，法院综合考虑原告的研发投入较大、被告主观上存在侵权过错、被告侵权性质为复制及销售侵权、维权费用等因素，酌情判定赔偿300万元。鉴于判决书中未具体提及原告的研发投入，查明的维权费用也较为有限，可推知300万元对应的情节主要是被告的主观侵权过错及复制销售行为。

在专利侵权案件中，制造商故意制造并销售落入已授权专利保护范围的产品的情形，较为常见。在适用法定赔偿的情况下，在大部分案件中，制造商一般仅承担几万元至几十万元的赔偿额。仅仅因为专利法规定了法定赔偿的幅度，而集成电路布图设计未做任何规定，导致赔偿额出现如此明显的差距，合理性难以自洽。作为解决方案，相比废除专利法规定的法定赔偿的幅度，在集成电路布图设计专有权案件中，以裁量方式确定赔偿额时适当参考专利法规定的法定赔偿的幅度，显然更具有可操作性，也更可能符合立法本意。

四、有证据显示侵权损失或获利明显超出法定赔偿上限的，以裁量方式确定的赔偿额亦可突破法定赔偿的幅度。

与法定赔偿制度相对应，司法政策中，还存在酌定赔偿制度，酌定赔偿针对的是无法查清相应侵权受损或侵权获利，但依现有证据又可以确定赔偿额明显超出法定赔偿限额的情形。集成电路布图设计专有权案件中，亦可参照适用。

在钜泉光电案中，法院考虑下述因素后，确定了320万元的赔偿额。首先，鉴于被告拒绝提供财务资料，法院将被告在网站自认的1000万片的销售数量确定为数量依据；其次，根据保全到的部分增值税发票，法院查明销售价格在4.20元至4.80元之间，双方分别主张销售利润为50％或1元，但均未提交证据证明；第三，根据鉴定结论，涉案布图在被控芯片中所占面积小且属于非核心内容；最后，法院还考虑了被告节约的研发投入、原告合理维权费用等因素。

本案中，法院没有支持原告关于依被告侵权获利确定赔偿额的主张，但同时又综合考虑本案相关因素确定了一个较高的赔偿数额。本案是2010年受理的集成电路布图设计侵权案件，考虑到2008-2012年间专利侵权案件法定赔偿的平均赔偿额只有8万元，以及专利法规定的法定赔偿上限不过100万元，320万元的赔偿额显然属于突破法定赔偿的幅度裁量作出的高额赔偿。

目前，集成电路布图设计侵权纠纷总量较少，法院认定侵权并判令损害赔偿的案件数量更为有限，因而，关于集成电路布图设计侵权案件中采用裁量方式确定赔偿额的争议，尚未明确显现出来。随着近年来集成电路布图设计登记数量迅速增长，以及司法机关不断加强对知识产权侵权的赔偿力度，如何科学规范地裁量确定集成电路布图设计侵权案件的赔偿额以维护权利人的合法权益，极有可能成为此类案件的焦点问题。

注：

1.查询时间：2019年1月16日，数据库：威科先行，关键词：“集成电路布图”+“赔偿”。共找到三篇相关案例。

2.《专利法》（2008）第六十五条、《商标法》（2013）第六十三条、《著作权法》（2010）第四十九条

3.《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）

4.（2015）深中法知民初字第969号、（2017）粤民终1145号

5. (2010)沪一中民五(知)初字第51号、（2014）沪高民三（知）终字第12号

6.《专利法》（2008）第六十五条、《商标法》（2013）第六十三条、《著作权法》（2010）第四十九条、《计算机条例保护条例》（2013）第二十五条、《关于审理侵犯植物新品种纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》（2007）第六条、《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2007）第十七条（商业秘密）

7.《全国人大常委会组成人员分组审议专利法修正案草案 强化专利保护 促进实施运用》，载http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1135103.htm， 最后访问时间2019年1月22日；《知识产权保护的一记重拳》载http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/2013-10/09/content_1808788.htm，最后访问时间2019年1月22日

8.张耀明：《中国知识产权保护的新视点 - 集成电路布图设计保护条例立法简介》，载《科技与法律》季刊,2001.2，106页

9.（2012）深中法知民初字第398号

10.即便查明研发投入，也不应将研发投入作为损失计算。集成电路布图设计是通过公开换保护，被他人侵权，并不会导致布图设计专有权的丧失，这一点与商业秘密被披露导致丧失权利，完全不同。

11.原告为本案诉讼支付律师费38000元，购买被控侵权产品的费用800元，公证费支出6500元。

12.陈志兴：《专利侵权诉讼中法定赔偿的适用》，载《知识产权》2017年第4期，32页。吴玉珍等：《专利侵权损害赔偿计算案例综述》，载《知识产权文献与案例综述研究》（2006），知识产权出版社，第160页表五。

13.《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）

14.原告为本案维权已支出公证费1,600元，翻译费3,300元、律师费20万元、差旅费1万余元。

15.张维，“97%专利侵权案判决采取法定赔偿”，载《法制日报》2013-04-16

16.《国家知识产权战略实施十年成效显著》，载http://news.gmw.cn/2018-06/06/content_29146184.htm

最后访问时间为2019年2月28日。