“漫修东吴知识产权学术沙龙”——马洪：判定贴牌加工案件的心路历程

作者|马洪  宁波知识产权法庭 （本文系作者在“漫修东吴IP学术沙龙”上发言整理而来，不代表知产力立场，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文7689字，阅读约需12分钟）

在“漫修东吴IP学术沙龙”上，探讨的“进出口贸易中的商标使用问题”涉及的问题比较多，笔者重点讨论贴牌加工案件裁判思路的审视与展望。

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首先，讲一下中国知识产权关于贴牌加工案件的脉络。我做知识产权已经有11年，碰到很多知识产权的各种复杂案件，其中最让我疑惑的、痛苦的或者说纠结的就是贴牌加工的案件。为什么会这样？因为同样一个事实在浙江、广东、江苏、上海都有不同的判决。这让当事人很疑惑，法院也很困惑。这个过程是呈阶段性的，是大体有一个脉络的。我想以广东法院为例简述一下此类案件的裁判历程，江苏的案件宋专委已经讲过了。

首先第一阶段，2002年美国NIKE诉西班牙NIKE案。但这个其实说明了我们当时在2002年的时候，此类案件我们都是按照侵权来处理，认为中国的NIKE商标耐克公司注册了，西班牙NIKE公司虽然是在西班牙注册NIKE商标，但是在中国加工厂生产的行为属于商标使用行为，在中国商标法管辖范围内属于侵权行为。

第二阶段是有条件地认定不侵权，广东当时加工业是非常发达的，此类案件加工企业接国外订单然后出口，国内商标权人来告他，国内商标权人情况很复杂，有的确实是有合法商标，有合法的使用；有些是看到别人加工厂在做外贸订单，去抢注了这个商标，然后去告自己的竞争对手。这种情况就很复杂。法院在处理这类案件的情况下，有针对性的情况下，对于有些案件就有条件地认定不侵权。我举个例子，2011年鳄鱼恤诉江门台山利福公司案，鳄鱼恤持有一个“CROCODILE”商标，当事人被告公司在标上面加了个鳄鱼的形象，按照现在国内商标普通案件审理，基本上就属于商标侵权。当时广东法院认为这种情况下不构成商标侵权，因为这种情况下，消费者还是可以识别不会混淆。可以说是尽量往不侵权的方向去靠，往已尽合理审查义务上面去靠，或者往不相似的点去靠。然后，此类案件当时在2012年原告恶意抢注的情况下也有保护的案例，我在写PPT的时候想起了我以前办过同一时期的2013年宁波永来公司诉利铭公司商标侵权案，利铭公司专门接受欧洲OEM订单针出口登山杖，出口额巨大，原告永来公司是被告竞争对手并在同一区域，可能知道了利铭公司专门做欧洲品牌，就去抢注了同样品牌。刚好被告出口订单的生产完成时间在原告商标授权日之前，而出口行为在商标授权日之后，按照商标法这种出口行为还是可能构成侵权的，但是我们还是从诚实信用、公平原则出发，最后认定不侵权。我们可以看到全国性的案件在这个时期都是有所改变的。

第三个阶段就是尽了合理注意义务后就不认定侵权，有一个案件是广东法院的，江美峰诉长林五金制品厂案，一审侵权，二审改判，认为不属于商标性使用。当时理由是：第一，涉外定牌加工行为不损害注册商标的识别性功能。不在中国境内销售，因此不可能在中国境内市场上造成混淆。第二，涉外定牌加工行为不属于商标性使用。仅属于加工行为，加工方并未销售加工产品，相关产品在我国境内并未投入流通领域，不构成商标法意义上的商标性使用。第三，涉外定牌加工行为未产生损害结果。从侵权行为的构成要件来看，涉外定牌加工行为欠缺产生损害结果或损害可能性这一构成要件，不应认定为商标侵权行为。等于说，如果尽到合理注意义务的话，就不会是侵权的结果。

还有个比较有名的案子，2014年6月，浙江高院SPEEDO案，浙江高院认为商标使用行为是一种客观行为，不应因为使用人的不同或处于不同的生产、流通环节而作不同的评价。我们国内贴牌加工为什么和国外定牌加工有所区别？很多人心中都有这种想法，同样的行为，国内贴牌加工和国外定牌加工，难道不是同一种行为吗？都是在商品上贴标的行为。这样的行为法律上区别在哪儿呢？我们后面会讲。浙江法院当时在2014年的时候是这样认为的，就是这是一种客观行为，一种商标使用行为，对于以商品出口为目的的涉外贴牌加工行为，应当以我国的有关消费者以及与产品的营销有密切联系的其他经营者作为相关公众，来评判涉外贴牌加工行为是否容易导致混淆，而不应当简单地以被诉侵权产品系以出口为目的，即否认造成混淆的可能性。而且，在该贴牌加工行为构成侵权的情形下，应认定加工方与定作方在主观上存在意思联络，行为上具有明确的分工，共同实施了一个完整的涉外贴牌加工行为，损害了权利人的注册商标专用权，构成共同侵权，应当承担连带责任。

2015年11月26日PRETUL案和2015年12月18日东风案。最高院的观点就是，涉外OEM案件中，国内厂商加工的商品全部出口至国外，并不在中国市场上流通销售，不会产生商标的识别功能，不具有产生混淆误认的可能性，不能认定为商标侵权行为。

PRETUL案，一审在宁波中院，二审在浙江高院。我们来看一下最高院的判词，其中有最重要的两点，一个是物理贴附，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。第二个是混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。这是非常重要的一个观点。我们再往前看，北京知识产权法院当时不同的行政案件判决。定牌加工商标案件不单单在民事领域发生，在撤三案件行政诉讼中也会涉及。在2015年8月DCLSA案中，北京知识产权法院认为根据马德里条约第六条规定，如果商标注册人在原属国的注册在五年内被撤销或无效，则其在其他成员国或地区的注册同样会被撤销。由此可见如果认定出口行为未构成商标使用行为将其撤销，则意味着该企业不仅在中国无法获得商标法保护，更为重要的是在其进口国家或地区在一定情况下亦无法获得商标法保护，后者对其显然更为重要。认定出口行为构成商标使用行为，符合商标法的整体立法目的。

还有一个北京知产法院案件，SODA案，2016年5月判决，这是在最高法PRETUL案之后，该案判决规则与DCLSA案基本一致，也认定这种情况下定牌加工行为属于商标法意义上的使用行为，这是需要特别注意的。定牌加工案件的审判都是在不停地变化，起伏变化的背后是价值观、理念的冲突，这很正常，在法律世界中，如果都是一模一样的话，这往往是不对的，就太统一了反而是没有生气的，就像自然界一样，需要充满竞争才有活力。时间继续，在2018年1月20日，门富士公司与优赛普罗公司商标撤销复审行政案当中，最高院作出一个判定，就是商标是识别商品或者服务来源的标识，虽然商标法实施条例和商标法均未明确指出使用的主体，但该主体应当是指该商品或者服务来源的指向对象。在这个案子当中，上海台宏公司仅是具体的生产者和报关行为的办理者，商标法意义上的商标使用主体是优赛普罗公司。案情是：门富士公司申请撤三，认为优赛普罗公司在中国的商标应该被无效，因为三年没使用。优赛普罗公司则认为三年内曾经委托上海台宏公司加工相关产品销售到国外，这时候我们就看到最高院判决来了，认为国内加工方不构成商标法意义上的使用，委托人则构成商标法意义上的使用。我觉得这是很重要的裁判规则，进行两分，委托人构成，加工方则不构成。相对之前浙江高院判决，浙高是认为双方之间是共同侵权。而这种情况下最高院认为委托人则构成商标法意义上的使用，受托加工人不构成商标性使用，还是一个物理贴附行为。这是最高比较新的观点。

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经过这么长这么多的案件讲述，我心里有一个想法，定牌加工真的是一个马拉松式的长跑，一站一站，很多的坎坷，很多的路走过来，我为什么放这张图（苏州环金鸡湖马拉松路线图），因为我来参加过这个苏州环金鸡湖马拉松，我是一个马拉松爱好者。我觉得有很深的感触，虽然有一些离题，但和我们的主旨还是有一些关系，分享一下这个想法。马拉松有两点很痛苦，一般人没有好的训练二十五公里体力就开始衰竭了，特别是当你跑到三十五公里往往就会碰到“撞墙”，就会觉得很痛苦。这个痛苦来自两个方面，跑步的时候我喜欢思考。第一个是心里的痛苦就是你会怀疑自己，问自己为什么要来参加这样一个比赛，这么虐的比赛我为什么要去参加，我的出发就是错的，我的选择是错的，一路上都这么纠结是很痛苦的；第二个痛苦就是身体机能上的，举个例子你的鞋子和脚需要长时间摩擦，我有一次在终点，看到有个跑友跑的鞋和袜子上都是血，他跑到终点才发现，袜子上都是血，你可想象他后半程每一步都是痛苦的，他还能够忍受，所以有时候身体上的痛苦往往是容易的，心理的痛苦才是最痛苦的。一场马拉松要跑出几万步的步伐，如果都这么心理纠结，你可以想象每一步有多痛苦。
所以，你要是问我们在知识产权的定牌加工审判中如何才能做到不纠结不痛苦，可能最重要的是你需要重新审视自己的价值观，要始终如一地坚持，一以贯之。这是我参加这么多马拉松后修炼的心法。当你站在起跑线上的时候，就已经看到了终点线。我站在起跑线上的时候从来不怀疑，我是能够跑到终点的。我是怀着始终如一的信念去跑的，这时候你会发觉，不纠结就不会痛苦，然后你面临的只有身体上的痛苦，其实身体上的痛苦是好解决的，你去加强你的训练、营养、装备，应该是可以克服的。所以村上春树讲过一句话，这个世界上，痛苦是难以避免的，但是磨难是可以选择的。村上春树是一个马拉松爱好者，70岁了每天还跑10公里。所以你如果怀疑你自己的选择，你的价值观，很多事情就会很痛苦，内心很痛苦，身体也很痛苦，想想，那只是你选择的磨难而已。我觉得这样重新审视价值观，一以贯之是非常有意义的，对我们的个人，对法律的裁判，都是非常有意义的事情。
所以为什么我们的法官在办此类案子的时候会很纠结痛苦，我觉得首先是价值观的问题，价值观来自哪里呢？需要重新审视一下商标法的价值观，我在《商标法》第一条上找到了这样的答案，我们来读一下《商标法》第一条：“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本法。”我加红体的，都是代表一种立法价值的倾向。显然，我把这样一句话总结为：三元一心的利益保护格局。整个商标法是有价值观的，是有立法价值取向的。它保护谁？显然是保护商标权。因为整个商标法是围绕商标权人的利益去转的，商标权的利益是首要的。法条又在后面说，要保障消费者、生产者、经营者的利益。我们肯定要说，这个生产者、经营者包括我们国内定牌加工出口经营者，然后我们消费者、相关公众也都是需要保护的对象。但是我们别忘了最后一句话：促进社会主义市场经济的发展。经济发展的国家利益才是整部法律的立足点，或者说它是重心。商标权人的利益以及消费者、生产者、经营者的利益会产生冲突，法律中的利益冲突是很正常的，但利益冲突往往需要一个重心去平衡，商标法的平衡重心就是经济发展的国家利益。

刚才有同仁也说了2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，在那个意见里就讲了“完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担”。那个意见非常重要的一点就是指出贴牌加工具有司法政策的属性，而且需要合理确定侵权责任。我觉得这个讲法跟我们商标法的立法价值是吻合的，经济发展是有阶段性的，年轻的朋友可能没有什么感觉，中国经济并不一直像现在这么繁荣昌盛，之前也有很痛苦的时候。08年经济危机就是低潮阶段。就像跑马拉松一样，你会有上坡的时候也会有下坡的时候，如果规定只能用一种速度去跑，是一种非常痛苦的事情。用一种速度跑显然不是符合科学合理的方法。经济发展的因素具有复杂性，包括经济结构，内外部环境都会发生变化。国家的经济发展需要不停地微调或转型去适应，比如我们中国制造2025，这个是伟大的梦想，但是外部环境能不能配合你去做这件事，所以我们需要不停地去调整自己的节奏和步伐。这些复杂的情况会造成我们经济发展时间具有阶段性。司法政策的理念就是司法应该去适应这样一个阶段性。另外，定牌加工直接相关外向型经济。我们都知道中国的三驾马车：投资、需求、出口。定牌加工指向出口的“国之重策”是毫不过分的说法。我一直在强调的理念是，定牌加工具有司法政策属性，而司法政策要求我们在司法保护上具有弹性和灵活性，其实就是速度上的变化，上坡减速，下坡加速，这是一个非常通俗的道理。既然我们需要司法政策的灵活性，那什么才是一个合适的方法呢？ 我们已经有了一个价值观，然后我们就需要方法论予以配合实施。我整理了一下，加工者的合理注意义务和商标的混淆可能性，这两个可能是最适合的工具，为什么这么说呢，因为加工者合理注意义务有大有小，本身在个体就有变化。我举个例子。我是一个加工者现在接到订单出口，我经审查有合法的国外商标授权，但是我做到一半的时候，老外的商标被无效掉了，那我这个订单做了还算不算尽到合理注意义务，我是不是应该出口时再审查一下？因为如果我被告了，这样的抗辩算不算尽到合理注意义务呢？从个案上审查，是可以落脚在注意义务的灵活性上面去，用法律进行调节，这种调节的依据可能更大的方面是来自于司法政策的考量，从而作出一个从严考量或者是一个宽松的考量，它具有灵活性。商标的混淆可能性也是一样的思路，在个案中的评价可宽松可严格，比如可以在相应案件中对混淆更严格一点，因为现阶段我们需要保护或更多的保护中国品牌。接下来将放一张很有名的《战狼》电影图片。利用这张图片，我设想了一个中国品牌产品出口到非洲国家的案例，一个假设的案例。假设：A在非洲的埃塞俄比亚抢注了我国“茅台”商标，委托我国国内酒厂B定牌加工，出口销往非洲国家比如埃塞俄比亚、肯尼亚，在非洲的“战狼”吴京，喝了贴附有上述商标的假“茅台”。吴京在那个时刻肯定是产生了混淆，喝完以后大醉三天，然后后面的电影就没有然后了。这即对吴京这样的消费者产生了损害。除此以外，对国内的品牌也造成了损害，主要存在于两个方面：第一，“茅台”酒中国品牌在非洲的推广受损。我国的“清风”行动着重需要打击就是这样的假冒伪劣商品。中国茅台在非洲花费更多的广告费可能都难以抵消这样的不良影响。第二，挤占了原属于商标权人的制造订单。不单单包括OEM还包括ODM。之前有法院判决认为对中国的市场份额没什么影响，我觉得这是值得商榷的，还是会对中国的市场份额产生影响，因为这些订单本来需要中国品牌公司来做，现在中国品牌公司却做不了了。如果我是这个吴京案件的法官，我就会很纠结如何审理这个定牌加工案件。但有时痛苦是件好事，因为痛苦是个对立面，整个世界都是在矛盾中螺旋上升的，有对立才会有矛盾，有上升的空间、前进的动力。所以，这样会引发我们更深层次的思考，即如何合理拓展混淆适用的地域性范围，考虑到发生混淆的相关公众不一定是国内公众，境外消费者也可能成为相关公众。
 上海PEAK案是在2017年4月判决的，该案的裁判思路是以跨国电商为媒介，扩大域内混淆的审查。案情是：美国客户在鞋类上注册了“PEAK SEASON”，委托国内被告公司定牌加工出口美国，实际产品上“PEAK”相对放大，原告PEAK公司以商标侵权于2016年诉至上海法院。上海法院一审认为不构成侵权，但是二审上海知识产权法院在2017年4月作出了这样的判决，我简单归纳一下，即认为现在国际贸易市场已经进入全球化，国内消费者通过亚马逊的网站可以搜索到美国市场的商品，在网站上可以清楚看到商标标识，所以即使商品不在境内销售，也难以避免通过各类电子商务网站使国内消费者得以接触到已出口至境外的商品及标识，必然涉及是否会造成相关公众混淆和误认问题，此种情形下商品上的标识会起到识别商品来源的作用。因此，在该案中不能以非商标法意义上的商标使用行为为由判决两被上诉人不构成侵权。该案实际上是认为在跨国电商亚马逊媒介上可以看到相关标识，相关国内的公众也会产生混淆，这实际上是把域内混淆通过跨国电商媒介扩大了。
 下面讲我们宁波知产法庭的案子：ALLSTAR案。ALLSTAR案是在PEAK案之后判的。总体思路为域外混淆的审查，有利于中国定牌加工司法保护。这是一个价值取向的问题，也是上述方法论适当微调的一个做法。我们认为发生混淆的相关公众不一定是国内公众，刚才吴京案已经说明了这个问题，境外的客户也能够成为相关公众。简单来说，这个案子是ALLSTAR全星公司著名商标为“CONVERSE”在中国已注册，凯达公司接受了智利的一个订单，出口与原告商标相似的“COVANSE”标识运动鞋到智利，在海关被扣货然后起诉。对于完全标准的涉外定牌加工，即国外的商标委托国内去定牌加工，所做的标识与国外的商标相同，并且尽到了合理的审查义务，这种情况下一般认为不侵权。但是在这个案子中，加工方存在瑕疵，即没有尽到合理的审查义务，主要有两个方面：第一，加工方所做的标识与国外委托人的商标存在区别，第二，加工方在定做时，国外的商标还在注册过程中，国外委托人尚未成为合法的商标权人。因此，一审时法院认为，这并不是一个合法的定牌加工，而是属于侵权行为。当案件进入二审之后，我们进行进一步的审查，审查发现全星公司在智利已经注册了CONVERSE商标，并且在智利CONVERSE官方网站中也有涉案商标的使用情况，智利的消费者是可以接触到涉案商标CONVERSE，进口国智利的相关公众因本国已有全星公司对CONVERSE的商标注册使用事实，故具有相关的商标识别来源信息的认知，从而使得当标有与全星公司CONVERSE商标相近似的被控涉案商品进入该国后，会对该国相关公众产生混淆，此情况下亦对商标权人造成商标法意义上的损害，构成商标侵权。

我们在审理案件时，也曾考虑到这是否会影响到商标的地域性问题？会不会突破商标的地域性原则？商标的地域性原则是说中国的商标只受中国的司法所保护，但是我们法院将目光放到了境外的消费者，会不会突破这个原则？但我们仍然作出了这样的判定，主要是基于这样的考量。首先，中国的商标在中国受司法保护是商标地域性原则的应有之义。在该案中我们所审查的被告在中国境内，其制造行为也在中国境内，所以从对象和行为这两方面来看，我们都没有放在国外，我们只是把这个行为定性的考量因素放到了国外，判决结果的效力也只是针对国内加工者，假设这样的判决对国外司法产生了某种影响，国外法院也至多把这个当成某种证据，因为它只是中国法院对境内被告行为的事实认定。还有，我们这么判决其实某种程度上是基于这样的考虑：我国目前已成为世界第二大经济实体，仅次于美国，应当适当地把中国品牌（保括在中国注册的国际品牌，全星公司CONVERSE就是国际品牌）的保护范围放到国际上，因为事实上国际贸易中的商品就是国际化流通，如果不保护，一定程度上就相当于将这部分利益放弃了。我们现在主动地把这样司法保护的考量因素放到国外的这种探索是必要的，也是为了中国经济更好地发展。 最后，引用吴汉东老师的话：“定牌加工问题，既是法律问题，也是经济问题，既是国内问题，也是国际问题。”我们要怀着更广阔的视野来考虑这个问题。我认为问题的最优解，可能取决于不变的三元一心的价值观与适度灵活的法律方法论。判决是一页纸，所有的问题，诞生于真实世界，纷扰于真实世界，也将解决于真实世界。