浅析专利领域中的“执行回转”问题

作者 | 李杰 丁建春 广东君龙律师事务所

编辑 | 玄袂

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条规定：“执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，对已被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还；拒不返还的，强制执行。”这是我国的民事案件中的执行回转程序。执行回转的目的在于纠正因原执行依据错误而导致的执行错误，使当事人之间的权利义务关系恢复到执行前的正常状态，为因错误执行而导致合法权益受损的原义务人提供救济。不过，在专利领域内，执行回转属于例外情况。

一、专利领域中的“执行回转”规定

（一）法律依据

《中华人民共和国专利法》第四十七条规定，“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

可以看出，在专利领域，下述情况不适用执行回转程序：

（1）在宣告专利权无效前，人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书；

（2）在宣告专利权无效前，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定；

（3）在宣告专利权无效前，已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同。

此条款中的已执行/履行是指判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定或专利实施许可合同和专利权转让合同所确定的执行/履行内容已经执行/履行完毕，权利人的利益已经得到实现。已执行/履行的时间点，一般应以判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定或专利实施许可合同和专利权转让合同所确定的执行/履行内容执行/履行完毕，且权利人的利益得到实现的时间点为准。

（二）专利执行中的 “宣告专利权无效的决定”的情况

专利侵权诉讼往往伴随着专利权无效宣告程序，很多时候会出现专利权人在专利侵权中获得胜诉，但是随后专利权被国家知识产权局宣告无效的情况。为了减少专利最终无效后因继续执行导致的执行回转，赋予国家知识产权局无效决定一定程度地对抗判决、调解书的效力。又因国家知识产权局的专利无效决定尚未被司法审查，故为平衡专利权人与侵权人的执行利益，避免“中止原判决、调解书执行”可能产生的副作用，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十九条和第三十条为专利权人和侵权人提供了平衡措施，主要分为三种情况：

1、国家知识产权局宣告专利权无效的决定已作出未生效时：

（1）侵权人可以以宣告专利权无效的决定为依据，申请人民法院对原生效的专利侵权判决、调解书再审，请求撤销已作出但未执行的原审侵权判决、调解书。人民法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决、调解书的执行。

（2）在发生（1）的情况下，专利权人向人民法院提供充分、有效的担保的，人民法院应当继续执行。

（3）在发生（2）的情况下，侵权人向人民法院提供充分、有效的反担保的，人民法院应当中止执行。

2、在涉案专利已被生效行政判决认定应当被宣告无效[1]或宣告专利权无效的决定生效后（包括在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定）：

（1）侵权人可以以生效行政判决或无效决定为依据，申请再审，请求撤销已作出但未执行的原审侵权判决、调解书的，人民法院应当再审。

（2）侵权人根据再审决定，可以请求申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当裁定终结执行。若专利权人已通过提供担保导致财产已被执行的，专利权人应当赔偿因继续执行给侵权人造成的损失。

3、国家知识产权局宣告专利权无效的决定被人民法院的生效裁决撤销时：

（1）若侵权人已以国家知识产权局宣告专利权无效的决定为依据，申请再审的，人民法院将会驳回其再审申请，原审判决、调解书继续履行。

（2）若侵权人在（1）的情况下，提供反担保的，人民法院可以依据原审判决、调解书直接执行其反担保财产。

二、司法实务中的专利案件“执行回转”问题

案例1：（2018）最高法民再357号

再审法院最高人民法院观点：申请执行法院判决时，因该案暂无财产可供执行，且涉案专利的效力待定，终结本次执行程序后，涉案专利被宣告无效的，该无效宣告决定对在宣告专利权无效前人民法院作出并终结执行的专利侵权的判决书，具有追溯力。因此，再审法院根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定，撤销了一审、二审侵权判决，专利权人失去了申请执行的依据。

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案例2：（2016）最高法民再384号

再审法院最高人民法院观点：涉案专利被宣告无效后，专利权人未提起行政诉讼，宣告无效决定已经发生法律效力，涉案专利权已经无效。二审法院于2015年4月10日作出判决，涉案专利被宣告无效决定日是2015年8月13日，而被诉侵权人早在2015年6月10日就已经向专利权人支付了赔偿金以及合理开支。因为二审判决在涉案专利权被宣告无效之前已经执行，根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定，无效决定对本案二审判决不具有追溯力，对被诉侵权人的再审申请不应予以支持。因此维持了二审判决，驳回了被诉侵权人的再审申请。

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案例3：（2019）鲁民再468号

在本案中，华电莱州发电有限公司（下称“莱电公司”）委托山东众合成源电力设备有限公司（下称“众合公司”）生产了一款产品。深圳市博众节能工程技术有限公司（下称“博众公司”）认为该款产品侵害其实用新型专利权，故诉至法院。此外，涉案专利被案外人提起无效宣告程序。在侵权诉讼中，一审法院认为不侵权，二审法院于2018年3月7日作出判决【2017鲁民终1290号】认为侵权成立，判决莱电公司和众合公司赔偿博众公司60万元。莱电公司于2018年3月28日向博众公司转账支付了62万元，并附言该款项系“支付2017鲁民终1290号判决”，此时专利无效行政诉讼还在二审中，未出结果。

2018年5月17日，北京市高级人民法院作出（2018）京行终1121号行政判决，认定专利权无效。之后，莱电公司向最高人民法院申请再审，最高院在的再审裁定中表示：①涉案专利已被生效行政判决认定应当被宣告无效等同于国家知识产权局作出的无效宣告决定；②既然本案的二审行政诉讼判决涉案专利权已无效，为了避免出现专利法第四十七条第二款规定的“已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力”的情形，应当中止原判决的执行。2018年12月31日，最高院指令山东省高级人民法院对本案申请再审，并裁定中止原判决的执行（事实上，此时已经执行完毕了）。

2018年12月24日，国家知识产权局作出宣告涉案专利权无效的决定。山东高院在再审【（2019）鲁民再468号】中，直接依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称“《解释二》”）第二条的规定，驳回专利权人的起诉，撤销了一审、二审判决。

（长按识别二维码，查看468号裁定书）

这之后，莱电公司依据山东高院的再审裁定，以不当得利为由，向深圳市南山区人民法院起诉博众公司，要求返还已支付的60万执行款。被驳回起诉之后，上诉至深圳市中级人民法院。深圳市中级人民法院认为，根据专利法的规定，执行不具有溯及力应当满足两个条件：一是具有法律效力的生效的判决；二是基于生效判决履行或执行完毕。因为此案的生效判决被山东高院撤销了，导致履行或执行的权利基础丧失，专利权人获得的履行款就变成了无法律依据的利益。最终，判决众公司将已经收取的60万执行款返还给莱电公司。

之所以案件2和案件3的结果不同，区别出现在再审环节。

区别一：在案例2的再审法院“本院查明”部分，记载了在涉案专利权被宣告无效之前，二审判决已经执行的事实；在案例3的在再审裁定中，未记载二审判决在涉案专利权被宣告无效之前已经执行的情况。

区别二：在案例2中，作为再审法院的最高人民法院援引的法条是《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款之规定，在案件3的再审案件中，作为再审法院的山东省高级人民法院援引的法条是《解释二》第二条的规定。

根据最高人民法院宋晓明庭长对《解释二》的解读，《解释二》第二条是为了解决案件审理周期较长的问题。《解释二》第二条设计了“先行裁驳、另行起诉”的制度，即在专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定后，审理专利侵权纠纷案件的法院可以裁定“驳回起诉”，无需等待行政诉讼的最终结果，并通过“另行起诉”给权利人以司法救济途径。《解释二》规定从程序上裁定驳回起诉，而非实体上判决驳回诉讼请求，意味着若无效决定被行政裁判推翻，权利人仍可另行起诉。[2]可以看出，《解释二》第二条的立法目的并不与《中华人民共和国专利法》第四十七条冲突。

案件2和案件3的结果出现偏差的核心原因是区别一，即侵权人是否已对已生效判决实际履行。虽然案件3的后续不正当竞争纠纷中，专利权人辩称侵权人已在再审前就已经自动履行了二审侵权判决，但是至少从案件3的再审裁定文本中，是无法得出再审法院知晓这一情况的。

三、实务建议

目前，我国在专利效力认定中实行的是“行政/司法”职权二分法，指的是专利权的“效力认定”与“侵权判定”由不同国家机关分别负责的做法。专利行政机构（国家知识产权局）负责专利权的授予与确权，授予与确权行为接受司法监督；专利侵权诉讼时专利权的范围则由人民法院来判定。[3]因为分属不同的部门，国家知识产权局和法院对于个别案件在事实和法律认定上不可避免地存在差异，因专利无效程序和专利侵权诉讼的审理周期不同，若专利无效程序启动时间过于滞后，就有可能出现侵权判决已经生效，而专利无效程序尚未结束的情况，此时一旦侵权判决被强制执行，即便未来专利被无效成功，也无法适用执行回转程序。因此，笔者建议当事人在被诉专利侵权时，积极应对，及时分析现有局势。若侵权概率大而涉案专利不稳定，及时提起专利无效程序，避免出现损失。

【注释】

[1]在再审申请人山东众合成源电力设备有限公司、华电莱州发电有限公司与被申请人深圳市博众节能工程技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【(2018)最高法民申4543号】中，最高人民法院指出，涉案专利已被生效行政判决认定应当被宣告无效，人民法院可以据此在民事诉讼中对是否构成专利侵权作出认定，而无需等待专利复审委员会作出新的决定。

[2]https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826424.shtml

[3]董涛,王天星.正确认识专利权效力认定中的“行政/司法”职权二分法[J].知识产权,2019(03):80-86.

（封面来源 | 知产力）