专利审查，可以这样电话讨论

作者 | 金永刚 朱鹏 丁建春 广东君龙律师事务所

编辑 | 墨客

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跟踪规章之变

一段时期以来，在专利审查实践中，由专利代理师主动与审查员进行电话讨论并不多见。这其中既有之前的制度约束，也有申请实务的传承空白。但是，随着新技术的快速发展，以及“创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，对专利审查质量和审查效率有了更高的要求”[2]，《专利审查指南》（简称指南）对应进行修改。

该指南是国家知识产权局制定的部门规章，在2019年11月1日施行的修改版本中，对专利审查中的电话讨论进行了重要修改。如下表所示，这是电话讨论这一审查方式修改前后的内容对照，其中右侧标红部分为新修改内容。

可以看出，指南修改后，电话讨论可以应用于整个实质审查过程中，而之前仅用于继续审查程序；放宽了电话讨论的内容范围，不再局限于次要的形式问题和个别问题，可以包括对发明和现有技术的理解或者申请文件中存在的问题等。

进一步降低了对审查员的强制性要求，由“审查员应当记录电话讨论的内容”修改为“必要时，审查员应当记录讨论的内容”。另外，将“审查员可以与申请人……”语序调整为“审查员与申请人可以……”，表明“不论审查员或是申请人均可以在实质审查中，视需要在合适的时机积极主动地启动电话讨论，以利于实质审查的高效进行” [1]。

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辨识审查之需

从申请人这一端来看，对专利审查的效率和质量一直都有又快又好的需求，总是希望专利申请能够尽早授权，以及在尽可能大的保护范围内授权。专利审查的进程不仅取决于审查员，专利代理师在收到审查员发出的第一次审查意见之后，对审查效率和质量就具备了一定的主动权：尽早答复审查意见和撰写高质量的意见陈述，是专利代理师的职责所在。

从审查员这一端来看，面临的审查案件可谓是源源不断，这与我国的专利申请量持续增长的现实密切相关。来自各方对审查效率和质量的要求都很高，审查压力之大可想而知。但是，审查员难免会受到专业背景、审查时限、技术细节等因素影响，在有限时间内对个别案件会产生认识偏差。指南修改后，审查员通常是以非常开放的心态，欢迎电话讨论，这样有利于在较短的时间内抓住专利技术和规章适用的重点所在。

从专利代理师这一端来看，是申请人和审查员之间的沟通中枢，对承办的申请文件具有较为深刻的认识。在专利审查实务中，专利代理师主要是以书面答复审查意见的方式与审查员进行沟通，书面文件具有表意准确、稳定的优点，但时效性不强，没有口头语言交流的便利性和直接性。指南修改后，为专利代理师主动进行电话讨论提供了法规依据，专利代理师理应充分利用这种改革红利，提高审查效率和质量。

但是，电话讨论看似简单，却能够体现技术理解能力、法规适用能力、交流沟通能力等综合素质，并且要在有限的时间内呈现出来，绝非一时之功。因此，需要有行之有效的操作指导。

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准备讨论之策

进行电话讨论不能是临时起意的偶然行为，必须是经过充分准备的规范行为。在实践中力求做到：

一是明确目的。这是方向，电话讨论的目的包括：确认审查进程、引起审查重视、陈述技术方案、辨析技术差异、提出审查异议等。

专利代理师根据申请人的要求，通过电话沟通确认专利审查的进程状态，特别是在提交意见陈述书之后的一定期限内，可以向审查员咨询确认审查进程。这样，一方面可以对审查走向进行预见性判断，进而向审查员解释说明相关问题；另一方面可以请求审查员对本案加以关注，及时对该专利进行审查，同时做好配合工作。

在收到第一次审查意见后，如果不能完全认可审查员关于申请文件与最接近的现有技术的对比分析，则可以通过电话讨论，对关键技术特征和相互之间的关系进行澄清说明，对相同和不同的技术特征进行辨析陈述。还可以根据书面意见陈述的内容，进一步通过电话沟通，把书面语言未能充分说明的观点进行扩展解释，加深审查员的理解认识。对于技术效果、技术问题和技术启示这些容易产生异议的地方，也可以进行电话陈述。

要保持清醒：专利代理师主动进行电话讨论的首要目的，并不是要在短时间内说服审查员（辩论性），而是向审查员高效陈述有价值的观点和内容（陈述性），引起审查员的重视和认可，高效获得公正的审查结论。

二是甄选对象。这是内容，就是要善于从审查意见中找到不能认同的对象或标的。专利审查是一个主观和客观相统一的认知过程，难免会存在事实认定和规章适用的偏差，因此总体上可以把对象分为事实认定和规章适用两类。

在事实认定方面，要根据审查意见通知书中指出的具体审查意见，有针对性的进行辨析识别，确定对象。例如，对于评述新颖性所引用的民间学术组织的网站论文，在该论文正式出版公开之前，要从该网站获取该论文需要作者的许可，这属于“能够为公众获得的状态”，还是属于“默契保密的情形”？又例如，在创造性的对比分析中，最接近的现有技术是以多个模块组合的方式实现某一特定电气功能，申请文件则是在电路板上以芯片连接的方式实现该电气功能，这两种实现方式本身的差异性是否应当考虑？以及对其他对比文件的技术方案是否具有技术启示进行辨析等。需要专利代理师多细节、多角度、多层次对审查意见进行感悟思考，找准适宜对象。

在规章适用方面，主要是围绕指南中的各项审查规定，分析判断具体案件对这些审查规定的适用是否准确。例如，指南中有“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”，对于该规定通常需要专利代理师结合申请文件进行论述说明；又例如“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，对于审查意见中确定的技术问题是否准确适用该规定，也需要专利代理师结合事实认定的区别技术特征进行论述说明；以及与商业模式、要素省略、常规技术手段等相关的规章适用进行分析判断。

如前所述，电话讨论是书面审查的辅助方式，通常是配合书面文件进行。在这些对象被甄选确定以后，还是要以书面文件的方式向审查员进行答复，电话讨论则用于补强书面表述的不足，让审查员能够在较短的时间内，更加准确清楚的获知表意的重点和说理的逻辑。

三是编排陈述。这是呈现，就是要根据电话讨论的口头语言沟通特点，合理化的对陈述内容进行编排组合。

首先，要准备好发言提纲，把要陈述内容归结为一个或多个要点，每一个要点还可以再细化为几个观点。这样在电话讨论时，可以做到内容全覆盖，避免遗漏。

其次，要统分结合，专利代理师启动的电话讨论对于审查员来说具有一定的突然性和未知性，要让审查员能够便于掌握交流的逻辑线索。对此，可以先进行总体说明，表明有几个问题需要陈述；然后，再对这些问题进行逐一说明；最后，再对上述问题进行概括总结。

另外，还需要主次分明，把认为重要的地方放在前面介绍，次要的内容放在后面介绍。对于需要结合附图说明的技术特征，则需要事先准备好附图。

总之，对陈述内容进行合理组合编排，有利于在较短的时间内有效进行电话交流，给审查员留下逻辑清晰、表达准确、重点突出、周全完备的良好印象。

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把握时机之选

选择电话讨论的时机，应当与审查意见通知书的下达时间和意见陈述书的提交时间相协调，主要把握以下三种时机：

一是及时反馈。是指在收到审查意见通知书以后，能够及时向审查员做出反馈。特别是在第一审查意见通知书下达后的一至两周内，审查员对该申请的审查“温度”犹存。专利代理师在对审查意见研读确定答复要点后，可以主动与审查员电话讨论，目的在于澄清事实和预判审查走向。这是主动进行电话讨论的一个优选时机，对于提高审查效率和质量作用明显，专利代理师可以主动作为。

二是及时跟踪。是指在提交意见陈述书之后，能够及时向审查员做出跟踪解释。通常在提交意见陈述书的一个月后，审查员已经初步审查或即将审查该意见陈述书，选取这个时机进行电话讨论，是对书面陈述的有益配合，为审查员提供重点突出、观点明确的答复说理，有利于缩短审查员书面审查的周期。

三是及时预判。是指在未收到终局审查决定之前，能够及时向审查员确认咨询。在第二次或更多次提交意见陈述书的两个月内，考虑到前期书面审查的情况，如果审查员并没有接受意见陈述的观点，这就需要主动进行一次电话讨论，了解审查员的审查观点和疑问，从而有针对性的进行解释说明，努力使得终局审查结果有利于申请人。

时机选择还要考虑一天当中具体的时间段，例如尽量避开一天中刚上班或即将下班的时段。也要预估一次电话讨论的时长，不宜超过半小时。这些细节需要在实践中反思总结。

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掌握沟通之要

电话讨论是话语沟通，要在话语交流的过程中体现出尊重和包容，注意克服急躁等不良情绪。因此，针对电话讨论中出现的沟通问题，要做到灵活应对，主要包括：

一是避免争论。当专利代理师提出自己的观点时，审查员不一定表示认可，通常还会即时进行反驳，这就需要冷静面对，如果对于反驳观点做了预先准备，则可以进一步解释，如果没有应对准备，并且一时也没有更好的理由，则需要记录审查员的观点，以待书面进行答复。

二是把控节奏。根据审查员对电话讨论的反应情况实时做出判断，如果审查员明确表示还是以书面审查为主，这种情况下把主要观点向审查员简要介绍即可。如果审查员不仅愿意讨论，还对审查过程中的疑惑希望给予澄清说明，则可以做进一步的深入解释。如果审查员表示时间有限，则可以简短说明用意，还可以再约时间向其进一步说明。

三是礼貌用语。对审查员称呼“老师”；确认用语“您看我的表述是不是清楚？”；请求用语“有个问题想向您请教”、“有个情况想向您汇报”、“在符合规定的前提下，请您重点关注和提前处理一下”；协商用语“我们的观点也不一定完全准确，请老师在审查中多加考虑”、“我们也在和申请人沟通，听取申请人的意见”；肯定用语“我们认为这个地方确实存在错误，还请您再核实确认” 等。注意避免使用试探性、逼迫性和推卸性用语，如“该案应该授权吧？”、“已经多次答复了，还不能授权吗？”、“您看怎么修改可以授权？”等。

以上从五个方面对专利审查中的电话讨论做了介绍，这些是我们在审查实务中的实践心得，尚有许多不足，这里仅是“抛砖引玉”之举。如何将这一审查方式应用出更好的效果，则要有“运用之妙，存乎一心”的匠心，需要在实践中不断探索。

我们相信，《专利审查指南》修改的生命力在于应用。国家知识产权局对电话讨论这一审查方式进行修改，无疑是希望能够得到充分的应用和持续改进。这就需要专利代理师紧密结合专利申请的实际情况，有所为有所不为，合理、灵活和规范的使用电话讨论，而勿滥用之。专利代理机构亦能够从鼓励支持的角度，评价和规范专利代理师为此进行的实践应用，共同努力把这种审查方式的最大优势发挥出来，促进审查效率和质量不断提升。

参考文献：

[1]卞永军，申江华等，2019年《专利审查指南》修改内容解读， 中国知识产权报，2019.11.02

[2]国家知识产权局，国家知识产权局关于《专利审查指南》修改的公告（第328号），2019.09.26

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