当专利侵权行政裁决遭遇FRAND问题

作者 | 王素远  北京沛微律师事务所

编辑 | 布鲁斯

对于专利纠纷案件的处理，我国实行的是符合国情的“双轨制”，即行政救济和司法救济并行。

《专利法》第六十五条规定——未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

现行专利法第六十五条的具体规定给专利行政管理部门依法进行专利侵权行政裁决提供了法律依据。此外，管理专利工作的行政部门在解决特定专利侵权纠纷方面具有效率高、程序简、成本低等特点。实践中，行政机关承担了大量的专利侵权纠纷案件的处理，根据国家知识产权局的统计，仅2022年专利侵权纠纷行政裁决案件多达5.8万件。

国家知识产权局发布重大专利侵权纠纷行政裁决办法之后，出现了华为对小米等备受关注的专利侵权纠纷行政裁决案件，体现行政裁决制度也是许多创新主体进行专利维权的重要途径。但是，伴随着案件数量日益庞大，出现更为复杂的问题，标准必要专利（SEP）的FRAND原则在行政裁决中的处理就是一个值得探讨的问题，因为其具有一般专利侵权所没有的特殊性。

一、标准必要专利（SEP）侵权的特殊性

1、标准必要专利简述

我国专利法及实施细则并未直接规定标准必要专利的定义，需要借鉴其他相关定义。据《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》对标准必要专利的定义：本指引所称标准必要专利，是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。

从以上定义可见，标准必要专利是实施标准无法绕开的专利，因此其既是标准也是专利，所以，其具有专利的一般特征。主要表现在：一是具有无形性和易复制性。二是在权利属性上，既属于专利权人私权的范畴，但与此同时，标准必要专利也具备和标准相结合产生的特性，不可替代性和垄断性，具有一定公共产品的属性。当权利人持有SEP的情况下，如果标准得到广泛的使用，SEP便会产生“锁定效应”，专利价值和标准价值将难以区分。

如果允许SEP持有人滥用专利权来垄断市场，那么就会对市场造成一定的冲击，从而使消费者无法以更公正的价格购买标准化产品，专利权人要求超过其专利技术的价值并且尝试掠取标准本身的价值，导致实施标准的成本过高，从而损害公众的利益。因此，由于标准必要专利的特殊性，因此行使该权利的专利权人具有一定限制，主要是专利权人要遵守FRAND（公平、合理、无歧视）义务。各国际标准组织通常要求其成员在将其拥有的标准必要专利对外进行授权许可时，均应遵守公平、合理、无歧视（FRAND）原则。同时，对于专利实施人而言，也不应当因标准必要专利权人所负担的FRAND许可义务而对其产生“反向劫持”。反向劫持行为由标准必要专利实施方占主导，恶意利用FRAND原则在定义上的模糊性和弱知识产权法律环境，采取消极态度和不正当方式，逃避或者不合理地降低标准必要专利许可费。反向劫持会打击标准必要专利权人对技术标准创新地积极性，使技术标准难以产生良性的迭代更新。

2、标准必要专利侵权的国内法律规定

《中华人民共和国专利法》、《专利法实施细则》和《专利行政执法办法》均未对标准必要专利进行特别规定，仅在司法解释和法院文件中有出现。以下为相关规定：

（1）

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条规定：推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。

（2）

广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》对于标准必要专利侵权案件审理进行了比较详细的规定，较上述司法解释更为具体化。其中：

10.标准必要专利权人提出停止实施标准必要专利请求的，依照公平、合理、无歧视原则和相关商业惯例，对标准必要专利权人和实施者的主观过错作出判断，以此决定是否支持停止实施标准必要专利的请求。

（3）

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉标准必要专利案件中，被诉侵权人经与专利权人协商该专利的实施许可事项，但由于专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。虽非推荐性国家、行业或者地方标准，但属于国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准，且专利权人按照该标准组织章程明示且做出了公平、合理、无歧视的许可义务承诺的标准必要专利，亦做同样处理。

（4）

国家市场监督管理总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》对于滥用标准必要专利造成垄断的行为进行了规定。其中：

第十三条 经营者不得在行使知识产权的过程中，利用标准（含国家技术规范的强制性要求，下同）的制定和实施从事排除、限制竞争的行为。

具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在标准的制定和实施过程中实施下列排除、限制竞争行为：

（一）在参与标准制定的过程中，故意不向标准制定组织披露其权利信息，或者明确放弃其权利，但是在某项标准涉及该专利后却对该标准的实施者主张其专利权。

（二）在其专利成为标准必要专利后，违背公平、合理和无歧视原则，实施拒绝许可、搭售商品或者在交易时附加其他的不合理交易条件等排除、限制竞争的行为。

本规定所称标准必要专利，是指实施该项标准所必不可少的专利。

但是，以上针对标准必要专利的规定无论是司法解释还是法院文件，均不是管理专利工作的部门在专利侵权行政裁决中必须适用法律渊源，因此，目前在专利侵权行政裁决中审理标准必要专利仍然存在法律空白。

二、标准必要专利在侵权纠纷行政裁决的特殊问题

虽然管理专利工作的部门无需适用司法解释，但在面对法律无明确规定的情况时，可以借鉴处理民事纠纷的相关非正式法律渊源背后的法理依据，同时需要结合行政裁决自身特点具体问题具体分析。以下针对具体问题进行初步探讨。

1、行政裁决和司法裁判对于赔偿问题权限差异带来的问题

2000年以前，行政裁决和司法裁判针对专利侵权的纠纷处理权限并不存在差异，均能停止侵权并判定赔偿。《专利法》2000年第二次修改时，取消了专利行政部门对于赔偿问题的裁决权，改为对赔偿数额进行调解。时任国家知识产权局条法司原司长宋建华对2000年<《中华人民共和国专利法》修改条文的逐条说明>中对于该条款修改的理由进行释明：专利管理机关处理专利侵权纠纷的主要职责是认定侵权行为是否成立，以及在认定侵权行为成立时责令立即停止侵权行为，这体现了专利管理机关行政执法的目的主要是为了维持正常的社会秩序，其中“立即”两字的增加，使专利管理机关能够更加及时地制止侵权行为，对于纯粹属于当事人之间民事纠纷的损害赔偿来说专利管理机关只是在当事人提出请求时才进行调解，这使行政执法具有了不同于司法执法的特点。

从该条文的修改目的角度，专利侵权行为一定程度上损害了正常的社会秩序，因此行政机关有介入专利侵权纠纷的依据，但是损害赔偿问题属于平等主体之间的纯民事纠纷，行政机关不宜主动介入。

因此，专利侵权纠纷在行政裁决中体现为两重属性，一是专利侵权纠纷是平等主体之间以民事权利义务为内容的纠纷，专利权人或利害关系人请求专利行政机关处理侵权纠纷，是借助行政手段解决民事侵权纠纷的一种方式或途径，因此，专利行政裁决为一种“准司法”行政活动。二是专利侵权行为对于社会正常秩序和公共利益产生一定损害，知识产权行政管理部门以执法者的身份介入，针对损害公共利益的专利侵权违法案件做出有强制性效力的决定或裁决。

根据目前的法律，不同于法院可以直接对赔偿问题进行判决，管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解，不能够直接进行裁决。这一差异导致了在涉及与赔偿数额相关的问题，管理专利工作的部门需要进一步考虑是否在自身权限范围内。就本文所提问题，有必要进行如下讨论:

第一，行政机关是否有权限裁决FRAND的问题，即FRAND问题是否属于侵权赔偿问题。如果FRAND的性质是侵权赔偿问题，那么管理专利工作的部门就不能针对该问题进行行政裁决，反之，则可以针对双方是否遵守FRAND问题进行行政裁决。

第二，行政机关能否回避审理FRAND的问题，是否存在回避会造成不合理或者不合法的特定情况。

2、FRAND义务的内容及性质

判断FRAND问题是否属于侵权赔偿问题，需要首先清楚FRAND义务包括哪些内容，以判断这些内容的性质。FRAND义务在理论上具有一定模糊性，为了相对清楚的界定，本文不进行学理探讨，仅通过参考《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》得规定，尝试分析FRAND义务的性质是否属于赔偿数额问题。

以下为《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》中涉及体现是否符合FRAND义务具体行为的条款：

13.下列行为可以认定标准必要专利权人违反公平、合理、无歧视义务，存在明显过错：

（1）未向实施者发出谈判通知，或虽发出谈判通知，但未按照商业惯例和交易习惯列明所涉专利权的范围；

（2）在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息；

（3）未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；

（4）未在合理期限内作出答复；

（5）无正当理由阻碍或中断谈判；

（6）其他明显过错行为。

14.下列行为可以认定实施者存在明显过错：

（1）拒绝接收标准必要专利权人的谈判通知，或收到谈判通知后未在合理时间内作出明确答复；

（2）无正当理由拒绝签订保密协议，导致无法继续谈判；

（3）未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复；

（4）收到标准必要专利权人许可条件后，未在合理期限内作出实质性答复；

（5）提出的实施条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同；

（6）无正当理由拖延或拒绝进行许可谈判；

（7）其他明显过错行为。

参考以上规定，可以看到专利权人以及实施方是否遵守FRAND原则不仅包括许可谈判之间通知与反通知的程序性要求，也包括许可费计算方式是否合理等实质性要求。

谈判之间的程序性要求相对明了不涉及赔偿问题，但是，FRAND涉及许可费用是否合理的实质性要求就存在模糊空间，其性质需要进一步探讨。

3、FRAND中的许可费合理性性质上是否属于赔偿数额问题

专利法71条中规定侵犯专利权的赔偿数额可以参照该专利许可使用费的倍数合理确定，在专利纠纷实践中，也不乏通过专利许可费确定侵权赔偿数额的，可见二者之间存在一定关联，也容易让人产生一种联想——许可费是否合理可能属于赔偿数额问题。

虽然FRAND义务涉及的专利许可费合理性问题与侵权赔偿具有关联，但笔者认为许可费合理与否却不应属于专利侵权赔偿数额问题，理由如下：

第一，客观上，专利许可费与专利侵权损害赔偿在性质上有以下主要差别：

权利依据不同。专利许可费的支付依据专利权人与被许可人已达成或者意欲达成的许可合同;侵权赔偿的支付依据法院的判决。

支付目的不同。专利许可费的支付目的是购买专利技术的使用权;侵权赔偿的支付目的是补偿专利权人的损失或受到的侵害。

数额确定不同。专利许可费的数额由当事人协商确定,取决于技术的价值和具体交易情况;侵权赔偿的数额依据实际损失或法定赔偿额确定,需要考虑多种因素，例如侵权方的主观故意等。

使用权不同。支付专利许可费可以合法使用专利技术,获得许可;支付侵权赔偿并不能获得技术使用权,只是对过去侵权行为的补偿。如果侵权方想继续行使专利技术，则需要与专利权人另行达成许可协议。

第二，如果将许可费合理性等同于赔偿数额问题，这将导致行政机关将不能裁决FRAND问题，会出现两难的尴尬局面。行政机关面对的选择将是：要么在回避FRAND裁决的情况下继续审理侵权问题并得出是否停止侵权的裁决，要么因无法审理FRAND而建议原告改走法院的途径进行救济。第二种做法在当事人坚持继续审理的情况下实际上无法进行，第一种做法无法解决标准必要专利特有的专利劫持与反向劫持问题，特别是在侵权成立的情况下，行政相对人不服专利行政执法的处理决定转而诉诸司法，循环诉讼势必会延长案件处理期限，这反而会增加涉案当事人的司法成本且无法实现行政执法快速维权的制度价值，从而损害行政保护与司法保护“双轨制”的制度优势，将许可费合理性解释为赔偿问题与制度设置的目的不符。

第三，从立法目的角度来看，专利侵权行为损害社会秩序是行政机关裁决侵权纠纷的依据，而FRAND义务涉及标准的公共利益，一定程度上影响了正常的社会秩序，虽然许可谈判在专利权人和标准实施者双方之间，其影响并不仅仅在二者之间。立法角度来看，行政权力运行的最终目的也是保证个体权益的基础上推动社会的整体发展，这使得其介入FRAND问题的裁判具备正当性。因此，行政机关裁决FRAND问题更为符合专利法该条款的立法目的。

4、行政机关如果对FRAND义务回避审理是否合理合法

出于种种原因，相较于目前的司法系统，专利行政机关并没有处理标准必要专利的FRAND问题的经验，实践中也可能出现行政机关回避FRAND义务审理的倾向。在一些情况下，例如侵权明显不能成立，那么没有必要进行FRAND问题，回避审理并不会造成严重问题，对此大家容易接受。但是如果侵权可能成立，或者行政机关认定侵权产品落入了标准必要专利的保护范围，在这种情况下是否能够回避FRAND义务审理呢？这种情况下，FRAND义务审理是否属于自由裁量权的范畴？

笔者认为：从行政裁决行为的合理性角度来看，无论标准必要专利侵权能否成立，都应该审理FRAND义务是否得到遵守，如果裁定停止侵权，就应该对FRAND问题做出明确裁定；从行政裁决行为的合法性角度来看，由于相关司法解释并不属于行政裁决的法律渊源，回避FRAND审理存在不当，但未必属于可撤销的明显不当行政行为。

理由如下：

第一，从行政行为合理性角度，裁决停止侵权应该以FRAND的审理为前提。

从专利保护“双轨制”的制度设计出发进行考虑，如何减少专利行政侵权裁决与司法审查之间的矛盾和冲突，消除两者在衔接适用上的障碍，对发挥两者在专利权保护中的优势，避免行政和司法资源的浪费。最高人民法院与国家知识产权局印发的《关于强化知识产权协同保护的意见》规定，其中：（五）促进行政标准与司法标准统一。（六）指导推进协同保护。加强知识产权管理部门和人民法院协作配合，推动专利侵权纠纷行政裁决申请强制执行相关工作有效开展。

笔者认为，从行政标准与司法标准统一的目标来看，参考《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》二十四的规定，法院在处理SEP侵权问题上，并不是落入保护范围就直接判定停止侵权的，而且还要看是否专利权人故意违反FRAND（公平、合理、无歧视）义务以及实施方有无过错，如果专利权人违反FRAND义务，那么也不能直接判决停止标准实施行为。虽然司法解释不是行政机关在裁决中的法律渊源，但是完全不顾标准必要专利的特点，只进行侵权比对而不审理FRAND义务是否遵守，这将导致行政标准与司法标准不统一的不合理结论。

第二，从行政行为合法性角度，回避FRAND的审理的情况下裁决停止侵权并不必然构成违法。

由于相关司法解释并不属于行政裁决的法律渊源，法律和行政法规并没有完全对应于标准必要专利FRAND原则的条款。虽然FRAND原则与专利法20条的诚实信用和反垄断问题存在一定关联。如FRAND承诺涉及诚实信用，北京高院《专利侵权判定指南》要求：在标准必要专利的许可谈判中，谈判双方应本着诚实信用的原则进行许可谈判。另外，违反FRAND义务有可能涉及垄断行为。但是，专利法20条不涉及直接标准必要专利，地方司法文件的理解对于专利行政机关不构成适用法律的约束，并不能认为标准必要专利在侵权纠纷中需要以FRAND原则的审理为前提存在明确的法律依据。

另外，行政诉讼法70条中因具体行政行为明显不当而应当判决撤销或者部分撤销的情况，是否能够适用于上述情况也存在争议。行政标准与司法标准不统一未必能够达到明显不当的程度，这里的“明显”的尺度模糊，实践中会存在争议。

5.回避FRAND情况下适用禁令行政裁决将造成的不利影响

如前所述，目前可能存在合法但不合理的状态，这种状态会对司法权威以及科技创新造成一定的不利后果。

第一，影响行政及司法裁判尺度的统一性，浪费行政及司法资源。

面对相同的侵权事实，如果直接由法院对标准必要专利的民事侵权纠纷进行裁判，则判定停止侵权必然要审理FRAND问题的审理为前提，专利权人违反FRAND义务则无法得到禁令支持。但是，如果直接由专利行政机关继续裁决，行政机关裁决停止侵权可以不以FRAND义务的遵守为前提，则能够得到禁令支持。

在后续程序中，如果先由行政机关进行裁决而后即使发生行政诉讼，也可能基于行政诉讼只进行合法性审查的原则而被维持，那么专利权人即使违反FRAND义务也能够得到禁令支持。但是，如果专利权人寻求赔偿而在得到停止侵权的行政裁决之后提起诉讼，或者实施者提出确认不侵权之诉，则法院基于《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》19条的规定仍应当就当事人的诉讼请求进行全面审查，并不需要以行政决定以及相应的行政诉讼的结论作为民事案件的处理依据，将会重新审理FRAND义务，专利权人违反FRAND义务则可能无法得到禁令支持。这将导致行政诉讼程序的作用虚化，无法发挥作用。

第二，可能强化专利劫持行为，引发投机行为。

在标准具有全球性、专利实施者的市场通常横跨多个国家、专利又具有地域性的大背景下，标准必要专利纠纷呈现复杂的管辖问题。当事人选择管辖主要的目的就是寻求有利于自身的司法规则。争取国家之间的管辖权有利于维护司法主权等正面作用，但国家内部因不同的裁判标准而产生的管辖争夺弊大于利，如果行政及司法裁判标准完全不同，那么选择的维权途径就极大的影响最终结果，不利于法制统一。这会导致专利权人和实施者双方在管辖争夺更加激烈，引发更多的投机行为。

三、建  议

笔者认为针对标准必要专利的FRAND问题在专利行政裁决中面临的问题，提出如下建议：

1、修订完善专利行政执法的行政法规及规章，设定针对标准必要专利侵权案件裁决的特别规定。

专利行政执法现行相关法律制度的内容存在模糊、滞后等缺陷，是造成本文提及的合理但不合法问题的主要原因。《专利法》在2021年实施后，《专利法实施细则》和《专利行政执法办法》尚未完成修订，针对标准必要专利的具体规则尚不明朗。而且，在司法实践中形成的规则虽已上升为司法解释，例如标准必要专利的FRAND原则审理规则，未被吸纳入专利行政裁判规则中，导致专利行政裁判的规则与司法裁判规则并不统一，法律修订也是彻底解决该问题的途径，但是法律修订是一项长期的工作，而标准必要专利的行政裁决问题比较具体，在某些案件中也比较紧迫。建议国家知识产权局通过部门规章、案件指导等方式对相关制度先行予以补充完善。

为节约行政与司法资源，建议借鉴经验对专利行政执法进行改进，例如可以对专利侵权纠纷案件进行繁简分流。标准必要专利侵权纠纷往往属于比较复杂的案件，可以考虑在一定条件下允许专利行政机关对于复杂案件进行移转制度。再比如，可以考虑引入部分裁决，行政机关针对标准必要专利侵权是否成立进行裁决并出具行政决定，在侵权成立的情况下为避免不合理裁决则转入调解机制，不再进行是否应停止侵权的判断。当然这些制度尝试均需要通过法规进行确认，否则就是违法行政。

2、建议标准必要专利侵权的行政裁决进行集中管辖。

执法周期短是专利行政执法的一大优势，但是这个优势的体现是需要条件的，案件不能过于复杂且必须有对应的专业执法资源进行支撑。目前分散的专利行政执法体制，一些地方知识产权局执法资源的配备不足，在3个月内完成复杂的SEP专利侵权诉讼审理未免强人所难，而且这种局面由于编制经费等问题，在短期内难以发生根本性变化。

SEP专利侵权诉讼的特点是难度较大社会影响大目前数量较少，还涉及合同法及反垄断法等非专利问题，即使对于知识产权专门法院，对于标准必要专利的侵权审理起来都存在难度。地方知识产权局目前是专利行政执法的主体，但其缺少审理SEP案件的相关经验和专业资源。目前的执法体系，难以保证执法质量，影响专利行政执法部门查办案件的能力和最终的法律效力，无法发挥双轨制制度效能。将标准必要专利侵权案件集中到特定的专利行政机关，有利于人员的专门化和裁判经验的积累，有利于形成缩短执法周期的条件。国家知识产权局作为国务院专利行政部门，其拥有的人力资源是保证案件处理专业性的重要保障，依托目前的重大专利侵权纠纷行政裁决制度，可以考虑将该类案件集中进行处理，以保障裁判标准的统一。当然部分发达地区的专利行政机关也可以作为合适的集中审理机构，以提高行政裁决的专业性和一致性。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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