美国商业秘密法简史

作者 | James Pooley

译者 | 刘芳 陈亚璐  北京天驰君泰律师事务所

编辑 | 布鲁斯

一、引  言

I. INTRODUCTION

商业秘密法源于司法实践。在美国，虽然已经有《统一商业秘密法》（“UTSA”）和《保护商业秘密法》（“DTSA”），法官们仍然在不断塑造这类知识产权。他们能否正确理解和处理这些法律问题至关重要，因为对于那些高度互联、数据驱动的企业来说，保护企业最有价值也是最脆弱资产的主要方法是采取保密措施。

然而令人难以想象的是五十年前我们差点彻底失去这一法律保护。我仍然记得在我执业的第一年里的一天，我注意到一位资深合伙人在他的办公桌前埋头阅读预印本的案例汇编。[1] 由于这位合伙人平时很少阅读判例，我好奇地询问是什么内容吸引了他。他回答说：

“商业秘密，最高法院已经确认了它们的合法性”。

这个案子就是 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.，最高法院最终裁定，联邦专利法并不享有优先于各州商业秘密法的效力。[2] 现在看来，这个结果似乎显而易见，这种对州商业秘密法效力的挑战甚至显得有些荒谬。但值得注意的是，大法官们对这项判决并未达成共识，道格拉斯大法官和布伦南大法官对此提出了异议。他们指出，专利制度的关键在于促进信息公开透明，但保密的做法显然与专利法的精神相悖。[3]

本文聚焦于过去的五十年，即我们所称的“现代商业秘密法”时代。但是，在深入研究当前令人振奋的发展之前，有必要了解我们是如何一步步走到1974年的关键历史转折点，那一年整个商业秘密法律体系岌岌可危，结果未卜。

二、早期普通法

II. EARLY COMMON LAW

对于那些喜爱《威利旺卡与巧克力工厂》的人，会很高兴得知，美国历史上首例被报道的商业秘密案件，正是围绕着一家马萨诸塞州巧克力制造厂的出售，及其背后所隐藏的制造工艺秘密的转让问题。（在这部电影中，旺卡先生为了防止竞争对手窃取他的配方，不得不雇用完全可信的乌帕卢帕人）[4] 该案中，卖方拒绝保证自己将不再使用该工艺，辩称合同中的这一承诺在某种程度上构成了行业竞争的限制，因而不具备法律上的可执行性。[5] 然而，法院依据英国普通法，驳回了卖方的这一论点，最终裁定被告违背了一项具备法律约束力的合同条款。[6] 1868年，马萨诸塞州最高法院再次发声，此次的讨论焦点直指工业革命背景下企业与工厂员工之间分享秘密的必然性。[7] Peabody v. Norfolk 案涉及制造麻布的秘密机械。[8] 该案中，原告指控的对象是一名离职员工及其新雇主，他们试图以禁令的实施会不可避免地破坏保密性为由规避法律责任。[9] 在这项具有里程碑意义的判决中，格雷大法官借机阐明了很多构成现代商业秘密法基础的原则，更进一步将其与专利法和商标法中的共性相联系，构建起一套完整的理论框架。[10] 格雷大法官将商业秘密视为一种可以作为遗产继承的特殊财产，强调了这类财产受到法律保护的重要性，以防止背信弃义的不忠实员工。[11] 他指出，向他人透露商业秘密并不会导致其保密性的丧失。[12] 商业秘密的保护可以是永久的。[13] 法院应当通过适当的指令对所主张的商业秘密的保密性给予保护。[14] 此外，责任范围还可以延伸至那些从被盗用信息中获益的人。[15]

Tabor. v Hoffman案涉及一台专利保护期已经届满的泵。[16] 法院判决支持了对窃取图纸并揭示内部公差信息的竞争对手实施禁令，驳回了竞争对手辩称可通过公开产品反向工程获取相同信息的主张。[17] Tabor案确立了一个原则，即使理论上可通过反向工程获取信息，也不能作为对窃取行为的合理抗辩。[18] Press Steel Car Co.v. Standard Steel Car Co.案涉及的是未签署保密协议即向供应商提供铁路车辆图纸的情形。[19] 该案明确了保密性不必是绝对的，而且明示合同并不是获得救济的前提条件。[20] 在Empire Steam Laundry v. Lozier案中，可获得保护的秘密范围进一步扩展至客户名单，前雇主对保密性的利益足以独立支持禁令，且这一支持独立于被质疑为限制竞争的限制性契约。[21]

三、侵权法概要

III. THE RESTATEMENT OF TORTS

所有这些案例都体现了司法界对保密信息的一种态度，即尽管保密信息是无形的，但其实质上类似于一种财产，且这种概念界定与在保密关系中共享信息的观念非常契合。普通法原本可能继续沿着这一理念演进，然而美国法律学会（American Law Institute）1939年发布的《美国侵权法重述》（第一版）却改变了这一轨迹，该文件的第757至759条首度涵盖了商业秘密相关内容。[22] 编撰者们并未沿用既有的判例法，而是对其进行了重构，明确拒绝了将商业秘密视为一种财产形式的观点。[23] 这一立场来源于霍姆斯法官在E.I. Du Pont De Nemours Powder Co. v. Masland案中的观点，他认可了初审法院的判决，即被告的律师可以知晓所谓秘密，但第三方专家不得知悉。[24] 尽管该案在呈递法院时，被定位为 “信息财产权” 与“充分辩护权”之间的矛盾，霍姆斯法官却另辟蹊径，认为：

“案件的起点并非财产问题或法律程序，而是被告与原告之间存在保密关系”；因此，“被告必须承担与信任相随的责任”。[25] 

然而，在此过程中，他提出了一句至今仍被“非财产权”阵营引用的话：

“财产权可以被否定，但信任却不能”。[26] 

脱离了具体事实的背景，这句话成为那些试图将商业秘密法适用范围缩小解释的人们的核心依据。

《美国侵权法重述》（第一版）后来被誉为商业秘密领域的“基石”。[27] 如果确实如此，它为该法律的进一步构建提供了一个崎岖且受限的基础。“商业秘密”被严格限定为“用于企业持续运营的工艺或装置”，并根据六个抽象因素的非详尽列表来判断。[28] 明确被排除在外的包括“企业运营中的单一或短暂事件的信息”，如秘密投标、未公布的政策或产品、财务信息、“扩张或缩减计划”，还可能包括公司实验研究的完整记录，这些研究最终导向了受保护的工艺流程或产品。[29] 这类信息，即使被标记为“保密”，也仅在第759条的规制下，针对故意的商业间谍行为时才受保护。[30] 即便是勉强纳入狭隘定义的商业秘密范畴内的信息，对于“善意”的第三方——即在获得侵权通知前已为此支付代价或已改变其境况的第三方——也将毫无保护可言。[31]

编撰者们显然没有考虑早在Peabody v. Norfolk案中就有所表述的相反观点，而是有意将商业秘密法与其他知识产权形式区分开来。他们宣称：

“对商业秘密的保护并非基于奖励和鼓励开发秘密的工艺或装置的政策考量，而仅仅是为了防止背信弃义的行为以及通过不正当手段获取他人秘密的做法”。[32]

《美国侵权法重述》中最具影响力的内容，是将所有不属于企业“持续使用”的“保密”信息划分为一个单独的类别。正如读者从现代商业秘密法的角度所理解的那样，这一被孤立的类别包含了企业一些最有价值的数据资产。然而，编者们只是轻描淡写地表示，他们并不处理这类信息，除非它涉及第759条款中的间谍行为。[33] 这种对“仅仅是保密”信息的不当处理，自然而然地促使法院寻求其他保护机制，因此我们逐渐发展出了保护不构成商业秘密的信息的法律体系。[34] 记住这一概念，稍后我们将探讨现代商业秘密法中的这一问题。

四、最高法院出手拯救商业秘密法

IV. THE SUPREME COURT STEPS IN TO SAVE TRADE SECRET LAW

在《美国侵权法重述》的人为限制下，商业秘密仅包括了“工艺与设备”，并明确否认了鼓励创新的政策理由。这不可避免地导致一些人认为，在这个领域，州法与联邦专利法及其促进公开披露的核心目标存在根本对立。1964年，两项最高法院的裁决为这一冲突奠定了基础，裁定州不正当竞争法不能用于禁止复制在公开市场上销售的未获得专利的产品。在Sears, Roebuck & Co. v. Stifel Co. [35] 和 Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.[36] 两案中，法院认为，宪法赋予国会在专利和版权领域的排他性立法权，排除了任何涉及这些联邦法规领域的州法律。[37]

法院解释说：

“正如一州法律不能直接与联邦专利法冲突一样，它也不能依据其他法律，例如反不正当竞争的法律，提供与联邦专利法目标相冲突的保护。”[38]

鉴于商业秘密法经常被视为反不正当竞争法的一种形式，这些判决引发了对其可行性的担忧。[39] 几年后，Lear Inc. v. Adkins案的结果进一步加剧了这种担忧[40]，尽管该案主要涉及的是合同法以及禁反言原则，但为布莱克大法官提供了机会，在一份附议和异议意见中更广泛地表达他的观点：

当然，发现者可以选择保守其发现的秘密。然而，那些自称为“发明家”的人并未对其发现保守保密，而是通过合同披露其发现以换取报酬，这与专利法的设计背道而驰。专利法对可受保护的发明类型和保护方式有着严格的规定。专利法体现的国家政策是支持自由竞争，并严格限制垄断，这一政策不能因个人之间的私人协议而受到破坏，无论这些协议是否得到了国家的批准。[41]

尽管大多数巡回法院已驳回了州商业秘密法与联邦专利法冲突而被排除适用的主张，第六巡回上诉法院在1973年的Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp 案中支持了这一观点。[42] 基于各上诉法院之间的意见分歧，美国最高法院在同年签发调卷令（certiorari），批准复审该案。[43]

最高法院的裁决平息了所有关于商业秘密法与专利法冲突的担忧。由于未发现与专利制度的实际冲突，伯格大法官部分借鉴了第二巡回上诉法院在Painton & Co. v. Bourns, Inc.案中的意见。法官弗兰德利在该案中将商业秘密发明分为三类：

（1）可以有效获得专利的；

（2）明显不能申请专利的；以及

（3）专利性存疑的。[44] 

就后两类而言，公众并没有兴趣迫使它们申请专利；事实上，商业秘密法的作用是“在专利法未能覆盖的领域鼓励发明”。[45] 此外，终止商业秘密权利将对公众产生负面影响，导致信息囤积、效率降低以及自行实施安全措施成本的增加，特别是对小企业而言；还会导致“企业间窃取行为对社会基本道德的不可避免的损害”。[46]

唯一剩下的问题是：为明显可专利的发明提供商业秘密保护，是否与联邦专利体系产生冲突。对此，法院自信地裁定，“没有合理风险”表明一位拥有明显可专利发明的发明者会选择保密。[47] 毕竟，当发明者能够享有“对抗全世界”的排他性保护时，为何要冒被他人独立发现的风险？相比之下，商业秘密提供的保护要弱得多：

“专利法如同一道屏障，而商业秘密法则如同一张筛网。”[48] 

至于社会对信息披露的公共利益，法院相信社会不需要等太久，因为“适时成熟”理论预测，其他人很快就会破解发明者所保密的技术。[49] 然而，这些假设都缺乏坚实的事实依据。即使是明显可获得专利的创新流程技术，往往也因反向工程的挑战和专利侵权检测的困难而选择保密保护。[50] 而“适时成熟”理论缺乏可靠的实证支持。[51] 尽管这种可专利性分析的逻辑存在瑕疵，判决最终基于最简单且最有说服力的理由驳回了州商业秘密法与联邦专利法冲突而被排除适用的主张：商业秘密法与专利制度共存了一个多世纪，国会从未对此提出异议。[52]

在得出判决结论时，Kewanee案中的多数意见虽然名义上承认了《美国侵权法重述》的观点，但显然并未接纳其最具争议的部分。事实上，与《重述》完全相反，法院指出：

“商业秘密法背后的广义政策是维护商业道德标准和鼓励发明。”[53]

尽管法院当时并未直接将商业秘密视为“财产”，但其以“隐私是基本人权”为依据，支持反对工业间谍行为的立法。[54]

从Kewanee案开始，现代商业秘密法的发展迈出了重要一步。最高法院后续的判决进一步确认了商业秘密在知识产权领域的地位。在Aronson v. Quick Point Pencil Co.案中，法院判决执行了一项许可协议，要求在专利申请被拒绝后继续对易于复制的产品支付专利费，法院认为，被告在发明尚处于秘密状态时，通过谈判取得了早期使用该发明的权利，从而获得了先发优势。[55] 在Ruckelshaus v. Monsanto Co.案中，法院明确了商业秘密作为财产的地位，确认其受宪法第五修正案征用条款的保护，[56]这一立场与霍姆斯大法官在Du Pont v. Masland案中的观点相吻合。[57]三年后，在Carpenter v. United States一案中，法院再次将商业秘密贴上“财产”标签，判决联邦邮件和电信欺诈法适用于窃取为后续出版而持有的“保密信息”。[58]在Bonito Boats, Inc.v. Thunder Craft Boats, Inc.案中，法院明确了Kewanee案裁决的重要性，即自由可得的产品可以被反向工程，推翻了一项禁止使用原始船体制作模具的州法律。[59]

五、州普通法中的不一致促成了《统一商业秘密法》的出台

V. INCONSISTENCY IN STATE COMMON LAW LEADSTO THE UTSA

得益于Kewanee案的裁决，商业秘密法得以存续，但其存在的状态并不好。各州的判例法存在不一致性，部分原因是各州试图通过各种理论和原则来保护那些未在“持续使用”中的“保密信息”。或许意识到最初的混乱，负责《美国侵权法重述（第二版）》的编撰者选择彻底放弃这个主题。在这一法律资源协调的真空期，全国州法律统一委员会介入了。随着企业越来越多地依赖商业秘密保护，特别是在法院频繁判定专利无效的情况下（是的，这种情况以前也出现过），并且商业秘密保护的范围存在“过度的不确定性”，该委员会于1979年（并在1985年进行了修订）向各州提出了《统一商业秘密法》（UTSA），旨在“对普通法商业秘密保护的基本原则进行法典化，保持其与专利法的基本区别。”[60]

在Kewanee案裁决后不久，UTSA迅速在多个州得到采纳，最终除纽约州外，所有州都颁布了该法律（具体内容存在差别，正如我们将看到的）。[61]该法的优点在于简洁实用，内容结构清晰，涵盖了定义、救济（禁令、赔偿和律师费）、法庭保密、时效限制以及取代其他相关诉求等方面。

也许最重要的是，统一商业秘密法（UTSA）解决了《侵权行为法重述（第一版）》遗留的问题，将所有对企业具有“实际或潜在”价值的信息重新纳入“商业秘密”的保护范围，而不仅仅限于“持续使用中的”工艺或装置。[62] 在UTSA下，诸如投标、战略计划、实验记录以及其他所谓的“消极技术”等“短暂”信息也因为其潜在价值而受到保护。[63] 事实上，商业秘密的范围不再依赖于第一版重述中模糊的“六个因素”，因此其保护范围更加明确和可预测。不过，原六个因素之一——公司采取的保密措施的程度——在UTSA中成为提出商业秘密索赔的必要条件，而不再仅仅是一个建议。[64]

根据UTSA，商业秘密获得了更强有力的保护。不仅仅是滥用或披露，不正当获取也可以构成侵占。[65] 对于“实际发生或潜在的侵占”都可受到禁令制约，包括通过延长禁令的有效期来弥补被告通过不正当手段获得的先发优势。[66] 法院可以要求被告采取行动，如返还材料。[67]即使是所谓的“善意”侵权，也不再因为支付了对价或地位改变而完全得到豁免。相反，在收到通知后，除非有“特殊情况”，否则可以寻求禁令救济，或者至少要求支付补偿性使用费。[68] 对于“故意和恶意”的侵占行为，法院可以强制支付律师费。[69]而在诉讼过程中，法院必须“保护被主张的商业秘密的机密性”，这可以通过保护令或秘密审理程序来实现。[70]

六、《统一商业秘密法》的不统一性

VI. THE NON-UNIFORM UTSA

这虽然是个好消息，但遗憾的是，并非所有州都通过了UTSA的原始版本，各州的差异在某些方面甚至比普通法下的差异更大。例如，加利福尼亚州从定义中删除了“易于确定”的表述，并增加了原告在证据开示前“合理明确”地描述其商业秘密的要求[71]；伊利诺伊州规定，只有在“重大公共利益”存在的情况下，才允许以支付使用费代替禁令[72]；佐治亚州仅对客户名单的实物表现形式提供保护[73]；而南卡罗来纳州则对UTSA的整个版本进行了重写，并加入了详细的程序性规定[74]。在各州中，诉讼时效从两年到六年不等；对于该法 “取代”其他法律和理论的程度，各州也存在分歧。[75]这些差异，结合不同程序制度设计的挑战，促使了《保护商业秘密法》（DTSA）的出台，下文将对此做进一步讨论。[76]

与此同时，自1979年UTSA在全美各地逐步推行以来，《美国侵权法重述（第二版）》的编撰工作已经结束，第三版的编撰者决定将商业秘密法重新纳入讨论，虽然这次是在反不正当竞争法的范畴内，而非侵权法中。这一次，他们对商业秘密法的处理更为精细和全面。《美国反不正当竞争法重述（第三版）》于1995年出版[77]，其第39至45节涵盖了商业秘密法，作为“商业价值侵占”章节的一部分[78]。该章节注释详尽且内容全面。总体而言，新版《重述》中表述的法律与《统一商业秘密法》（UTSA）和《保护商业秘密法》（DTSA）编纂的内容基本一致，唯一的例外是，维护秘密状态的“合理努力”仍被视为判断是否存在可保护秘密的一个考量因素，而非必要条件。[79] 尽管这部著作的质量高且内容全面，并且有些法院认为它已经“取代”了1939年版的《重述》[80]，但《美国反不正当竞争法重述（第三版）》迄今为止尚未受到司法界的热烈拥护。[81]

七、对侵占行为的刑事惩罚

VII. CRIMINAL PENALTIES FOR MISAPPROPRIATION

到20世纪90年代，超过一半的州已经颁布了专门针对商业秘密盗窃的刑事法律。[82] 这些法律出台的背景似乎是应对新泽西州盗窃法在处理20世纪60年代生物样本及相关数据被盗并出口到意大利的案件时的明显不足而产生的挫折感。[83] 纽约[84]和其他州随之制定了专门针对“科学或技术”信息盗窃的法律，而俄亥俄州[85]等，则采用了与在UTSA框架下处理民事索赔类似的更宽泛的定义。

有些人可能会感到意外，直到1996年《经济间谍法案》（EEA）的出台[86]，美国才有了专门针对商业秘密盗窃的联邦刑事法规。[87] 大萧条时期的《跨州运输被盗财物法》旨在适用实体的“货物、商品和商品”（最典型的例子是汽车）的跨州非法运输，这些物品可以轻易地跨越州界，超出州法律执行的范围。[88] 尽管曾有人试图将该法规应用于商业秘密盗窃案件[89]，但随着时间推移，事实证明它对无形的商业秘密的适用性较差，因为这些秘密通常被存储在价值很低的媒介上。[90] 尽管电信欺诈和邮件欺诈法案被尝试应用于此类案件[91]，但其内在的局限性促使人们强烈呼吁联邦专门刑事立法。[92]

随着人们意识到冷战结束后，外国政府的间谍可能会转向搜集美国工业秘密，这一立法构想获得了更广泛的政治支持。[93] 虽然最初的立法草案仅限于为了“外国政府，外国实体或外国代理人”的利益而进行的商业秘密盗窃，但最终被修订为几乎囊括了所有形式的商业秘密侵占行为。[94] 在立法过程中，尽管有人提议国会应增加联邦民事索赔条款，但当时立法会议的时间有限，这一结果不得不推迟三十年。

八、商业秘密保护法

Ⅷ. THE DEFEND TRADE SECRETS ACT

在那段时间，由于电子数据存储和传输技术的进步，可以说人们对商业秘密的关注度和对其威胁的认知大幅上升。互联网不仅带来了全新的脆弱性，还使一代工人获得了智能手机，并通过社交媒体学会了分享信息。基于州法处理本地不诚信员工问题的体系，似乎难以适应现代商业的全球化和数字化特性。在联邦法院提起诉讼，往往需要与之紧密相关的联邦诉讼主张，或完全不同的州籍身份（这在商业秘密案件中几乎不可能）。《经济间谍法案》（EEA）作用有限，每年仅有少数案件能够被提起。第113届国会提出了几项法案，修订版于2015年同时提交给众议院和参议院，称为《保护商业秘密法》。[95] 在参议院司法委员会进行了一场较有争议的听证会后，修订版在参议院获得全票通过，众议院以410票对2票通过，随后总统于2016年5月11日签署了该法案。[96]

《保护商业秘密法》（DTSA）提供了一个选项，允许在涉及一定程度的州际商业行为的商业秘密侵占案件中，原告可以主张联邦法院的初审管辖权。[97]其条款与现有的《经济间谍法案》（EEA）相互交织，使得两部法律现在可以同时被引用，都出现在《美国法典》第18编第1831至1839条中。[98] DTSA参照UTSA编写，使用了非常相似的定义和框架；在大多数情况下，依据其中一部法律提出的诉求也可以依据另一部法律提出，实际上，将联邦DTSA索赔与地方州法律的主张结合在一起已成为普遍现象。然而，存在一些重要的差异值得我们关注。首先，得益于EEA的域外效力条款，DTSA的管辖权适用于外国的侵占行为，只要其中至少有一项“为推进犯罪而实施的行为”发生在美国境内。[99] 其次，DTSA引入了源自《兰厄姆法案》（Lanham Act）的特定程序，用于单方扣押“防止商业秘密传播或扩散所必需的财产”。[100] 第三，针对类似加利福尼亚州等拒绝执行竞业禁止协议或支持所谓的“不可避免披露原则”(Inevitable Disclosure Doctrine) 的情况，DTSA的禁令条款限制了法院对离职员工工作范围的约束，要求必须有“威胁性侵占的证据”，而非仅凭“个人所知的信息”。[101] 第四，DTSA为举报人提供豁免权，允许其在仅为报告可能的不当行为而向有关当局或律师披露机密信息的情况下，免受联邦或州商业秘密法律的约束。[102] 最后，尽管UTSA（官方版本）“取代与其冲突的侵权法、返还性法和其他法律……为商业秘密侵权提供民事救济”，但DTSA并不优先于任何州法律。[103]

不出所料，DTSA赋予联邦法院的初审管辖权后的第一年度，联邦法院的商业秘密诉讼量显著增加。尽管州法院的统计数据难以获取，但大多数知情观察者认为，州法院的案件数量并未显著减少，这意味着我们可能正经历着商业秘密诉讼总数量的适度增长。事实上，基于我亲身对案例法的回顾，我有一个明显的印象，即州法院和联邦法院都在定期借鉴彼此的解释，这表明我们正朝着实现全国商业秘密法律的统一化迈进，这是国会设想的DTSA目标之一。这一动态体现了法律体系内部的互动与趋同，预示着商业秘密法正走向更加一致和统一的未来。

九、尚待解决的问题

IX. UNFINISHED BUSINESS

过去五十年里，商业秘密法律的发展令人瞩目。美国工业界已经明确表达了对秘密创新给予强有力保护的重要性，法院、国会及州立法机构也作出了回应。可以说，美国的商业秘密保护框架已成为全球其他法律体系可供参考的黄金标准。尽管如此，为了确保这一法律体系不仅符合愿景，还能提供合理可预期的结果，我们仍需继续努力。

一个值得关注的问题是，法律似乎无法摆脱“保密信息”独立于商业秘密这一过时的概念。采取统一的信息资产保护策略将使法院、企业及员工受益，这正是UTSA制定者当初的愿景。这需要认识到，如今要证明信息符合商业秘密保护的门槛已相当低，“达到商业秘密级别”这一说法几乎失去了意义。虽然我们尚未完全实现这一转变，但我对未来持乐观态度。

另一个相关的问题是，在判断信息是否构成商业秘密时，1939年《美国侵权法重述》中提出的“六个因素”是否仍然有效。当时，它们仅仅是一些参考因素，并未提供太多实质性的指导标准，没有关于相对权重的具体指引。如今，当成文法定义已经明确，这些八十年前的建议仍在判决书中被不断重复，像幽灵般困扰着我们。例如，陪审团应该如何同时适用UTSA或DTSA中的“合理努力”必要标准，又将其视为一个仅供参考的因素来考虑呢？现在是时候抛弃“六个因素”了。

我将过去五十年视为商业秘密法的“复兴”时期，它恰好在信息经济崛起之时发挥了支持作用。展望未来五十年的法学发展，它深厚的普通法渊源为我们带来了一些安慰。这个法律领域在平衡各方利益方面尤为敏感，尤其是雇主与雇员之间的利益，同时也涉及更广泛的公众关切，如人工智能工具的透明度问题。随着我们不断开发出更为宝贵的信息资产，以及能够危害这些资产的技术手段，我们可以预期，这一知识产权领域将继续以灵活的方式作出回应，并始终聚焦于“维护商业道德标准和鼓励发明”的双重目标。

注释

[1] 作者注：在互联网普及之前，我们获取新案例的途径受限于那些印制在薄纸上的小册子，同时等待着这些案例被装订成册的正式版本。

[2] 参见 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 274(1974).

[3] 同上，第496-497页。鉴于本文恰逢季刊创刊五十周年纪念，我们应该注意到，提出异议的法官主要引证了Marty Adelman撰写的一篇文章，发表于本刊第一卷的前一年（Martin J. Adelman, 《保密与专利：解决冲突的若干提案,1 APLA Q.J. 296, 298-99 (1973)）。敏锐的读者可能会注意到，此处的“AIPLA”中的“I”字未见；但请理解，该出版物创立时间很早，那时该组织尚未认同其他知识产权形式的平等地位。

[4] 参见 Vickery v. Welch, 36 Mass.523 (19 Pick.), 523(1837).

[5] 同上，524-25。

[6] 同上，526-27。（“被告声称，其操作依赖于一种秘密工艺，该工艺的转让对公众没有不利影响，如果该工艺有任何价值，被告会使用并保持其秘密性，无论该工艺是由原告还是被告使用，对公众来说并无影响。”）

[7] 参见 Peabody v. Norfolk, 98 Mass. 452,456(1868).

[8] 同上，第452，458段。（“倘若某人创新或发掘了一项制造工艺，并选择将其秘而不宣，无论该工艺是否符合专利申请的法定标准，其确实无法对公众或那些以正当途径获取工艺知识的个体主张绝对的排他性权利。然而，该工艺的创造者或发现者对这一工艺成果拥有实质性的财产权益。在这一权益遭受侵害时，法院将依据衡平法原则，为权利人提供法律救济，以制止任何违反合同约定或背弃信任，擅自将该工艺用于个人利益或泄露给第三方的不当行为。”）

[9] 同上，第456段。

[10] 同上，第457-59段。

[11] 同上，第461段。

[12] 同上。

[13] 同上。

[14] 同上，第458段。

[15] 同上，第461段（判决确认原告有权获得禁令，以阻止其商业秘密的接收方进行不当行为。）

[16] 参见Tabor v. Hoffman,23 N.E. 12,13(N.Y.1889).

[17] 同上。

[18] 同上。（法院裁定，泵的可公开获取性并不能作为窃取和销售用于该泵的制造程序的合理抗辩。）

[19] 参见Pressed Steel Car Co. v. Standard Steel Car Co., 60 A.4,10 (Pa.1904)

[20] 同上。（法院裁定，尽管原告自愿提供图纸并未明确表达任何使用限制，被告对图纸的适用范围仍应仅限于继续其业务的范畴内。）

[21] 参见Empire Steam Laundry v. Lozier, 130P. 1180, 1182-83(1913).

[22] 参见 《美国侵权法重述》（第一版） 第757-759条 (AM.L.INST.1939).

[23] 同上，第757条注释a（“关于个人有权基于对商业秘密的财产权，而排除他人使用其秘密的建议，曾多次被提出并被驳回。当前主流理论是，商业秘密的保护源于普遍的诚信义务，责任则基于违反这一义务：如违反合同、滥用信任或通过不正当手段获取秘密。”）

[24] 参见E.I. du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100, 103 (1917).

[25] 同上，第102-03段。

[26] 同上，第102段。

[27] David S. Almeling et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts,45 GONZ.L.REV.291,307 n.77 (2010).

[28] 《美国侵权法重述》（第一版），第757条注释b（“商业秘密难以精确定义。需要考虑的因素包括：(1) 信息在其业务外的知名度；(2) 员工和其他业务相关人员对信息的了解程度；(3) 企业为保护信息秘密所采取的措施；(4) 信息对企业和竞争对手的价值；(5) 企业为开发该信息所投入的努力或资金；(6) 其他人合法获取或复制该信息的难易程度。”）。

[29] 《美国侵权法重述》（第一版），第757条注释b。

[30] 同上，第759条，第759条注释c。

[31] 同上，第758条。

[32] 同上。

[33] 同上，第757条注释b（“关于保密关系中责任的相关规则通常不包括在本《重述》的范围内。至于使用不正当手段获取信息的规定，请参见第759条。”）。

[34] 例如，Den-Tal-Ez, Inc. v. Siemens Capital Corp., 566 A.2d 1214,1231(Pa. Super.Ct.1989)（“正如对《重述》第759条的评论所示，根据此条款获取的信息不必达到商业秘密的标准，只需是保密的商业信息即可。”）。

[35] 参见Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.,376 U.S. 225 (1964)。

[36] 参见Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc, 376 U.S. 234 (1964)。

[37] Sears, 376 U.S. 第229页；Compco, 376 U.S. 第237-38页（讨论了专利法的宪法起源，并表明联邦专利法阻止各州禁止复制和销售未获得专利的产品）。

[38] Sears, 376 U.S. 第231页。

[39] 参见Gordon L .Doerfer, The Limits on Trade Secret Law Imposed by Federal Patent and Antitrust Supremacy, 80 HARV.L.REV.1432(1967)（讨论了 Sears 和 Compco 案中提出的关于州监管措施与联邦专利和反垄断政策兼容性问题的担忧）。

[40] 参见Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)。

[42] 参见Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.,478 F. 2d 1074(6th Cir.1973), rev'd,416 U.S. 470 (1974).

[43] 参见Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974)。

[44] 同上，第484段（引用自 Painton & Co. v. Bourns, Inc., 442 F.2d 216, 224 (2d Cir，1971)）

[45] 同上，第485段。

[46] 同上，第487段。

[47] 同上，第489段。

[48] 同上，第490段。

[49] 同上，第490段。

[50] 例如，考虑杜邦用于生产二氧化钛的秘密氯化工艺的秘密技术，我对这项工艺颇有亲切感，因为我小时候住在离特拉华州工厂几英里远的地方，工厂经常在我们家的草坪上留下薄薄的一层灰烬。杜邦在20世纪40年代和50年代开发了这项技术，但一直作为商业秘密保留，使得在专利过期后数十年间，它仍为杜邦带来了数十亿美元的收入。事实上，它的价值甚至高到足以让人铤而走险去窃取。参见 United States v. Liew, 856 F.3d 585, 589-90 (9th Cir.2017)。

[51] 判决引用了一些学术论文，这些论文列举了几乎同时发明的例子，并提出了一些解释性假设，如共同需求、成熟的智慧，或基础性发展的推动。参见 Kewanee, 416 U.S. 第490段。

[52] 同上，第493段。在一致的判决意见中，马歇尔大法官详细阐述了他不认同发明人总是会为可专利的发明选择申请专利的观点，并引用了1948年的《商业秘密法》和1966年的《信息自由法》。参见第493-494段（马歇尔大法官，同意意见）。

[53] 同上，第481段（着重部分由作者标明）。

[54] 同上，第487段。

[55] 参见Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 266 (1979)。

[56] 参见Ruckelshaus v. Monsanto Co, 467 U.S. 986, 1003-04 (1984)。

[57] 同上，第1004段注9（“霍姆斯大法官并未否认财产权益的存在；他只是认为确定这一财产权益的存在对案件的解决无关紧要。”）。

[58] 参见Carpenter v. United States, 484 U.S. 19, 28 (1987)。

[59] 参见Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 159-60 (1989)。

[60] 《统一商业秘密法》，前言说明（统一法律委员会 1985）。值得注意的是，委员会在其前言中仅引用了一篇期刊文章：Theft of Trade Secrets: The Need for a Statutory Solution,120 U.PA.L.REV. 378 (1971)。该文章曾指出普通法在“日益加深的冲突和混乱中陷入停滞”。见第378页。

[61]  有关各州基于《统一商业秘密法》 (UTSA) 制定的法律列表，参见JAMES POOLEY,TRADE SECRETS S2.03(7)(a)(LJ.Press Lslfed.2022)(1997)，[以下简称《商业秘密》]。

[62] 《统一商业秘密法》 第1(4)(i)条。

[63] 同上。

[64] 同上，第1(4)(ii)条。

[65] 同上，第1(2)(i)条。

[66] 同上，第2(a)条。

[67] 同上，第2(c)条。

[68] 同上，第2(b)条。

[69] 同上，第4(iii)条。

[70] 同上，第5条。

[71] 加州民法典 第3426.1(d)(1)条（West 2022）；加州民事诉讼法典 第2019.210条（West 2022）；参见 James Pooley, The Uniform Trade Secrets Act: California Civil Code 3426,1 SANTA CLARA HIGH TECH. L. J. 193, 197-99, 203 (1985)（讨论《统一商业秘密法》与加州商业秘密法的差异及其对保护的潜在影响）。

[72] 《伊利诺伊州商业秘密法》第765条，《伊利诺伊州法典汇编》第1065/3(b)条（West 2022年版）。

[73] 参见Tronitec, Inc. v. Shealy, 547 S.E.2d 749, 754 (Ga.Ct.App.2001)。

[74] 参见南卡罗来纳州法典汇编第39-8-10条至第39-8-130条（2022年）（包含大量程序性条款）。

[75] 《商业秘密》，同前注61，§2.03[6]（讨论《统一商业秘密法》对州法律的取代作用）。

[76] 关于国会在审议《保护商业秘密法》(DTSA) 时参考的一篇有启发性的2015年论文，请参见Sid Leach, Anything but Uniform: A State-By-State Comparison of the Key Differences ofthe Uniform Trade Secrets Act, SNELL& WILMER LLP1 (Nov.6, 2015), https://www.swlaw.com/assets/pdf/news/2015/10/23/How%20Uniform%20Is%20the%20Uniform%20Trade%20Secrets%20A ct%20-%20by%20Sid%20Leach.pdf [https://perma.cc/4XDT-EZKB].

[77] 《美国反不正当竞争法重述（第三版），美国法律研究所出版，1995年版。

[78] 同上，第39-45条。

[79] 同上，第39条注释g。

[80] 例如，参见Briefing.com v. Jones, 126 P.3d 928, 931-32 (Wyo.2006)（“普通法中的侵权行为现已被《美国反不正当竞争法重述（第三版）》(1995) 中的相关条款所取代。”）。

[81] 参见Verizon N.Y. Inc. v. N.Y. State Pub. Serv. Comm’n，991 N.Y.S.2d 841, 853 (N.Y.Sup.Ct.2014), 上诉裁定维持原判, 23 N.Y.S.3d 446 (N.Y.App.Div.2016)（“法院在适用纽约法律时通常遵循《美国侵权法重述》第757条。”）。

[82] Eli Lederman, Criminal Liability for Breach of Confidential Commercial Information, 38 EMORY LJ. 921, 931 (1989).

[83] 同上，第931页，注释41。

[84] 纽约刑法典，第155.00、155.30、165.07条（McKinney 2022年版）。

[85] 参见《俄亥俄州修订法典汇编》第1333.51条（West 1996年）（1996年废止）（其适用范围仅限于获取“代表商业秘密的物品”）。加利福尼亚州和宾夕法尼亚州在最初选择“科学和技术”限制后，均在1996年扩展了法律范围，涵盖保密的商业信息。参见《加州刑法典》第499c条（West 2022年版）（定义“商业秘密”为“因未被公众广泛知晓而具有独立经济价值的东西”）；《宾夕法尼亚州法典汇编》第3930条（West 2022年版）。

[86] 美国法典第18编 第1831至1839条。

[87] 唯一可能的例外是1948年通过的《商业秘密法》，它禁止联邦雇员泄露商业秘密。参见美国法典第18编第1905条。不过，由于该法的适用范围较窄且处罚仅为轻罪级别，极少被用于支持刑事起诉。

[88] 《国家被盗财产法》，见美国法典第18编第2314条。

[89] 例如，United States v. Riggs, 739 F. Supp. 414, 420 (N.D.Ⅲ1.1990)（将第2314条适用于跨州电子传输文本文件的案件）。

[90] 参见United States v. Aleynikov，676 F.3d 71, 76-79 (2d Cir.2012)（“裁定《国家被盗财产法》不适用于源代码等无形财产，并“拒绝扭曲或更新法律条文的原意，以更好地适应数字时代”）。

[91] 参见Carpenter v. United States，484 U.S. 19, 24（1987）（将电信欺诈和邮政欺诈法适用于保密信息的侵占案件）。

[92] Peter J. G. Toren, The Prosecution of Trade Secrets Theft Under Federal Law, 22 PEPP. L. REV. 59, 96 (1994).

[93] 《商业秘密》，同前注61，§ 1303[1]。

[94] 关于1996年《经济间谍法》颁布时的全面回顾，参见James H. A. Pooley et al., Understanding the Economic Espionage Act of 1996, 5TEX. INT. PROP. LJ. 177 (1997).

[95] 参见James Pooley, The Myth of the Trade Secret Troll: Why the Defend Trade Secrets Act Improves the Protection of Confidential Information, 23 GEO. MASON L. REV. 1045 (2016).

[96] 同上，第1046页。

[97] 参见Yager v. Vignieri, 2017 U.S. Dist. LEXIS 169241, at *4-5 (S.D.N.Y. Oct. 12, 2017)（裁定根据《保护商业秘密法》存在联邦管辖权，因为一名整形外科医生的部分患者跨州前来接受其服务，构成州际商业行为）。

[98] 美国法典第18编 第1831至1839条。

[99] 参见美国法典第18编第1837条；Motorola Solutions v. Hytera Communications Corp.，436 F. Supp. 3d 1150, 1162-65 (N.D.Ⅲ. 2020)。值得注意的是，管辖权也可以基于行为人是否为美国公民或永久居民。

[100] 参见美国法典第18编第1836条(b)(2)(A)(i)和(b)(3)(A)(i)。在实践中，不通知扣押条款很少被使用，因为它们要求遵循的程序远比联邦民事诉讼规则第65条所要求的复杂。

[101] 参见美国法典第1836(b)(3)(A)(i)条。

[102] 同上，第1833(b)条。

[103] 《统一商业秘密法》 第7(a)条；美国法典第18编第1838条。唯一的例外是对举报人的豁免权，该豁免适用于任何“[州商业秘密法]”。见美国法典第18编第1833(b)(1)条。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

原文标题 | A Brief History of U.S. Trade Secret Law

封面来源 | Pixabay