商业秘密侵权案件惩罚性赔偿实务要点探析
作者 | 邹雯 刘雪晴 己任律师事务所
编辑 | 玄袂
近年来我国在知识产权领域开始建构起全面覆盖的惩罚性赔偿制度：2013年修订的《商标法》率先引入惩罚性赔偿规定，其后2019年修订的《反不正当竞争法》、2020年修订的《专利法》、《著作权法》陆续增加了惩罚性赔偿规定。2021年生效的《民法典》总括式地规定了知识产权惩罚性赔偿，同年发布的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（下称“《惩罚性赔偿司法解释》”）细化了知识产权惩罚性赔偿的适用规则。同时，部分地方法院亦出具了相关指导意见。
就商业秘密侵权而言，侵权行为本身隐蔽性强，权利人一直面临着取证难、赔偿低的困境，商业秘密恶意侵权屡禁不止。要有效提升商业秘密保护水平、加大对侵权行为的打击力度，惩罚性赔偿无疑是有力的手段之一。与此同时，由于商业秘密领域引入惩罚性赔偿的时间较短，尽管相关法律和司法解释进行了一定规定，但部分细节仍较为模糊，自由裁量空间较大，目前司法实践中明确适用惩罚性赔偿的商业秘密案件数量较少，指导作用有限。对于商业秘密惩罚性赔偿的具体适用标准和细节，有待在实践中进一步完善。
一、商业秘密案件惩罚性赔偿的适用要件
《反不正当竞争法》第十七条规定：“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”商业秘密案件适用惩罚性赔偿的要件为“恶意”且“情节严重”，和其它知识产权案件适用惩罚性赔偿的要件基本一致。
（一）主观要件的认定
由于不同法律对惩罚性赔偿主观要件存在“故意”、“恶意”两种不同的表述，实践中曾一度引发对“故意”和“恶意”的区分讨论。基于此，《惩罚性赔偿司法解释》进行了专门释明，对“故意”、“恶意”含义作出了一致性解释。
“恶意/故意”是行为人对侵权行为明知的主观状态，一般不包括过失导致侵权的情况。由于主观状态往往难以直接证明，只能通过外化的客观行为和证据进行认定。《惩罚性赔偿司法解释》规定，“故意”的考量因素包括“被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等”，并列举了可初步认定“故意”的情形，大部分与“被告与原告或者利害关系人之间的关系”相关。考虑到商业秘密侵权认定需要对行为人接触商业秘密进行举证，且实践中大部分商业秘密案件均与离职员工带走商业秘密相关，因此，相较于其它知识产权案件，在商业秘密案件中，若商业秘密侵权成立，惩罚性赔偿的“恶意”要件一般更易证明和成立。
除上述因素外，法院在认定“恶意”时，往往也会将行为人继续侵权、重复侵权等情形纳入考量之中。如在卡波技术秘密案[1]中，一审法院认定“恶意”时，便考虑了“部分侵权人被定罪且在刑事案件审理期间甚至法院作出有罪生效判决后，也从未中断侵权行为”的情形。
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（二）情节严重的认定
《惩罚性赔偿司法解释》规定，对于“情节严重”的认定，应综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素，并对“情节严重”情形进行了列举。《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准（2020年）》（下称“《北京高院损害赔偿指导意见》”）和《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》（下称“《深圳中院惩罚性赔偿指导意见》”）亦对“情节严重”情形进行了列举。结合上述规定和司法判例，对于商业秘密侵权案件，可纳入“情节严重”的常见情形包括但不限于：
（1）与侵权行为相关的：侵权人非法获取商业秘密的手段恶劣；侵权人非法获取或使用的商业秘密数量较多；侵权行为持续时间长、范围广；因侵权行为导致商业秘密为公众知悉；在被认定侵权或受到行政/刑事处罚后，仍持续进行侵权或再次侵权；侵权人系以侵权为业等。
（2）与侵权后果相关的：侵权获利数额巨大；给权利人造成重大损失等。
（3）与诉讼行为相关的：存在伪造、毁坏、拒不提供证据等举证妨碍情形；拒不履行保全裁定；其它不诚信诉讼行为等。
值得一提的是，对于“恶意”和“情节严重”这两个主客观构成要件之间，并不存在泾渭分明的区别，而是存在着密切的关联[2]。由于“恶意”往往通过外化的客观行为去推定，因此，部分情形可能既是“恶意”的认定因素，也落入“情节严重”的考量范围。实践中即存在法院对侵权人“故意”和“情节严重”进行概括认定的案件。如在卡波技术秘密案中，二审法院综合考虑“被告以侵权为业、被追究刑事责任后仍未停止侵权、销售范围广泛、举证妨碍”等因素，概括认定被告“侵权主观故意之深重、侵权情节之严重”。
（三）其他适用条件
除《反不正当竞争法》明确规定的“恶意”和“情节严重”构成要件外，要适用惩罚性赔偿，还需满足其它一些条件。
1.权利人明确主张
目前司法实践主流观点认为，惩罚性赔偿属于“不告不理”事宜，权利人未明确提出请求的，法院不宜主动适用。考虑到惩罚性赔偿超越了一般的民事救济功能，在权利人未明确提出相关诉求的情况下，法院不宜依职权主动适用，属于应有之义，也符合法院的中立地位。
2.基数可以确定
惩罚性赔偿数额的计算方式为基数乘以倍数，基数即为填平性的损害赔偿数额。若基数无法明确计算和确定，则无法适用惩罚性赔偿。如在某侵害经营秘密纠纷案[3]中，法院认为，适用惩罚性赔偿的前提是能够查实权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获利益。而本案难以根据原告主张的计算方法认定实际损失，被告因侵权所获利益亦难以查实，本案并不符合惩罚性赔偿的条件。
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3.侵权行为发生或持续至2019年《反不正当竞争法》修订之后
由于商业秘密惩罚性赔偿规定于2019年4月23日生效的《反不正当竞争法》，根据法不溯及既往的原则，对于发生在2019年4月23日之前的商业秘密侵权行为，一般不适用惩罚性赔偿。
如在新和成技术秘密案[4]中，两审审理均发生在2019年之前，但两审法院综合考虑被告侵权故意、侵权规模、侵权地域范围、侵权持续时间及不诚信诉讼行为等因素，决定类推适用《商标法》关于惩罚性赔偿的规定。而最高人民法院于2019年再审认定原审判决适用惩罚性赔偿存在法律适用错误。同样，在香兰素技术秘密案[5]中，最高院也指出，涉案侵权行为本可适用惩罚性赔偿，但由于原告在本案中主张的损害赔偿数额仅计算至2017年底，并未包括自2018年以来仍在持续的被诉侵权行为给其造成的损失。因此，本案不宜适用惩罚性损害赔偿。
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而在卡波技术秘密案中，法院进行了一定突破。最高院认可，对于被诉侵权行为发生于2019年4月23日之前且持续至2019年4月23日之后的，赔偿数额应以2019年4月23日为界进行分段计算。但本案中由于被告拒不提供财务证据，导致赔偿数额客观上难以分段计算，加之已计算出的侵权获利仅为部分侵权获利、侵权规模巨大、持续时间长等，决定不进行分段计算，而以已查明的全部侵权获利作为惩罚性赔偿的基数。
二、商业秘密案件惩罚性赔偿数额的确定
（一）基数
根据《反不正当竞争法》及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（下称“《不正当竞争司法解释》”），商业秘密惩罚性赔偿数额的基数计算方式按顺位依次为：权利人实际损失、侵权人获利、商业秘密许可使用费合理倍数。《惩罚性赔偿司法解释》规定的计算方式与前述基本一致，并明确基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支。除上述三种计算方式外，司法实践中亦存在通过裁量性方法计算基数的声音。
1.权利人实际损失
在商业秘密侵权案件中，权利人对其因侵权行为遭受的实际损失主要围绕三个方面展开：
首先是权利人的直接经济损失，如因侵权行为导致的权利人商品销量减少、商品价格下降、市场份额降低、用户数量下降、商誉损失、防止侵权损害扩大产生的补救费用等。其次是商业秘密的研发成本，该项主张主要针对商业秘密因侵权为公众知悉的情况。若因侵权行为使商业秘密公开，研发成本可以作为权利人直接损失之一。最后是未来可得利益损失，如因侵权行为导致商业秘密许可合同等不能正常履行产生的预期利益损失、竞争优势的丧失等。
整体而言，商业秘密权利人的实际损失较难通过直接证据进行证明和计算，因此，在适用惩罚性赔偿的案件中，以权利人损失作为基数的案件较少。根据北京市海淀区人民法院《知识产权惩罚性赔偿的适用问题硏究》（下称“《海淀法院研究报告》”）统计，在16件适用惩罚性赔偿的案件中，仅有1件案件以权利人损失作为赔偿基数。
2.侵权获利
侵权人因侵权所获得的利益是商业秘密案件中较为常用的损害赔偿计算方式。参照专利侵权赔偿额计算方法，侵权获利可以根据该侵权产品销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。在司法实践中，在侵权产品销售总额能够查明时，法院也常采取销售总额乘以利润率的方式计算。
侵权获利的计算与侵权人的行为具有密切关系。一般来说侵权获利按侵权人的营业利润计算，但对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。同时，如果侵权人存在拒不提交财务账册等妨碍举证的情形，导致无法查明侵权产品利润，则可能按照原告产品利润率进行计算。如在香兰素技术秘密案中，法院考虑到被告系以侵权为业以及其它恶意侵权因素，决定按照侵权产品的销售利润计算损害赔偿数额。同时，由于被告拒不提交账簿资料，无法直接依据实际销售侵权产品的数据计算，法院决定以原告产品同期的销售价格及销售利润率来计算损害赔偿数额。
侵权获利的计算还需要考虑涉案商业秘密的贡献率，因其它技术、权利和生产要素产生的价值或利润应当合理扣减。如在卡波技术秘密案中，二审法院认为，原审法院未考虑涉案技术秘密在卡波整体工艺流程中的作用，同时也未充分考虑除涉案技术秘密信息之外的其他生产要素在卡波产品生产过程中的作用，有所不当，最终酌情确定涉案技术秘密的贡献程度为50%。
3.许可费合理倍数
司法实践中认定合理许可使用费时，一般从三方面进行考虑：一是许可合同的真实性：许可合同是否实际履行、有无支付凭证、是否备案等；二是许可合同的参考性：许可合同的对象、许可方式、范围、权限与被诉侵权行为的可比性；三是许可费用是否为正常的商业费用：是否受到破产、并购、诉讼等外在因素影响、许可人与被许可人之间是否存在亲属、关联、交叉许可等特殊关系。
由于商业秘密往往关涉企业核心竞争力，对外进行许可较少，且权利人往往不愿意披露许可合同的具体内容，因此，较少商业秘密侵权案件通过许可费合理倍数确定损害赔偿数额。反而在商业秘密刑事案件中，权利人主张“许可费”的意愿高涨。这主要源于2020年发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（下称“《知识产权刑事司法解释（三）》”）允许单纯获取型商业秘密侵权行为适用“许可费”来认定犯罪数额。
4.裁量确定赔偿基数
《北京高院损害赔偿指导意见》确认，裁量性赔偿不是法定赔偿，属于对权利人的实际损失或侵权人获利的概括计算。惩罚性赔偿基数不能通过法定赔偿方式确定，但能否通过裁量性方式确定，还有待进一步明确。
《惩罚性赔偿司法解释》将举证妨碍情形下参考原告主张和提供的证据所确定的赔偿数额作为基数的一种，但未明确是否可以适用裁量性方式。对此，《深圳中院惩罚性赔偿指导意见》进行了突破性探索，规定在无法精确计算权利人损失、侵权获利，且无参考适用的许可费时，可根据在案证据概括计算确定惩罚性赔偿的赔偿基数。同时，配套规定了商业秘密案件中裁量确定基数的考量因素，包括商业秘密许可费、创新程度、研发成本、在终端产品所占比重、可保持竞争优势的时间及权利人的合理预期收益等。《海淀法院研究报告》中也认可，裁量性赔偿确定的赔偿数额可以作为惩罚性赔偿的基数进行计算。
由于长期以来商业秘密侵权案件中存在着损害赔偿数额举证难、计算难的问题，导致惩罚性赔偿的适用时常面临困境，允许通过裁量性赔偿确定基数，可以更好地发挥惩罚性赔偿制度的重要作用。但如何明确裁量计算标准，防止惩罚性赔偿的滥用，亦是需要考虑的问题。
另外，对于仅能精确计算部分损害赔偿数额的情况，司法实践基本已形成一致观点，对于能够精确计算的部分，可适用惩罚性赔偿。在卡波技术秘密案中，法院便指出，既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿，举重以明轻，部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。
（二）倍数
倍数是决定惩罚性赔偿数额的另一关键因素，商业秘密惩罚性赔偿的法定倍数范围为1倍至5倍，可以不是整数。
1.倍数的计算方式
在适用惩罚性赔偿的案件中，损害赔偿总额是按“基数乘以倍数”还是“基数乘以（倍数+1）”进行计算，长期以来存在不一致和争议。在卡波技术秘密案中，最高院认定侵权获利为600万元，适用5倍惩罚性赔偿，最终根据“基数乘以倍数”计算出损害赔偿总额为3000万元。而在惠氏商标侵权案[6]中，二审法院认为赔偿总额应为基数数额加上惩罚性赔偿数额之和,在认可一审法院确定的3倍惩罚性赔偿的基础上，将赔偿总额纠正为基数的4倍。
（长按识别二维码，查看惠氏商标案判决书）
对此，《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》一文[7]专门进行了明确：“填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。也就是说，如果惩罚性赔偿的倍数确定为1倍，被诉侵权人承担的赔偿总额应为填平性赔偿数额加上惩罚性赔偿数额之和，即为基数的2倍。”该文章虽非具有正式法律效力的文件，但是作为最高院法官撰写、《人民司法》刊登的文章，对于实践确系有一定的指导作用。期待未来尽快在正式法律文件中对该问题进行明确和统一。
2.倍数的考量因素
《惩罚性赔偿司法解释》规定倍数的考量因素包括被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度。也即，“恶意”及“情节严重”既是惩罚性赔偿的定性条件，也是定量标准。整体来说，目前倍数的确定规则仍比较抽象，缺乏可操作性的具体标准和指引。期待未来有更为详细的标准或以指导案例的方式来指导司法实践。
除“恶意”及“情节严重”外，《惩罚性赔偿司法解释》也将行政罚款、刑事罚金纳入“倍数”的考量因素中。为实现更好的打击效果，实践中商业秘密权利人往往会采取民事诉讼和刑事救济、行政打击的双轨或多轨制。关于惩罚性赔偿与行政罚款、刑事罚金的关系问题，《惩罚性赔偿司法解释》规定，因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕，被告主张减免惩罚性赔偿责任的，人民法院不予支持，但在确定倍数时可以综合考虑。
三、商业秘密案件惩罚性赔偿的实务建议
商业秘密案件要实现惩罚性赔偿，需要权利人积极搜集证据，灵活运用证据规则。在全面、高质量证据的基础上，即使法院最终未授予惩罚性赔偿，也可为案件的高判赔提供一定支持。下面笔者将结合多年的商业秘密实务经验，就争取商业秘密案件惩罚性赔偿或高判赔，提供一些思路和建议。
1.积极搜集损害赔偿证据
虽然商业秘密侵权案件中，大量侵权证据掌握在侵权人手上，权利人难以自力获取，但相关证据并非完全无迹可寻，积极搜寻也可能有意外之喜。根据笔者的经验，损害赔偿证据可考虑以下方面进行搜集：
一是侵权人自认的销售数据，如侵权人在上市公司年报、招股说明书、公开财务报告、网站或者宣传资料等公开披露的相关数据；侵权人在行政审批、投融资等过程中披露的数据，如环评报告中披露的数据。
二是第三方网络平台销售数据，对于依托网络平台销售的侵权产品，可搜集网络平台显示的侵权商品销售量、评价量及价格等；
三是行业数据，如国家行政主管部门、行业协会、第三方商业平台等发布的统计报告或者行业报告显示的行业利润、利润率或相关数据。
2.重视经济学分析方法
在商业秘密司法实践中，当事人越来越注重通过经济学分析方法为损害赔偿提供支持。提交商业秘密价值评估报告，用以证明商业秘密价值高、损失大，已成为商业秘密案件中较为常见的方式。除此外，在部分案件中，基于现有证据，通过专业的经济学分析方法、建立经济模型等，能够测算出较为可信的损害赔偿数额或为损害赔偿数额的确定提供更加精细的参考依据。
在香兰素技术秘密案中，权利人提供了损害赔偿经济分析报告，涉及侵权引发的价格侵蚀导致原告遭受损失。虽然法院认为计算数据和方法的准确性受制于多种因素，并未直接采纳，但将其作为参考，认为最终确定的损害赔偿数额大幅低于经济分析报告中原告因价格侵蚀所导致的损失数额，具有合理性和适当性。
3.善用证据规则
为解决商业秘密举证难问题，我国设置了多项措施以减轻权利人取证、举证负担，包括证据保全、法院调查取证、书证提出命令、证据妨碍规则等。
在商业秘密侵权案件中，权利人可灵活运用上述规则，助力证据搜集，并对侵权人形成一定压力。对于无法自力取证的证据，可积极搜集线索，向法院申请证据保全或调查取证，如查扣侵权产品、向税务机关、海关、第三方销售平台调取相关数据等。同时，对于侵权人持有的证据，在权利人已尽力举证的情况下，可以请求法院责令侵权人提供相关证据，若侵权人拒不提供或不如实提供，则可能构成举证妨碍。
举证妨碍对于商业秘密侵权以及损害赔偿的认定均具有重要意义。根据相关司法解释，侵权人存在举证妨碍情形的，法院可推定对方相关主张成立，可根据权利人的主张和提供的证据认定侵权获利。在商业秘密惩罚性赔偿中，举证妨碍也扮演着重要角色，对“情节严重”、“基数”、“倍数”的确定均有重要作用[8]。
4.和刑事、行政程序相配合
为提高商业秘密保护水平，近年来我国也同步对商业秘密刑事和行政执法程序进行完善，加大惩处力度。就商业秘密刑事案件而言，2020年《知识产权刑事司法解释（三）》将侵犯商业秘密罪的入罪金额从五十万降低为三十万，并对权利人损失的认定进行了补充和细化规定。就商业秘密行政执法而言，2019年《反不正当竞争法》将商业秘密行政处罚的罚款上限提升至500万。同时，为加强商业秘密行政执法指引，相关部门规章和地方性法规亦纷纷出台。例如，2020年国家市场监管总局发布的《商业秘密保护规定（征求意见稿）》、2021年发布的《深圳经济特区反不正当竞争条例（征求意见稿）》，均对商业秘密行政执法各个环节进行了细致规定，期待未来落地后，市场监管部门将更加积极开展商业秘密执法活动，强化对侵犯商业秘密行为的调查和查处工作。
实践中长期存在商业秘密刑事/行政和民事案件的交叉问题，笔者认为，无论是先刑（行）后民还是刑（行）民并行，重点在于通过前期的刑事调查、行政执法活动，能够更多地获取和固定侵权人非法获利证据，为商业秘密民事案件损害赔偿计算提供依据，以满足惩罚性赔偿基数的要求，或为高判赔奠定基础。同时，在刑事调查、行政执法活动中，也能更多地搜集侵权人的恶意证据，为惩罚性赔偿的适用以及倍数的确定提供支持。
注释
[1]参见最高人民法院（2019）最高法知民终562号民事判决书。
[2]刘义军：《我国知识产权惩罚性赔偿的适用要件探析》，载于《CIPMAGAZINE》https://mp.weixin.qq.com/s/R-rqcRjq4wmIzGjYR8uOMA，2021年12月16日。
[3]参见上海知识产权法院（2020）沪73民终596号民事判决书。
[4]（2017）浙民终123号、（2019）最高法民申385号、（2020）苏民再12号。
[5]参见最高人民法院（2020）最高法知民终1667号民事判决书。
[6]参见浙江省高级人民法院（2021）浙民终294号民事判决书。
[7]林广海、李剑、秦元明：《<关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释>的理解和适用》，载《人民司法》，2021年第10期。
[8]在卡波案及香兰素案的判赔中，举证妨碍制度均起到了重要作用。
拓展阅读
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