禁诉令在中国知识产权司法下的缘起、现状和趋势

作者 | 马东晓 高文杰

编辑 | 季文梨

2022年2月18日，欧盟通过世界贸易组织（WTO）向中国提出磋商请求，认为中国法院在标准必要专利国际平行诉讼中颁发禁诉令，限制了欧洲企业到外国法院寻求保护和行使其专利权，之后美国、日本和加拿大也要求作为第三方参与本案。按照世贸组织争端解决程序，成员国协商是争端解决的第一步，如果60天内双方未能通过磋商解决争议，欧盟可以继续要求世贸组织成立一个专门审理此案的合议庭进行裁决。此举再次使禁诉令制度进入公众视野，禁诉令是个什么制度，为什么在标准必要专利诉讼中出现禁诉令争端，中国法院未来会如何运用禁诉令制度。本文试图综合现有研究成果和各方信息，结合目前法院已经作出的五个案例进行粗浅的梳理和介绍。

一、禁诉令及其在中国的缘起

禁诉令（Anti-suit Injunction）来源于英美法系一项古老的衡平法救济措施，是指一国法院对有属人管辖权的当事人发布的，禁止其在他国法院提起或者继续参加与本诉相同诉讼的强制性命令。在大陆法系，传统上原无很强的禁诉手段，欧洲大陆国家之间关于民商事案件管辖权和判决执行的重要法律《布鲁塞尔公约》即对禁诉令持否定态度，但近年来德国等国家为了维护本国的司法管辖权，也有采取反制措施颁发禁诉令或反禁诉令予以抗衡的趋势。

有学者认为，禁诉令是一项充满争议的制度，将会直接导致当事人选择诉讼管辖地的现象，对外国法院管辖权造成间接干涉，减损国际司法礼让，实质上是一国法院对自身司法的自信和对他国司法的不信任，因此历史上曾被贴上“司法沙文主义”的标签。

近年来，通信技术飞速发展，基于互联互通的技术要求以及全球漫游的用户需求，不同厂家不同设备之间采用全球统一的通讯标准成为必须。此种情况下，无线通信技术标准与专利制度相结合所产生的标准必要专利（Standard Essential Patents，简称“SEP”），成为无线通信企业在全球范围内普及推广技术标准、保护知识产权的有效手段。但由于技术本身的复杂性以及应用场景的多样性等因素，专利权人和被许可人基于各自立场对于许可费率往往有较大分歧，协商未果便会提交法院裁决。自2012年5月美国法院应微软公司申请向摩托罗拉公司颁发禁诉令，禁止摩托罗拉公司执行在德国两件SEP平行诉讼的判决始，传统的禁诉令制度在通信技术领域的SEP许可条件诉讼中有了新的应用场景。

2014年3月美国的一家名为Unwired Planet （简称“UP”）的NPE（Non-Practicing Entities,即“非专利实施主体”）在英国起诉华为公司等侵犯其在无线通信领域的专利，2017年4月法院作出判决，要求华为必须按英国法院设定的全球性专利许可费率与UP公司达成专利许可协议，之后虽然华为提起二审和上诉审，但法院均维持原判。这一判决，颠覆了此前各国法院裁定本国费率的做法，打破了标准必要专利许可费率裁决中国际司法礼让的惯例。

2018年1月，华为公司向南京市中级人民法院（简称“南京中院”）起诉康文森公司（Conversant，也是一家注册于卢森堡的NPE），请求法院确认中国地区标准必要专利的许可费率，同年4月，康文森公司向德国杜塞尔多夫法院提起标准必要专利侵权诉讼，请求判令华为公司停止侵权并赔偿损失。2020年8月28日，最高人民法院知识产权法庭在该案二审中作出行为保全裁定，被外界视为中国首例知识产权领域跨国禁诉令，在该案中最高法院确立了颁布跨国禁诉令考量的五个因素：域外判决临时执行对中国诉讼的影响；采取行为保全措施是否确属必要；损益平衡；采取行为保全措施是否损害公共利益；国际礼让原则。

之后，武汉市中级人民法院（简称“武汉中院”）在小米v. IDC和三星v. 爱立信两案中颁布的全球禁诉令进一步扩张了禁诉令的范围，深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）在随后的中兴v.康文森、OPPO v.夏普案中也颁布了类似的禁诉令。2021年7月，欧盟通过WTO向中国政府发出照会并提出了若干问题，对上述中国法院颁布禁诉令表达了关注。

二、中国法院颁布跨国/全球禁诉令的情况

中国法院作出禁诉令的法律依据是2012年新修改的《民事诉讼法》第100条，该条正式确立了行为保全制度，即人民法院在一定情况下可以根据对方当事人的申请，责令一方当事人作出或者禁止其作出一定行为的措施。在此之前，部门法（1999年颁布的《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》）以及司法解释也曾规定了行为保全制度，2012年5月青岛海事法院就在一起船舶碰撞案件中，作出责令被申请人撤回在澳大利亚的扣船申请海事强制令，该海事强制令据称为中国首例跨国禁诉令，但中国法院颁布跨国禁诉令引发国际关注的却是在随后的知识产权案件中。

在近年的几起知识产权案件中，中国法院认为专利诉讼的当事人向外国法院申请禁令或禁诉令对国内当事人的诉讼利益和中国法院的管辖权将产生冲击。为了反制域外法院的禁令或禁诉令，中国法院在知识产权领域共颁布了如下表所示5件跨国或全球禁诉令，全部涉及通信领域SEP专利许可费率纠纷。需要注意的是，最高法院审理的华为v.康文森案和深圳中院审理的中兴v.康文森案系中国境内SEP许可条件纠纷，禁诉令的范围仅包括康文森不得执行德国法院的一审判决，并非真正意义上的全球禁诉令。

表1 中国法院颁布的跨国/全球禁诉令案件汇总

在华为v.康文森案之后，武汉中院在涉及SEP全球许可条件纠纷中颁布了两起全球禁诉令。

2020年6月9日，小米公司向武汉中院提起诉讼，请求法院确定小米公司与被告IDC（Inter Digital Inc.）公司之间的标准必要专利全球许可费率。IDC公司知悉上述诉讼后，于7月29日向印度德里法院起诉小米公司专利侵权并寻求禁令救济，小米公司知悉印度德里法院的上述诉讼后，于8月4日向武汉中院申请颁布全球禁诉令。2020年9月23日，武汉中院对IDC公司颁布全球禁诉令，禁令内容包括：IDC公司立即撤回或中止在印度德里法院申请的禁令；在武汉中院案件审理期间，不得针对小米公司向全球范围内的其他法院申请禁令、申请强制执行禁令或提起标准必要专利许可费率诉讼。

2020年12月7日，韩国三星公司（Samsung）向武汉中院提起诉讼，请求法院确定三星公司与被告爱立信公司（Telefonaktiebolaget LM Ericsson，简称“Ericsson”）之间的标准必要专利全球许可费率。2020年12月11日，爱立信在美国得州东区法院对三星提起SEP许可合同违约之诉。12月14日三星公司向武汉中院申请对爱立信颁布全球禁诉令。12月25日，武汉中院对爱立信公司颁布了全球禁诉令，禁诉令除涵盖小米v. IDC案中的禁诉范围外，还裁定爱立信不得针对武汉中院的禁诉令，在全球范围内的其他法院申请反禁诉禁令（Anti-anti-suit Injunction）。

中国地方法院与最高法院发布的禁诉令存在诸多相似之处，例如，为了保证禁诉令被有效的执行，法院均按日设置了违反禁令的高额罚金（即“日罚金”），此措施也是欧盟认为中国法院可能限制欧盟企业寻求外国司法保护的主要原因。但武汉中院审理的上述两起涉及全球禁诉令的案件还呈现如下的新特点：1、原告均要求法院确定通信领域标准必要专利的全球许可费率；2、原被告对于标准必要专利全球许可条件纠纷适格管辖法院的选择具有分歧；3、虽然被告均为外国主体但是禁诉令的审理周期非常短；4、在禁诉令颁布前未进行听证程序，但颁布禁诉令后有复议救济程序；5、进一步责令被执行人不得向外国法院寻求反禁诉令。此外，深圳中院审理的OPPO v. 夏普案也与之类似。

三、中国法院颁布跨国/全球禁诉令的裁判趋势

虽然实践中无线通信企业之间的标准必要专利许可条件纠纷多为国际平行诉讼，但基于专利保护的地域性和对他国司法管辖权的尊重，2020年之前中国法院未曾颁布过针对当事人在其他法域寻求禁令救济的禁诉令，也未曾确定对SEP全球FRAND许可条件的管辖权。中国法院审理SEP的FRAND许可费率的首例案件为深圳中院2013年审理的华为诉IDC标准必要专利许可费案。在该案以及之后的类似案件中，中国法院仅审理许可范围为中国区域的标准必要专利的许可条件案件。但是从2020年开始，中国法院开始首次受理请求确定SEP全球许可条件的诉讼，因法院禁令的强大压力，此后多数案件的当事人在法院颁布禁诉令或作出有关许可条件的判决后达成和解，目前尚未有依据法院裁判进行SEP许可的商业实践。

表2 目前公开的中国法院审理的确定SEP许可条件案件

中国法院审理SEP案件的历史和最新变化表明，域外法院在平行诉讼中颁布针对中国企业的禁诉令以及各国法院对SEP全球许可条件案件管辖权的争夺，是中国法院开始颁布禁诉令的主要原因。普通法系国家以英国“有效控制原则”和美国“最低限度联系原则”为理论基础建构的域外管辖以及保护性管辖制度干涉了中国的司法主权，特别是近年来在知识产权领域颁布的禁诉令严重损害了日益崛起的中国ICT产业公司的利益。典型的案例为，2018年4月13日，美国加州北区法院在三星v.华为案件中颁布禁诉令，裁定华为不得申请执行深圳中院对三星颁布的SEP禁令判决，该禁诉令使得华为在中国法院的诉讼意义降低。另一典型案例即为英国法院在前述的Unwired Planet v.华为案中曾颁布针对华为的禁诉令，华为随后被迫撤回在深圳中院提起的平行诉讼，英国最高法院在Unwired Planet v. 华为、康文森v.华为、康文森v.中兴三起案件中首次确定了英国法院对于SEP全球许可条件具有管辖权，该案件大幅延展了英国法院司法管辖权的范围，对中国的司法主权产生了较大冲击。英国最高法院的判决发布后，华为在中国最高法院获得了针对康文森的中国首例跨国禁诉令。

基于最高人民法院的司法政策和已有裁判，可以看出在全球禁诉令问题上中国法院有如下裁判趋势：

1、以维护司法主权和企业合法利益为导向，以是否受到难以弥补或者难以执行的损害为审查重点，以积极态度探索建立标准必要专利的禁诉令制度。

最高人民法院知识产权法庭在其成立两周年典型案例通报会上曾指出，作出华为v.康文森案中的行为保全裁定目的在于“有效维护国家利益、司法主权和企业合法权益”，“为建立健全中国‘禁诉令’制度作出了案例探索，积累了有益经验”。从该案的实际情况看，最高法院认为该案属于不立即采取保全措施将足以损害申请人利益之紧急情况，综合考量了必要性、损益平衡、国际礼让等因素作出裁定，维护了中国企业在海外的合法利益。

2、提高中国法院在国际知识产权保护中的话语权，建立积极的管辖制度，使中国法院成为全球知识产权诉讼的优选地。

国际私法上，遵循最密切联系原则，各国在行使SEP案件管辖权时对相关专利诉讼应具有优先的管辖权。由于涉及到标准必要专利的通信技术中的80%以上产品都在中国生产，中国通信产业在全球市场中亦占据较大份额，中国或将以 “适当联系”和“最密切联系”原则作为国际管辖权基础，分层次确立管辖范围。在SEP全球许可费率确定的管辖权方面，2020年10月16日，深圳中院在OPPO v. 夏普标准必要专利全球许可条件纠纷案中，即根据最密切联系原则确认具有管辖权，首次以成文裁定的形式确认中国法院对于标准必要专利全球许可费率的管辖权。

3、就SEP全球许可费率的确定，最终要基于当事人在FRAND原则下的许可，中国法院颁布禁诉令的目的仍在于鼓励各方有效协商。

由于标准必要专利的特殊性，标准组织都会对专利权人做出一些限制，要求专利权人承诺以FRAND（公平，合理，无歧视）原则，通过谈判达成协议向专利实施人许可标准必要专利的使用。而许可费率的最终确立，还是要靠技术的先进程度、持有SEP的份额、专利与标准的匹配程度、以及专利的有效性等因素综合确定，而谈判中各方的市场地位不同和对FRAND条件的理解存在差异，此种情况下专利权人往往寄希望通过国际平行诉讼取得禁令获得有利谈判地位，而颁布禁诉令则有利于使双方重回平等协商的起点。在华为 v. 康文森案件中能看出，最高法院作出禁诉令裁决后，各方当事人进行了积极的商业谈判，最终达成了全球一揽子协议，结束了包括该案在内的全球多个国家的所有平行诉讼。

四、后记

2022年3月，美国参议院几位参议员向司法委员会提交了《捍卫美国法院法案》（Defending American Courts Act），要求美国法院惩罚试图在美国申请执行外国法院禁诉令的行为。该法案目前正在审议，尚不知未来前景，如果该法案将来通过，会对其他国家跨国禁诉令产生何种影响，更需要拭目以待。

回望禁诉令在中国的发展历史，近年来在国际标准必要专利平行诉讼中有被频繁运用的趋势，中国虽然在立法上建立了民事诉讼程序的行为保全制度，但中国企业为维护自身权益而在中国法院申请禁诉令的案例比较少，法院对于该制度的域外适用并无太多案例积累，目前的个别案例仅能反映出法院的一些尝试和探索。对通信领域标准必要专利的全球许可条件的确定，法院之外，最终还要靠专利权人和专利实施人秉持FRAND原则进行充分、有效和有智慧的协商。

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