关于“小i机器人”案的探讨：能够实现=充分公开？

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作者 | 李楠 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

近日，北京市高级人民法院召开新闻发布会，发布“小i机器人”专利无效案件的二审判决。二审法院撤销一审判决，由国家知识产权局专利复审委员会重新作出决定。该案涉及苹果Siri的核心技术，引起了业界广泛关注，并再度掀起了对专利法二十六条第三款审判标准的热烈讨论。

一、案情介绍

二审判决认为，实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式，并非拟人化的附加功能；在专利授权阶段的审查中，智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征，国家知识产权局也是基于智臻公司的上述陈述才对本专利进行了授权。基于以上内容，游戏功能是实现本专利必不可少的技术特征。然而，说明书没有记载游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接，并且，根据说明书目前记载的内容，本专利无论输入为自然语句或格式化语句，都根本不可能送到游戏服务器5中。因此，本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能，不符合专利法第二十六条第三款的规定。此外，二审判决中补充论述认为：一审判决的思路是“只要本领域技术人员可以实现的内容就属于公开充分，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引”。而在判断是否充分公开时，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案，故一审法院的认定有误。

对于其他改判一审及复审无效决定的理由，例如，权利要求中没有清楚限定过滤器与游戏服务器之间的连接关系，从而不符合专利法实施细则第二十条第一款关于不清楚的规定，以及权利要求中游戏服务器的有关特征没有得到说明书支持，从而不符合专利法第二十六条第四款关于不支持规定，其同样是基于对游戏服务器相关功能是否清楚公开的认定。

二审判决与一审判决之间的分歧主要在于：公开到何种程度才能达到充分公开的要求? 笔者希望借此案件进一步探讨在计算机通信领域，说明书充分公开的合理尺度以及需要参考的其他因素。

二、说明书充分公开的程度

专利法第二十六条第三款规定，“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”这是对专利说明书最为重要的要求。

对此《专利审查指南2010》进行了详细的解释：“说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。”

本案中，一审判决认为，虽然本专利权利要求并未明确何种判断结果发送给游戏服务器，但是本领域技术人员根据其普通技术知识可以明确游戏服务器主要涉及提供服务的内容，对于所接收到的命令语句是否涉及游戏功能除了需要命令形式的区分外，还需要对用户命令进行语言分析。本领域技术人员根据其普通技术知识能够清楚地知道在语言分析后将与游戏相关的内容发送给游戏服务器。即一审判决认为，只要本领域技术人员能够实现就属于公开充分。

二审判决对于游戏功能是本领域技术人员能够实现的并不持否定观点，但却进一步要求“说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。但一审判决却认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于公开充分，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引，这显然不符合专利法第二十六条第三款的立法本意。”

笔者认为，专利法第二十六条三款对于说明书记载要达到何种程度，明确规定了“以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”该规定中并没有要求对于本领域技术人员能够实现的内容，说明书中仍需要给出教导、记载或指引。在本领域技术人员能够实施技术方案的前提下，若说明书中能够给出更多实施例子，提供更多教导和指引，这当然是社会公正所乐于接收的，但这种撰写要求应当是倡导性的，而不是强制性的。这主要是基于一下两方面考虑：

其一，本领域技术人员能够实施的内容必然是现有技术的内容，若一味要求对每个技术特征都进行具体的指引和描述，反倒可能会淹没发明的主旨，降低说明书的可读性。具体到本案，申请文件的主要发明目的在于提供拟人化的聊天，而该功能是通过在聊天机器人中设置人工智能服务器和查询服务器，通过对格式化语言和非格式化语言的处理，提高信息搜索的精确度。在聊天机器人系统中涉及到人工智能、模式识别、自然语言处理、数据分析、机器学习、信息检索等相关的普通技术知识，例如如何区分格式化语句与自然语句、如何通过网络学习扩充对话数据库等等（这些内容虽然在说明书中没有具体指引和教导，二审判决中却也认可了这些内容是公开充分的）。对于现有技术内容如果都要求逐一进行阐述，虽然能够帮助本领域技术人员获取相关知识，提供足够的指引和教导，但无疑会因说明书中记载了过多技术细节而无法突出发明构思本身，同时也会浪费行政审批资源。

其二，笔者认为计算机和通信领域本身存在一定的领域特点。计算机和通信领域的发明创造大体分为两类：一类旨在提升系统内部的硬件运行能力，例如处理器速度、存储空间、通信发射功率等，另一类则旨在提升软件系统的整体功能，例如系统的可操作性、异常情况处理能力等。对于第一类系统硬件的改进，一般能够对系统的改进结构予以描述；但对于第二类软件功能的改进，往往提出功能本身是发明构思的核心所在，其具体的实现方式就是将该功能融入系统内部，体现在实际操作层面时往往是程序代码的改变，因而难以在说明书中给出过多的记载和指引。因此，我们经常见到该领域内的说明书中多以流程图、逻辑框图等形式展现其发明创造。而软件功能改进，只要将具体功能予以说明，本领域技术人员就可以根据现有的编程知识来实现，实现的不同方案一般是效果上略有不同，但一般不存在无法实现的情况。对于第二类系统功能性的改进，若要求均在说明书中对所有涉及的功能给予教导和指引，则往往只能将反映流程的伪代码记载到说明书中，并不利于发明的理解和实现。

三、其他需要考虑的因素

1.专利授权历史档案在无效阶段作用

二审判决中多次提及“在专利授权阶段的审查中，智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征，国家知识产权局也是基于智臻公司的上述陈述才对本专利进行了授权”，进而认为游戏功能是实现本专利必不可少的技术内容。实际上，二审判决认为智臻公司在专利审批阶段因陈述游戏功能具备创造性而获得专利权，为了维护社会公众的信赖利益，防止专利权人“两头得利”情形的发生，采用了禁止反悔的思路，从而对游戏功能的充分公开提出了质疑。

禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行了某种限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；在侵权诉讼中又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而“两头得利”。该禁止反悔原则一般适用于专利侵权纠纷中，而对于授权确权阶段是否能够适用禁止反悔原则，学术界并没有一致的认识。

笔者认为，为了维护社会公众的信赖利益，在授权确权阶段适用禁止反悔原则并无不当之处，但是该原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的，应当满足以下要求：只有申请人在授权程序中通过修改或者意见陈述明确放弃的内容，才不得予以反悔；而对于没有明确放弃的内容，不得使用禁止反悔。

具体到本案，申请人在审批阶段陈述了“对比文件1中公开的聊天机器人不包括查询服务器和游戏服务器，并且对比文件1也没有给出其聊天机器人可以进一步包括查询服务器和游戏服务器以为用户提供信息查询服务和游戏的技术启示,本申请能够为用户提供各种丰富、及时、准确的信息与互动游戏，权利要求具备创造性”。即申请人在专利审批过程中强调了本申请相对于对比文件增设有游戏功能。但是在一个方案中是否设置有游戏功能，与根据现有技术是否能够实现游戏功能，这二者并不是相对的。不能认为因为游戏功能具备创造性，就进而认为现有技术中不存在游戏功能，基于此对游戏功能的公开提出更高的要求。由此可见，申请人虽然陈述了在对比文件1的基础上增设游戏功能给本申请带来创造性，但是申请人并没有陈述现有技术中并不存在没有实现游戏功能的技术手段。因此，本案中基于申请人在专利授权审批程序中的意见陈述，对游戏功能的公开提出更高的要求，本身还值得商榷。

2.必不可少的技术内容的认定

在判断“必不可少的技术内容”时，无论是一审判决还是二审判决，均是从“解决的技术问题”出发进行判断的，即解决本发明技术问题的相应特征应当被认为是理解和实现发明必不可少的技术内容。根据本专利说明书的记载，本专利的发明目的是“提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查询信息、做游戏等”。本案的关键问题之一就在于，对于递进式的发明目的，不仅存在基本的技术问题（本案为实现拟人化聊天），还有进一步优选的技术问题（本案为更可以为用户查询信息、做游戏等），应当如何确定“解决本发明技术问题的相应特征”。这也正是一审、二审判决存在的分歧点之一。

笔者认为，虽然说明书中记载的每个技术问题都理应在说明书的方案描述中找到答案，但这并不意味着所有问题的重要性是相同的。在判断公开是否充分时，应当将基本技术问题所对应的技术特征作为理解和实现发明必不可少的技术内容，而对于进一步优选的技术问题所对应的特征，则并不属于必不可少的技术内容。这是由于说明书的主要作用在于将发明的技术方案清楚、完整地公开出来，为社会公众提供新的有用技术信息。这样社会公众获得了新的技术信息，既能在其基础上进一步改造，避免重复研发，又能促进发明创造本身的推广应用；申请人则以向社会公开其发明创造换取专利独占权。可以说，专利制度要求说明书充分公开的本质是所谓“公开换保护”。因此，说明书中公开了具有新颖性、创造性和实用性的发明创造，应当给予该技术方案以专利保护。从这种意义上讲，技术方案能够解决基本的技术问题，产生预期的技术效果，就应当认可其充分公开，而不应对于其进一步声称的技术问题作过多要求。否则可能会出现，申请人公开了能够解决基本问题的技术方案，却被专利制度拒之门外的不合理现象。

反之，若将基本问题和优选问题都作为判断必不可少内容的要求，还会出现独立权利要求所述技术方案对应的内容已被说明书充分公开，而从属权利要求所述技术方案对应的内容却仍未被说明书充分公开，这种情况也并不合理。

例如，本案中申请日提交的权利要求如下：

“1. 一种聊天机器人系统，至少包括：一个用户；和一个聊天机器人，该聊天机器人拥有通讯模块，查询服务器，游戏服务器，以及相应的数据库。其特征在于，所述的聊天机器人还拥有一个人工智能服务器，具有一定的人工智能，和强大的信息服务功能；所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话。

4. 如权利要求1所述的聊天机器人系统，其特征在于，所述的聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言。

5. 如权利要求4所述的聊天机器人系统，其特征在于，所述的聊天机器人设置有对话模块和查询模块。该对话模块和查询模块一端共同连接在过滤器上，以接收经过过滤器区分后的语句；另一端则连接在各自相对应的服务器上。对话模块连接的是人工智能服务器；查询模块连接的是查询服务器。”

在原始权利要求中旨在通过人工智能服务器实现用户与聊天机器人的各种对话，从而解决拟人化聊天的基本技术问题，其中提及了查询服务器和游戏服务器，但是对于各个服务器之间的连接关系没有限定。原始从属权利要求4、5中进一步限定了过滤器、对话模块和查询模块，并限定了对话模块连接的是人工智能服务器；查询模块连接的是查询服务器，但对于游戏服务器与其他模块或服务器之间的连接关系没有具体限定。可以看出，原始申请文件中所要解决的基本技术问题就是实现拟人化聊天，当社会公众看到该申请文件时并不会对其没有进一步公开游戏功能予以质疑。而随着专利审批程序的进行，申请人将其从属权利要求中各个服务器之间连接关系进一步限定到独立权利要求后，此时，反倒认为说明书存在公开不充分的缺陷，实际上改变了判断公开不充分的标准，没有以现有技术作为衡量标尺，转而依靠申请人的主观陈述作为依据，其判断结果难免会被申请人所左右。

四、小结

综上，专利法第二十六条第三款的标准应基于现有技术的水平予以判断，对于现有技术能够实现的技术内容是否需要给予足够的指引和教导，仍应结合领域特点进行要求，不宜采用一刀切的处理方式。同时，在考虑“必不可少的内容”时，应以原始提交申请文件为判断基础，不应随着案件审判或修改，改变对文本公开充分的要求。