申请人自认的现有技术不一定是适格的现有技术

作者 | 宋献涛 王强  乾成律师事务所

编辑 | 布鲁斯

2022年2月1日是农历大年初一，中国人民放假，美国人民上班。在这一天，联邦巡回上诉法院（CAFC）对高通公司8,063,674号专利无效案作出了判决，撤销原无效决定，发回专利审理和上诉委员会（PTAB）重审。CAFC认为，美国专利法311(b)不允许将申请人自认的现有技术（Applicant Admitted Prior Art，简称AAPA）作为IPR无效审查的基础，因为其没有被涉案专利申请日之前的对比文件公开。但CAFC同时指出，这并不意味着IPR无效审查完全禁止使用AAPA，在先案例至少一定程度上允许在评价创造性时考虑AAPA。[1]

换言之，CAFC的立场是，现有技术证据的认定，取决于其是否满足法律规定的要件，而不适用申请人自认，在IPR无效审查程序中不得直接将AAPA用作现有技术证据，但可以将AAPA融入本领域普通技术人员的脑海中，尤其可用于认定证据结合的技术启示及引入公知常识。

案情简介

674号专利的权利人为高通公司，该专利说明书的背景技术部分描述了一种标准的电源开关控制（POC）系统10，其具有电源升降检测器100，如图1所示，图1括号中注明其为现有技术。

674号专利指出图1所示的POC系统存在故障电流或漏电问题，例如，当输入/输出电源104接通而核心电源103关闭时，有一段时间内电源升降检测器100中的三个晶体管M1-M3处于导通状态，导致大量的电流从输入/输出电源104流向接地极。674号专利认识到，减小晶体管M1-M3的尺寸可以限制故障电流或漏电问题，但也会降低检测的灵敏度或者导致电源升降事件的处理时间延长。为此，674号专利提出增设反馈电路来提高检测速度，具体如图4虚线框所示，引入升压晶体管M8，其在升压期间从导通状态转变为截止状态，在降压期间从截止状态转变为导通状态。当M8处于截止状态时，电源升降检测器100的电流容量降低；当M8处于导通状态时，电源升降检测器100的电流容量增加，从而可以快速检测到核心电源的降压。权利要求中将晶体管M8概括为反馈电路，其提供反馈信号，以调节电源升降检测器的电流容量。

2018年6月，苹果公司对674号专利提出无效请求。可能是在检索过程中找不到与674号专利图1所示POC系统完全相同的对比文件，苹果公司不得不剑走偏锋，以674号专利图1所示POC系统及其文字描述作为最接近的现有技术，结合另一篇对比文件（后称Majcherczak），据此认为674号专利缺乏创造性。Majcherczak公开了一种电压检测电路，包括反馈晶体管M6，其栅极、源极、漏极的连接方式如下面右侧的图2所示，虚线部分貌似可以直接搬移到左侧的674号专利图1中。

因此，苹果公司认为，本领域技术人员容易想到将Majcherczak的反馈晶体管M6集成到674号专利图1所示POC系统中，从而得到674号专利的技术方案，如下所示：

高通公司承认，674号专利图1所示的POC系统和Majcherczak的反馈晶体管M6之组合，可以公开674号专利权利要求的全部技术特征。但高通公司辩称，AAPA（Applicant Admitted Prior Art，即申请人在其专利说明书的背景技术中描述的现有技术）不得用作IPR无效审查的现有技术。

专利审理和上诉委员会（PTAB）在2020年1月3日作出决定，认为本案中AAPA是专利权人自认的现有技术且记载在专利文献中，属于专利法311(b)中所述的“由专利或印刷出版物组成的现有技术（prior art consisting of patents or printed publications）”，所以可以作为IPR无效审查的基础。基于此，PTAB认为674号专利相对于其背景技术中的POC系统和Majcherczak是显而易见的。

高通公司不服，上诉至CAFC，被上诉人为苹果公司，第三人为美国专利商标局（USPTO）。

有意思的是，PTAB做出决定后USPTO很快就反水了，向世人充分展示了其不忘初心、牢记使命的大局意识。USPTO在2020年8月18日印发了由局长Andrei Iancu签署的一份Memo[2]，开宗明义地指出，不同合议组对31l(b)是否限制IPR无效请求人使用AAPA以及如何限制作出了不同的解释，该Memo是USPTO对31l(b)关于AAPA的解释，PTAB所有成员均应遵循。在该Memo中，USPTO认为，AAPA不构成现有技术，但属于在非常有限的场合下可以考虑的证据种类。

在诉讼程序中，USPTO请求法院将此案发回PTAB重审，以便PTAB可以适用局长签发的Memo中的指导意见。既然USPTO勇于自我革命，不追求在个案上保全面子，CAFC判决发回重审就是顺水推舟的结果。

CAFC判决强调，311(b)所说的“专利或印刷出版物”本身必须是目标专利之前的现有技术，而不能是目标专利中描述的所谓现有技术，例如AAPA，由此将目标专利排除在其现有技术之外。CAFC引述了多份先前判例，认为这样的解释与最高法院、巡回上诉法院之前对该条款及关联条款[3]的解释保持一致，也是对311(b)更自然合理的解读。

但CAFC同时指出，IPR无效中并非一概排除AAPA，原因在于，创造性评价中需要考察本专利和现有技术的区别对于本领域普通技术人员来说是否显而易见，而这与本领域普通技术人员所拥有的背景知识和技术水平密不可分。CAFC在判决中列出了可以使用AAPA的场合，例如，考察证据结合的技术启示，或者判断权利要求个别技术特征是否为公知常识，此时，申请人在说明书中描述的现有技术或在意见陈述中自认的现有技术就对申请人自己产生了约束力。

对比CAFC判决和USPTO Memo不难看出，CAFC对USPTO Memo的指导意见进行了司法确认。

观察和预测

Apple v. Qualcomm专利无效案解决了申请人自认的效力与现有技术的法律规定之间的矛盾，同时在创造性评价中增加了适度弹性空间。

读完本案判决书，笔者的第一印象是，IPR无效程序中的现有技术只能是目标专利申请日之前的印刷出版物或专利类文献，而目标专利所含的AAPA本身不属此列，形式上就不适格，在无效程序中不能充当主角，但可以扮演配角或帮衬，助力裁判者达到内心确认。

在IPR无效程序中，苹果公司主张的证据组合方式为AAPA+Majcherczak，并未主张Majcherczak+AAPA。鉴于此，笔者预测，本案发回重审后，PTAB应该不会依职权审查涉案专利相对于Majcherczak+AAPA是否显而易见。即便苹果如此主张且PTAB同意审理，Majcherczak作为最接近的现有技术是否适格，还需要细究其和高通专利的技术问题和发明构思是否相同或者相似。此外，将Majcherczak图2中除反馈晶体管M6之外的其他三个电路模块替换为674号专利图1所示的POC系统，是否有相反教导，是否系公知常识，也会引起激烈争议。所以，大概率的结局是，PTAB驳回苹果公司的无效请求，维持674号专利有效。

中国的司法实践经验

其实，我国在十几年前就曾经出现过类似的案例，即，以涉案专利说明书背景技术作为最接近的现有技术请求无效涉案专利。

在99225557.0号实用新型专利无效的口头审理阶段，专利权人承认本专利说明书第1页中所述的背景技术为本案争议专利的现有技术。专利复审委员会据此认为，附件2-9及本专利背景技术均可作为本案争议专利的现有技术用以评价其创造性。专利复审委员会基于专利背景技术和附件2的结合，宣告本专利权全部无效[4]。

然而，北京高院在二审中持不同意见，并表达立场如下：

专利权人虽然自认本案专利说明书第1页中所述的背景技术为现有技术，但现有技术是指申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。专利权人自认的现有技术一旦为法律所确认后，任何人均可依据此现有技术申请宣告他人专利权无效，即专利权人的自认行为有可能损害他人利益，故其自认行为应当受到限制，并不产生法律拘束力。在专利权人明确自认的情况下,专利复审委员会应当要求请求人进一步举证证明其主张或依职调查有关事实，证实专利权人自认的内容在客观上确已构成现有技术，而不应直接将专利权人自认的内容确认为现有技术。[5]

可能是知道这个案例，最高人民法院在起草《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定》的过程中，不止一次考虑过这个问题。

例如，2011年11月的上报稿第36条：

当事人主张说明书中有关背景技术、已有技术的相关描述构成现有技术，但未能提供其他证据予以证明的，人民法院对其主张不予支持。

再例如，2020年4月的征求意见稿第13条：

说明书记载的背景技术不视为专利法第二十二条第五款所称的现有技术，但有证据证明其在申请日以前在国内外为公众所知的除外。

在最高人民法院2020年9月公布和施行的版本中，删除了上述规定。但内行人士应该懂得，这并不意味着上述规定存在法理或逻辑问题，笔者猜测更大的可能性是，专家们觉得这不是普遍的、突出的现象，通过个案即可解决问题，无需写入司法解释而浪费条文资源。

虽然中美法律体系和司法传统有很多不同，但在背景技术能否用作现有技术这一问题上，大家的认识是一致的，中国法院除了分析当事人自认不能架空现有技术的法律规定外，还考虑到了专利权人的自认行为有可能损害他人利益，在中国虚假诉讼频现、诚信问题突出的情况下展现了独到的司法智慧，估计美国同行得知后也会竖起大拇指。

背景技术和现有技术的概念区辨

中美关于现有技术的规定不尽相同。在中国，有抵触申请的说法，抵触申请不属于现有技术。在美国，没有抵触申请的说法，其被现有技术涵盖。

我国专利法第22条定义“现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”，并将其作为新颖性和创造性评价的基础。我国专利法层面上没有提出“背景技术”的说法，专利法实施细则第17条规定说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式等五个部分，审查指南多次提及背景技术，尤其是第二部分第二章，例如：

2.2.3 背景技术

发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。说明书中引证的文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。

此外，在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。

3.1.2 独立权利要求和从属权利要求

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

可见，“背景技术”与“现有技术”存在诸多差异，二者不可混为一谈。

判断现有技术有两个客观的时间要素：一是目标专利的申请日；二是对比文件的公开日。若对比文件的公开日在目标专利的申请日之前，该对比文件就属于现有技术；反之，若该对比文件的公开日在目标专利的申请日当日或之后，则不属于现有技术。

背景技术是指发明的背景，其只是申请人眼中的相关技术，即申请人认为的相对于本发明存在不足的技术或需要改进的基础。背景技术的撰写目的主要是为了便于理解本发明和检索现有技术。受申请人认知范围、撰写经验等主观因素的影响，背景技术的内容篇幅有限，其是否确实真的就是现有技术，尚未可知。与现有技术不同，背景技术不涉及时间要素。所以，从法律概念上讲，一份专利说明书记载的背景技术未必构成该专利申请日之前的现有技术，仅凭一项技术被写进了专利说明书背景技术部分或申请人称之为现有技术，就认定它为该专利的现有技术，缺乏学理支撑和法律依据，也没有客观事实基础。同理，也不能因为技术内容写进了权利要求的前序部分，就认为其为现有技术。

因此，背景技术并非必然属于现有技术。当然，如果有证据证明背景技术所记载的内容确实在本专利申请日之前已经被公开，它就属于现有技术。如果申请人掌握了申请日前尚未公开的技术，即使他认为该技术还存在不足并把它写进本发明的背景技术中，也不能认为该技术就是现有技术。[6]

它山之石，何以攻玉

我们知道，创造性评价是一个以事实认定为基础的法律问题，但法律问题和事实问题有时混合在一起，并不容易分清。笔者感觉，CAFC一直在努力划分法律问题和事实问题的界线：AAPA是不是适格的现有技术，是一个法律问题，从证据载体和时间上即可做出判定，当事人的误认误判不能对抗法律概念的明确定义；AAPA中某些技术内容的真伪，基本上是一个事实问题，可以适用当事人自认。CAFC似乎认为，即使申请人对背景技术和现有技术性质产生误判，也只是属于法律概念的认识错误，是可以原谅的，至于背景技术是否为现有技术，必须要看法律的规定和解释。从庭审录音来猜测，法官好像很关注AAPA用作无效理由基础（basis of ground）和用作协助性证据（supporting evidence）的区别，表现出的明显倾向是不得将AAPA用作创造性评判的基础或起点（foundation or starting point），但却认为申请人对部分技术手段的陈述或自认，属于事实问题，也不容易发生误判，以后也不应随意反悔，否则会产生前后矛盾，所以对于AAPA的帮衬性使用（non-basis use），不宜禁止。

通过本案可以看出，CAFC和USPTO意识到了对待AAPA的两个极端：一个极端是将AAPA直接用作现有技术，颠覆了现有技术的法律规定和证据规则；另一个极端是完全无视AAPA，不考虑本领域普通技术人员的背景知识和应变能力，面对任何技术常识都不敢越雷池一步。为避免走向极端，CAFC和USPTO达成了共识：区别对待现有技术和公知常识，不允许在IPR无效审查程序中将AAPA直接用作现有技术证据，但允许将AAPA融入本领域普通技术人员的脑海中予以考虑，尤其用于认定证据结合的技术启示或引入公知常识。至于在哪些具体情形下考虑及如何考虑AAPA，从AAPA中寻找技术启示算不算明显的事后诸葛亮行为，等等，CAFC没有给出明确意见，还有待USPTO冲在第一线进行探索实践。

对现有技术证据严格要求，尤其是对最接近现有技术证据的形式和内容都要求严格，对公知常识证据的形式和内容灵活把握，美国这一主次分明、宽严相济的做法值得我国借鉴。裁判者一方面不可重实体、轻法律，在突破规则的情况下霸王硬上弓进行比对；另一方面也不能奉行教条主义，机械适用“谁主张谁举证”，由此拔高无效请求人的举证难度，降低创造性的门槛。

例如，有些专利像高通674号专利一样，在说明书中描述了一种背景技术方案，但没有给出公开号、公开日、标题等信息，导致他人无法检索到完全相同的对比文件。但无效请求人找到了公开背景技术大部分技术特征的对比文件，也找到了公开发明点的对比文件，只剩下背景技术个别技术特征未被公开。当然，有些无效请求人可能通过提出一些非三性理由引诱专利权人在意见陈述中做出自认。无论如何，此时，未被公开的背景技术个别技术特征就成了无效审理的关键点，其是否与发明点密切相关、对创造性的影响有多大、专利权人的自认是否应产生一定程度的禁止反悔以避免明显的前后矛盾，这很考验裁判者的经验和智慧。

此外，Apple v. Qualcomm专利无效案的社会效果是积极的，其不是亲专利权人，而是呵护诚实信用和实事求是，可以鼓励申请人讲清楚说明白其专利技术的起点和演进路线，哪些手段是惯常的或公知的，方便业内公众理解其技术贡献，方便审查员进行检索和审查。可以设想一下，如果USPTO拒绝知错就改，如果CAFC坚持认为AAPA构成专利法意义上的现有技术，导致涉案专利被无效，其结果必然是产生言多必失的寒蝉效应，申请人以后撰写专利文件时在背景技术中会尽量少讲话或讲空话套话，不给干货，最终的长远结果可想而知。

目前我国无效程序中，在坚持以三性为主线的同时，对非三性理由的重视程度不够，这导致专利审查中漠视背景技术及其对应技术问题。例如，有观点认为，只要独立权利要求的技术方案能够解决某一技术问题，就不缺乏必要技术特征。笔者对此不敢苟同，理由有二：

第一，这是一个循环论证，每个权利要求的技术方案都能对应到一个技术问题，或上位，或具体。照此逻辑，缺乏必要技术特征的法律条款没有存在的意义。

第二，忽视了专利和背景技术的相互对照，导致主观的技术问题变得更加主观。按照审查指南第二部分第二章3.1.2的规定，独立权利要求中必要技术特征的总和应该足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。可见，申请人撰写专利时，其独立权利要求的技术方案应该能够解决背景技术方案无法解决的技术问题，而不是只要能够解决某一技术问题即可。

总之，美国的Apple v. Qualcomm专利无效案实现了法律效果和社会效果的有机统一，值得点赞。

结束语

放眼全球，实务中不乏同日申请多项专利的情形（国外称之为co-pending applications），同日申请的这些专利具有技术上的关联性，在说明书中互相引证为背景技术，权利人在授权后基于经济考虑而放弃部分专利，在此情况下，被诉侵权人能否提出“背景技术抗辩”，即背景技术的方案必然不侵权，或者“进入公有领域抗辩”，即被放弃的背景技术方案已经进入公有领域，所以必然不侵权。再进一步，如果被诉侵权方案和被放弃的背景技术方案稍有不同，是参照适用现有技术抗辩的标准，还是适用比抵触申请更严格的标准？这些问题的回答，有助于维持专利侵权判定逻辑体系的清晰和稳定。

幸好，美国的Apple v. Qualcomm专利无效案为我们澄清法律概念、理顺裁判思路，提供了可资借鉴的视角。但我们仍需深刻领悟专利法的基本原理，充分考虑我国的司法现状，打开国际视野，结合具体案情，贡献本土智慧。

注：8,063,674号美国专利对应的中国专利ZL20108006270.3的代理人为本文作者宋献涛，文中图片来源于苹果公司在PTAB无效过程中的PPT

注释

[1] CAFC案号为2020-1558和2020-1559，PTAB案号为IPR2018-01315和IPR2018-01316，涉及两个无效请求的合并审理，其中一项无效请求的证据组合方式为本文讨论的主题。

[2] 标题为“Treatment of Statements of the Applicant in the Challenged Patent in Inter Partes Reviews Under § 311(b)”，链接为https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf

[3] 对照301(a)和303(a)

[4] 第6536号无效决定

[5] (2005)高行终字第441号

[6] 杨存吉，《现有技术与背景技术——A公司请求宣告专利权无效案评析》，《中国发明与专利》2007年第10期。

（图片来源 | 网络）