浅析权利交织背景下产品外观的知识产权保护策略

作者 | 杨凯诏 广东三环汇华律师事务所

编辑 | 玄袂

目   录

一、产品外观的权利交织背景

二、产品外观的可选的知识产权权利介绍

（一）外观专利权对于产品外观进行保护的特点

（二）商标权对于产品外观进行保护的特点

（三）著作权对于产品外观进行保护的特点

（四）反不正当竞争法对产品外观的兜底保护

三、产品外观的知识产权申请策略

（一）申请不同知识产权权利的风险衡量

（二）申请不同知识产权权利的成本衡量

（三）申请不同知识产权权利的时机考量

四、产品外观的知识产权维权策略

（一）评估侵权行为与权利人已有权利的契合程度

（二）评估不同的知产权利的诉讼成本和权利稳定性

（三）评估主张不同权利的成功率，并以此制定诉讼策略。

五、结语

一、产品外观的权利交织背景

产品的外观，作为一项商业产品最直观地被消费者所辨认的特征，其在设计时除了需要顾及产品功能上的需求外，一般以具备美感和标识度为主要的考虑。一个同时具备美感和标识度的产品外观，能够极大地推动整个商业产品占领市场，赢得更多消费者的青睐，显然对于企业的经营有巨大的帮助。因此，对于产品外观的知识产权保护，一直是企业知识产权工作的重点。

但正因为产品的外观一般同时具备美感和标识度，且倾注了创作者的心血，因此，其在我国的知识产权法律体系中，同时与多种知识产权权利相对应，其所具备的设计上的美感可以用外观设计专利进行保护，其所具备的设计上的标识度使得消费者能够将这一产品与售卖者建立起稳固的联系，可以通过商标来保护，而其设计中倾注的创作者的心血，则可以用著作权来保护。因此显然，产品外观在进行知识产权的保护时，存在着权利交织的情况，也即存在着多种可选的知识产权权利可以用于对产品的外观进行保护。

本文正是针对这种权利交织的背景，对产品外观所对应的多种知识产权权利在申请注册阶段和诉讼维权阶段的风险或成本进行分析和总结，希望能够为具有产品外观保护需求的经营者或维权者，提供行之有效的知识产权保护策略。

二、产品外观的可选的知识产权权利介绍

我国的知识产权法律体系中，对于产品外观所具备的设计特点，存在着四种对应的知识产权权利可以对其进行保护，分别是外观专利权、商标权、著作权和《反不正当竞争法》中规定的知名商品特有包装装潢权利，以下对不同的知识产权权利的一些需要注意的特点进行简单的介绍：

（一）外观专利权是通过对产品外观的设计图纸进行外观设计专利的申请，并在授权后获得对产品外观设计的保护。外观专利权对于产品外观的保护，具备这些特点：

1、其仅限于保护所申请的产品类型，并不能保护其他产品上的类似设计。

2、其可以通过申请时的策略扩大其保护范围，例如其可以通过局部设计保护或不指定颜色的线条图，来保护产品外观上的部分设计内容。

3、其最长有效期是15年（如果是2021年6月1日之前申请的有效期是10年），是所有知识产权权利中保护时间最短的权利。

4、其在申请时仅进行形式审查，不进行实质审查，因此获得的外观专利权的稳定性仍然存疑，在维权时可能会被对手无效。

（二）商标权是通过对产品外观的设计图案或整体形状进行商标的注册，并在注册成功后获得对产品外观的商标保护。商标权对于产品外观的保护，具备这些特点：

1、其仅限于对其在注册时所指定的服务类别及其相似的服务类别进行保护，但对于其他没有指定或不相似的服务类别无法进行保护。

2、其在注册时，并不仅仅考虑产品外观在设计上的特点，还会综合审查其在含义以及标识度上的特点，因此，即便产品外观在设计上极其出色，也有可能因为标识不够显著或标识含义踩中某些雷区之类的原因在注册时被驳回。

3、其在注册成功后，若想要获得持续的保护，需要不断地在实际的经营销售中对商标进行使用，以避免在维权时因为三年不使用而被撤销。

4、其在维权时，在判断被诉产品或服务是否侵权时，需要对被诉产品或服务上的标识和商标标识是否构成相同或近似进行判断，同时以是否会让消费者混淆误认作为一个兜底的判断条件，这一判断包括了在形状、发音、含义等多个方面的相似比较，而不仅仅是形状设计上的比对，且其引入了消费者这一公众视角，这是与其他几种知识产权权利存在区别的地方，尤其是与外观专利权的侵权判断不同。

（三）著作权自产品外观的设计诞生起便被创作者所拥有，是通过对产品外观在作品意义上的独创性进行保护，著作权对于产品外观的保护，具备这些特点：

1、著作权在判定产品外观是否属于能够被著作权所保护的作品时，需要对产品外观的独创性进行考察，其中，需要对产品外观是否具有“最低程度的创造性”进行考察，实践中，这一“最低程度的创造性”低于对外观设计专利的创造性要求。

2、其在维权时，在判断被诉产品是否侵权时，在实务中一般遵循“接触加实质性相似”的标准，因此需要举证被诉方接触过权利人的产品，此时，若产品外观不具备一定的知名度，则举证上会存在困难，这是著作权与其他几种知识产权权利存在区别的地方。

3、若产品外观申请了外观专利权的保护，且在发生诉讼时该外观专利权已经终止的，对于该产品外观主张著作权会存在风险，这是因为实务中部分法院不认可这样的主张，例如在“谢新林与叶根木、海宁市明扬食品有限公司著作权权属、侵权纠纷案”中，权利人试图主张被诉产品侵犯了其产品的著作权，但二审法院认为该产品对应的外观专利权已经终止，即公众认为其已可以自由使用，此时再主张著作权有损公众的信赖利益，类似的判决观点可见于“三茂公司诉永隆商行著作权侵权纠纷案”。（但笔者认为，这种判决观点存在争议，在“英特莱格公司诉可高玩具公司著作权纠纷案”中，我国司法实践是确立了对实用艺术作品采取著作权与外观设计专利权双重保护的观点，但在采取诉讼策略时，仍然需要考虑这一风险）

（四）《反不正当竞争法》中规定的知名商品特有包装装潢权利，具体的是指《反不正当竞争法》第六条规定的“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”中的“有一定影响的商品装潢”，这是属于对产品外观的兜底保护，其不需要进行注册即可以享有这一权利，但显然，在维权时，权利人需要能够证明其产品外观已经达到了“有一定影响”的程度，这对于一些知名度不高的产品外观有一定的限制。

三、产品外观的知识产权申请策略

笔者认为，在申请注册阶段，也即前期的预防阶段，对产品外观的知识产权保护，不应过度考虑后续侵权诉讼时的权利主张的风险，而是应当综合考虑申请时的授权可能性和申请成本，为产品外观提供尽可能全面的知识产权保护，以期在发生诉讼时有尽可能多的兵器在手。在本文的这一部分，我们仅讨论申请阶段中如何在外观专利权、商标权和著作权中做出选择和考虑，知名商品特有包装装潢权利并不需要通过申请或者登记来获取，因此不在讨论的范围内。

（一）申请不同知识产权权利的风险衡量

风险的衡量，主要是需要考虑在申请不同的知识产权权利时，是否存在可能被驳回申请/注册的因素，这与欲申请的知识产权权利的申请要求有关，也与产品外观本身的设计特点有关，这一部分中，由于著作权自产品外观的设计诞生起便被创作者所拥有，我国仅实施登记制度，因此其并不存在申请（登记）时的风险。因此，我们仅讨论在申请外观设计专利和注册商标时的风险。

外观设计专利权的申请风险是首先要进行衡量的，因为专利法规定了授权的专利不能是现有技术，也即若产品已经公开发售，则丧失了外观设计专利的新颖性，而商标权的注册申请则不需要考虑这一点。在衡量外观专利权的申请风险时，首先，需要考虑欲申请的产品外观是否与先前公开的现有技术非常相似，例如其是否已经公开发售或宣传，或是例如其是否与先前已经公开的产品设计仅存在极小的差别，若是存在这些情况，则其申请外观设计专利权非常有可能会被驳回，存在巨大的风险。

商标权的注册申请风险的衡量，笔者认为主要着重于三维立体商标在注册时的风险，大多数产品外观用商标的方式进行保护时，都希望能够借助三维商标的方式对其立体的形状进行全面的保护，但在实务中，三维立体商标在注册时容易因为缺乏商标法意义上的显著性而被驳回。商标法意义上的显著性，是指商标应具有区分商品或者服务来源的功能。在实际案例中，如在雀巢公司的“酱油瓶”立体商标撤案中，北京高院便在二审判决中指出：“本案中，争议商标是由方形瓶身和细长瓶颈结合的三维标志，指定颜色瓶身为褐色、瓶盖为黄色，争议商标核定使用商品为'食用调味品'。虽然该三维标志经过了一定的设计，有区别于常见瓶型的特点，但相关公众容易将其作为商品容器加以识别，该三维标志本身无法起到区分商品来源的作用。因此，原审判决关于争议商标标志本身缺乏显著性的相关认定正确，本院予以维持。”

（G640537号“酱油瓶”图示）

因此，笔者认为，在采用三维立体商标对产品外观进行保护时，需要着重考虑欲保护的产品外观在设计上，是否明显区别于常规的设计，并达到了让公众能够区分商品来源的程度，这一对产品外观设计的要求，在实务中，实际上是高于对外观设计专利的创造性的要求的，因为外观设计专利在进行创造性判断时需要引用具体的现有技术进行直观的对比，且其在注册阶段仅进行形式审查，但商标在判断显著性时却频繁采用主观的“相关公众”的视角，其标准较为模糊，一般需要产品外观在设计上具备非常显著鲜明的特点，以达到显著性的要求。

当然，上述风险衡量并没有完全描述商标注册和外观专利申请中的所有可能的风险，更多具体的要求需要在申请时根据法条或规定进行衡量，笔者仅是对其中需要重点关注的风险，也是实务中常出现的错误，进行了阐述。

（二）申请不同知识产权权利的成本衡量

申请成本上的衡量，笔者认为，不应仅局限于单个申请时的代理费用或官费上的成本衡量，而是在宏观上对于可能存在的批量申请的整体成本进行考量，这需要在制定申请策略时，对产品外观更加适合申请哪种知识产权权利进行比较，以得到产品外观的优先申请的知识产权权利类型。

笔者认为，相对于外观专利权、商标权和著作权登记，在进行成本衡量时，主要考虑产品外观在服务类别范围、产品可能类型和设计创新高度这三个方面的特点。

首先，可以衡量产品外观在服务类别范围和产品可能类型两个方面的权重，以确定在商标权和外观专利权中的申请权重。

例如，欲保护的产品外观，可能被应用在多种可能的产品类型上，但其对应的总服务类别范围有限，比如可以用在多种家居清洁设备上的外观设计，如独特的手柄设计，但其一般对应于0752类清洁、废物处理机械这一服务类别，可见，其对应的服务类别数量远远少于产品可能类型的数量，则应当选取商标权作为优先的申请类型，以降低批量申请时的成本，当然其可以适当选择部分重点使用的清洁设备产品作为外观设计的产品类型进行保护，或是通过局部外观设计的方式去尽可能囊括更多的产品类型。

例如，欲保护的产品外观，其一般仅应用固定的少数几种产品类型中，但该产品却可以被广泛应用于多种服务类别，比如可以用在日常用品上的外观设计，如独特的包装盒设计，但其在多种服务类别的商业活动中都可能被用到，可见，其对应的服务类别数量远远多于产品可能类型的数量，则应当选取外观专利权作为优先的申请类型，以降低批量申请时的成本，当然其可以适当选择部分重点使用的服务场景作为商标权的服务类别进行保护。

其次，可以衡量产品外观在设计创新高度上的特点，来确定其整体的知识产权保护策略。一般来说，对于设计创新高度极高的产品外观，例如在检索中完全没有发现相似的设计，或是动用了大量的人力物力去打磨得到的设计，应当进行所有可能的知识产权权利的申请，包括在所有可能的服务类别上的商标注册，针对所有可能的产品类型进行外观设计专利的申请，以及及时的著作权登记，甚至还包括对于产品的市场知名度证据的定期收集，为将来主张知名商品包装装潢权利做充分的准备。

但对于一些设计创新程度较低的产品外观，则需要根据不同的知产权利对于设计高度的要求来确定。如前面的叙述，笼统来讲，可以认为按照对于设计高度的要求从低到高，依次是著作权＜外观专利权＜商标权，也即，可以根据产品外观的设计创新程度，依次考虑这些知产权利的申请。例如，著作权的登记（或是对于创作证明证据的收集）对于任何产品外观设计来说都是必须的，而在判断到产品外观具备一定的设计创新度时，可以考虑用外观专利权进行保护，或是在产品外观的设计显著性极高时，将其注册为商标。

（三）申请不同知识产权权利的时机考量

一般而言，如果寻求对产品外观的全面保护，所有的知识产权权利都应该在第一时间进行申请或登记，以避免有被他人抢注的风险，但这一部分讨论的是，不同知识产权权利的申请时机的优先级，从而在一些特殊的情况下，可以让权利人在存在申请顺序的选择余地或需求时，对于不同知识产权权利的申请时机有比较清晰的认知。

笔者认为，结合上面的一些论述和不同知识产权权利的特点，以申请时机的优先级从先到后，应当将三种权利排列为：著作权→外观专利权→商标权。如此排列三种权利，是因为：

首先，著作权侵权纠纷中，证明创作者的创作时间往往是重要的一环，越早对著作权进行登记（或是采取其他留下创作手稿的方式来证明创作时间），则在后续的权利主张中越能占据有利的地位，因为，著作权的申请（或留下证明）的时机应当早于其他权利，应当在产品外观的设计定稿后便予以执行。

其次，外观专利权的申请时间对于其后续在诉讼时证明其权利稳定性，或是证明侵权行为不属于利用现有技术，具有重要的意义，因此，其应在产品推出面世或是对公众做出宣传之前便及时地予以申请，且应在商标权的注册之前予以申请，以避免在申请审查时被审查员认为其设计因公开宣传的内容或商标的注册公告已成为现有技术，从而被驳回，这是实务中多次出现的情形，应当予以避免。

最后，将商标权的申请注册时机放到最后，是因为首先，商标的注册时间并不是商标权利稳定性的关键因素，其次，事实上由于经营者一开始并不清楚产品外观后续在市场上的影响，因此可以适当等待一段时间在产品外观的效果明晰后再确定是否进行商标的申请。同时，也是考虑到不同权利的保护时间不同，即便在外观专利权的最长保护时限15年后，仍然可以持续地对商标权进行续展以维持权利，因此在时间上，商标权的申请注册时机的优先级是最低。

当然，上述对于申请时机的表述也仅仅是基于不同知识产权权利的特点和实务上的情况，进行一个逻辑上的论述，经营者应当结合实际情况，以及上述关于风险或成本的衡量，进行综合地考虑后作出抉择。

四、产品外观的知识产权维权策略

在诉讼阶段，由于目标维权的对象已经出现，且此时针对产品外观所拥有的知产权利也已经明确，因此，其知识产权保护策略，实质上是如何在权利交织的背景下，为产品外观选择最合适的主张权利，来达到最好的维权效果。

在这一阶段，首先需要明确目标维权对象的所有侵权行为的类型，同时梳理权利人目前所拥有的所有可以主张的权利，以做好策略制定的前期准备。在制定维权策略时，笔者认为，主要遵循以下这些方面的考虑或评估：

（一）评估侵权行为与权利人已有权利的契合程度

第一，在与产品外观有关的侵权诉讼中，大部分侵权行为都涉及到侵权产品，因此，可以先判断侵权产品和欲保护的产品外观的多种不同的知产权利的保护外观的相似程度，来确定应当考虑主张的知产权利。不同的知产权利的保护外观可能存在区别，例如外观专利权可以保护局部的设计，而商标权可能用于保护部分平面的标识或设计图案，因此需要比较哪种知产权利和侵权产品的外观是更加相似或相同的，从而确定可以用于主张的知产权利。

第二，若不同知产权利保护的外观之间本身就非常接近，例如利用外观专利权、三维立体商标和著作权保护了几乎一样的产品设计外观，则可以判断侵权产品与欲保护的产品设计外观的相似程度。在相似度极高的情况下，一般优先选择用外观专利权进行维权，这是因为在商标侵权中存在着对形音义的判断，而著作权侵权中存在对接触可能性的判断，但外观专利权在权利稳定的情况下，只要落入其保护范围，就可以实施有效的维权。而若相似度较低，或是存在着部分极为相似的设计，则可以从商标权、著作权或知名商品包装装潢权利等方面进行主张，这样维权者可以选择从宏观上论述侵权产品的设计构思或部分设计与权利产品存在相似，以说服法官两者在整体上的相似，以达到维权的目的。

第三，需要评估侵权产品与不同的知产权利对应的侵权判断标准的契合程度，如上面的权利介绍部分中所述，不同的知产权利的侵权判断标准存在区别，这会导致同样的侵权产品在主张不同的知产权利时，其胜诉的概率会有显著的不同，例如外观专利权的侵权判断标准着眼于外观设计上的相似程度，商标权则以是否容易使得消费者混淆或误认作为核心的判断思路，著作权更着重于比较作品“表达”部分的相似度，不正当竞争的知名商品包装权利则与商标权近似，着眼于是否容易混淆误认。以专利权和商标权的区别为例，当权利人的权利产品外观为部分或全部透明的产品外观设计时，此时在侵权产品抄袭了这一设计的情况下，若主张商标权，有一定程度上可能会因为透明的部分设计因为向消费者展示了不足以让其混淆误认的商品元素，而导致法院认为不属于侵犯商标权的情形，但在主张外观专利权时，由于外观专利权仍然可以对透明的部分进行保护，则仍然可以将两者的外观设计进行比较以得到理想的侵权认定结果。同样的情形的可能发生在其他不同侵权标准的知产权利的主张中，因此需要加以注意。

第四，需要评估侵权行为与不同知产权利对应法律禁止行为的契合程度，这是因为不同知产权利对应的法律规定中，禁止行为或合理使用行为存在不同，因此应当考虑具体的侵权行为与不同知产权利对应法律禁止行为的契合程度，来确定出适合主张的权利。例如，使用或许诺销售外观专利产品的行为在法律上并不被认为是违法的，又例如，在权利人注册指定的服务类别范围之外使用权利商标并不是违法的，除非该权利商标被认定为驰名商标，又例如，著作权法规定了一系列合理使用的行为，同样是不需要征得权利人同意的，又或是例如，在存在着前三种权利都无法保护的行为时，需要用反不正当竞争法中的兜底条款来对其进行约束。因此，需要综合考虑不同知产权利对应的法律禁止行为（或法律允许的行为），来考虑诉讼策略。

（二）评估不同的知产权利的诉讼成本和权利稳定性

第一，需要衡量主张不同权利的诉讼成本。笔者认为，根据实际案件情况以及不同权利的侵权证明标准，不同的知产权利对应的诉讼成本存在明显的区别，例如知产案件中对于恶意侵权情节需要额外举证侵权者的主观恶意，或是著作权案件中对于侵权者存在“接触”著作权作品（产品）的可能性进行举证，又或是在不正当竞争案件中，对于主张的知名商品的知名度证据的收集。这些可能存在的成本，会因为案件情况的不同而存在不同的取证成本，在制定诉讼策略时需要予以考虑。

第二，需要评估不同权利的权利稳定性，对于不稳定的知产权利，诉讼中应当尽量降低主张的优先级或权重。这意味着：（1）针对外观专利权，可以采用检索或稻草人无效等方式，对其在无效程序中的稳定性进行评估。（2）针对商标权，可以一方面评估其形状、发音和/或含义是否存在潜在的违反商标法的可能性，例如通过检索确定其是否存在在先近似商标，或是确定其含义是否可能存在商标法意义上的“不良影响”；另一方面，可以确认该商标权利在三年内的使用情况以及是否能够收集到足够有留存足够的证据，为诉讼中对方可能发起的撤三请求做好准备。（3）针对著作权，需要确定创作时间的证明证据，例如手稿或登记证书，是否足够扎实充分。（4）针对知名商品的包装装潢权利，则需要评估该产品外观对应的商品的知名度证据是否足够扎实充分。

（三）评估主张不同权利的成功率，并以此制定诉讼策略。

要做到这一点，实际上需要结合上述几点中的评估结果进行综合的评估，当然，也可以结合数据分析技术去检索历史相似案件中的诉讼结果来确定主张不同权利的历史成功率，以此辅助评估。但笔者认为，根据主张不同权利的成功率制定诉讼策略时，不应只是单纯地制定一场诉讼中的权利主张策略，在手握多种权利武器时，可以适当制定多场诉讼的策略，因为尽管对于一个产品外观有多种权利可以主张的情况下，我国司法实务一般要求权利人选择其中一种（或是两种，一般可以将反不正当竞争的权利主张作为兜底）进行主张，但始终，不同的权利主张的举证方式、证明目的和侵权判断标准均存在差异，因此即便特定权利主张的诉讼失败，仍然可以另外提起诉讼以主张其他的权利。这也是笔者在前面强调，在申请阶段“应当……为产品外观提供尽可能全面的知识产权保护，以期在发生诉讼时有尽可能多的兵器在手”的原因。

五、结语

本文的想法，是来源于笔者最近阅读到的斯沃琪集团诉三星集团商标侵权案的资料，斯沃琪集团是著名的手表制造公司，其名下的Swatch品牌手表有着非常精美的工业设计，经查询也可以发现斯沃琪集团对于其名下的手表产品的外观专利申请保护非常及时和全面，在中国便拥有超过一千件外观专利。但这一案件中，斯沃琪集团没有主张其外观专利权，而是针对三星集团的用于智能手表的可下载表盘（也即虚拟的表盘图案），主张了商标权的侵权，这显然正是在考虑了多种权利主张的风险和成本之后，斯沃琪集团在诉讼策略上的选择。当然，斯沃琪集团的实际的策略考量无从得知，但笔者认为，如果主张外观专利权，斯沃琪集团可能会陷入与三星集团在智能手表属不属于其外观专利权对应的实体手表产品这一问题上的争论，而选择主张商标权（在美国其还起诉了不正当竞争），则可能可以主张两者属于相同或类似的服务类别，诉讼风险更低。

笔者认为，随着不同知识产权权利的保护制度的完善，多种知产权利存在于同一实体上的情况将会越来越普遍，权利共存或是多重保护的问题或许仍然在学界存在争议和讨论的空间，但如何在这种权利交织的情况下做好产品的保护维权，却是迫在眉睫的问题。上述案件中斯沃琪集团独特的诉讼策略选择，以及其前期对于其手表产品的全方面的知识产权保护，都是解决这一问题的榜样。因此笔者斗胆以这一主题，在探讨产品外观的权利交织背景的同时，提出一些关于更好地做好产品外观的知识产权保护和维权的想法，希望能够给予有兴趣的企业经营者或是法律服务者一些启发。

（图片来源 | 网络）