贸促专商 | 中国企业应对美国专利侵权纠纷的策略

2023-01-05 17:15:00

以美国为例介绍中国企业应对美国专利侵权纠纷的策略。

作者 | 杨国旭中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

随着我国疫情管控措施逐渐放宽，各项经济活动重新回到正常状态。原来受疫情影响的企业又重装上阵，重返国际市场。为了帮助中国企业海外维权，下面以美国为例介绍一下中国企业应对美国专利侵权纠纷的策略。

一、概述

在美国，一旦发现专利侵权的行为，权利人通常可以与涉嫌侵权人通过协商的方式来解决，如果协商的方式无效的话，则一般可以通过诉讼的方式来解决，请求法院颁布临时禁令、永久禁令以及判决给付金钱的赔偿。对于故意侵权，法院最多可以判决三倍的惩罚性赔偿。

此外，权利人还可以准司法的行政执法措施寻求救济。根据美国贸易法第337条，如果外国企业出口到美国的产品侵害了美国知识产权，权利人可以向国际贸易委员会（ITC）提出控告。ITC经过调查核实后（简称“337调查”），可以颁发强制排除令或禁止令，由海关采取相应措施扣押侵权产品。

近年来中国企业在美国主动维权情况时有报道。但是主要是个别具有一定经济实力的大公司。更多的情况是中国企业被他人指控专利侵权。

二、做好预防措施，避免专利侵权

美国专利侵权的赔偿额一般都很高，动辄可达百万、千万美金以上。如果被认定故意侵权，则可能要被判最高三倍的惩罚性赔偿。为了避免专利侵权以及故意侵权，应该注意以下方面：

1. 中国企业首先要高度注意防止侵犯他人的知识产权，特别是专利权。以贴牌、代工方式出口的外贸企业，还要注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若外商既非权利人又无适当的授权证明文件，则应考虑法律风险，应坚持在合同中规定免责条款。规定如果因知识产权问题发生纠纷而发生损失，概由委托加工方负责。但事实上，因侵权被诉引起的连带损失很难得到充分补偿。被委托方还是持审慎态度为好。

2. 中国企业在计划生产对美出口产品时，先进行相关技术领域的检索，并进行不侵权分析，即所谓的FTO （Freedom To Operate）检索和分析。为了避免被判故意侵权，方法之一就是要尽到审慎的义务，比如由美国专利律师出具不侵权的法律分析意见。如果能够做到这一步，通常则不大可能被法院认定为故意侵权。近年来美国专利侵权案例表明，即使没有律师的法律意见，只要有合理的理由相信涉案专利是无效的从而不构成侵权的，也有可能不被法院认为是故意侵权。即便如此，在产品进入美国市场前，请美国专利律师出具法律意见仍不失为一项好的选择。如果发现有侵权的可能性，应及时对产品进行规避设计。对于无法规避的专利技术，要么放弃出口计划，要么可尝试与专利权人进行谈判。探索采取支付许可费、购买专利或合资、合作等措施的可行性。

三、针对侵权指控的应对策略

如果中国企业在美国法院被诉侵权，可以考虑采取的对策：

1. 提出管辖权异议

美国法院的管辖可分为对人的管辖(或称属人管辖)和对物的管辖(或称属地管辖)两类。通常情况下，对人的管辖的确立，首先要考查的是被告的国籍与住所。一旦案件涉及的被告不是法院地的国民(包括公民及居民)，从主体上说，该案就属于涉外案件。法院要主张对人的管辖，就构成了美国法上的域外管辖或长臂管辖。虽然美国各州关于长臂管辖的立法并不完全相同，但都必须与美国《宪法》第14修正案确立的“正当程序”原则相一致。由于域外管辖或长臂管辖的初始目的是方便本国国民的诉讼，并且通过本国法院的管辖，最大限度地保护本国国民的利益，所以在传统上，美国法院在接到原告起诉后，都会尽可能找到其得以行使管辖权的理由。为此，“最低联系”原则逐渐被确立。所谓最低联系，就是要求法院在行使对案件的管辖权时，至少应当有一个起码的门槛。美国最高法院在相关案件中确立的标准通常会被美国法院援引来认定最低联系，即一般管辖与具体管辖的双重审查。只有当两个标准都符合时，法院才可以行使管辖权。中国企业如果在国内制造产品，且在美国没有经营实体的话，可以提出管辖权异议，请求法院驳回原告的起诉。

2. 提出专利无效宣告请求

在美国，要想无效一项已经被授权的专利，可以有两条途径，一是向美国专利商标局（USPTO）下设的专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB）提出，另一条途径是直接向受理专利侵权诉讼的联邦地区法院提出专利无效的动议。

PTAB是2011年9月美国颁布《美国发明法案（America Invents Act（简称AIA））》以后在美国专利商标局新设立的机构，以取代原来的“专利上讼与冲突委员会（BPAI）”。PTAB对原来的涉及专利有效性审查的“双方复审程序（Inter Parties Reexamination）”进行改革并设立了全新的“双方复议程序（Inter Parties Review ，简称IPR）”。根据该程序的规定，专利权人以外的其他人可以向PTAB提出IPR程序的无效请求。合议庭在研究无效请求和权利人的答辩以后，需要在6个月内做出是否启动IPR的决定，一旦决定启动IPR程序，除非有正当合理的延期理由，PTAB需要在12个月内做出书面决定。新的时限规定比原来的平均2-3年时间大幅缩短，同时所需费用也明显降低。全新的IPR程序设立以后，相比于法院审理程序时间长，费用高的缺点，IPR程序具有专业性强，时间短及费用低的优点。因此，PTAB的IPR程序很快成为美国专利无效的首选程序。

而美国法院在审理侵权诉讼时可以和美国专利商标局的无效程序同时进行。被诉侵权人可以要求法院中止诉讼案件，而法官有自由裁量权决定是否中止诉讼。因为双方复议程序的审理速度快，很多法官愿意中止同时进行的法院诉讼，以节省诉讼资源，这样也会为当事人节省诉讼费用。

3. 不侵权抗辩

通过分析和解读原告的权利要求，证明被控侵权产品缺少必要技术特征，或者证明与原告的专利权利要求记载的技术特征既不相同也不等同，还可证明原告在申请专利或无效程序过程中存在缩小专利保护范围的陈述或者修改、适用禁止反悔原则导致不适用等同的情况。另外，被告方也可以通过证明实施的是现有技术等进行不侵权抗辩。

4. 专利不可行使（unenforceable）

专利不可行使是美国专利法中的特殊制度。被判定为不可行使的专利继续有效但不能行使，权利人无法据此专利行使权利。这可以从授权过程中存在不正当行为或专利权的滥用角度来证明。

美国专利诉讼中还有很多其他方面的抗辩事由，需要具体案件具体分析，可与代理律师一起共同研究确定。在此不再赘述。

四、针对“337调查”的应对策略

中国企业可能遇到的另外一种专利侵权指控是权利人启动“337调查”程序。　　

“337调查”的启动条件比较宽松，权利人只须证明进口产品有侵权行为而不要求证明美国国内产业遭遇到实质性的损害。而且，并不要求美国国内已建立起成熟的产业，只需证明美国国内有相关产业筹建即可。

“337调查”程序中有非常不利于被诉方的缺席裁决规则。根据“337调查”程序规定，被诉方没有正当的理由，没有在规定的时间和以规定的方式提交答辩意见，行政法官可根据单方证据作出裁决；被诉方缺席，视为其放弃应诉的权利，放弃在调查期间答辩的权利，行政法官可缺席裁决。ITC经过调查核实后，可以颁发强制排除令或禁止令，由海关采取相应措施扣押侵权产品。

“337调查”程序认定侵权的后果比较严重。“排除令”分为“有限排除令”和“普遍排除令”（或称“总限制令”）。“有限排除令”只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国，不仅包括涉案类型的侵权产品，还包括侵权产品的下游产品，以及该企业现在和今后生产的存在侵权行为的所有类型的产品。而“普遍排除令”禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场，而不论其原产地或生产商，包括被调查企业和目前尚未掌握的生产商和进口商等。因此涉事企业无法通过改变名称或住所，或将企业设立在美国管辖范围之外来规避这个命令。禁止令针对已进口到美国的侵权产品，要求企业或个人停止某些相关行为，如停止销售、广告宣传、市场开发等。违反者可以被处以最高每天十万美元的罚款。

中国企业应对“337调查”可采取的对策：

1. 如果企业成为“337调查”的被诉方，则首先要权衡是否应诉。应诉与否主要关乎成本利益分析和企业的发展战略。“337调查”的应诉费用根据情况不同，通常为几十万至几百万美元不等，企业要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。当然，企业要考虑不应诉带来的消极后果。如前所述，对于缺席应诉的被诉方，行政法官可以推定申请书中的事实成立并认定被诉方违反337条款，进而签发排除令。阻止被诉方的产品进入美国市场。如果企业选择不应诉，其后果等于放弃了美国市场。不可回避的问题是，应诉“337调查”的难度和巨额的成本对于绝大多数被诉中国企业来说是没有办法负担的。因此，应对“337调查”要重视发挥行业协会、政府的作用，全行业、产业共同出击，参与国际协调，建立行业预警机制、应诉费用分摊机制等，有效增强应对能力。

2. 企业决定应诉“337调查”后，应立即着手组建应诉团队，包括内部团队与律师团队。聘请既懂得“337调查”程序，又熟悉中美知识产权差异的专业律师代理企业参与案件应诉工作，可以帮助确定有效的应诉策略，更好地保护企业的合法权益。

3. 在“337调查”过程中，被诉方主张的抗辩事由也包括在民事诉讼中采取的抗辩事由，如产品不侵权、对方专利无效、专利不能行使权利等三方面。关于专利无效，也可以采取在诉讼中同样的策略，例如利用PTAB的双方异议程序请求宣告对方的专利无效。关于专利不能行使权利，即原告方专利不具有执行性，包括专利已经过期失效或者原告方的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为”，或者获得专利后存在不当使用该专利的行为，违反了反垄断法或者是在专利授权范围以外实施专利等。

4. 被诉方也可以主张美国境内已经没有使用该专利的产业。即考查在技术方面，原告在美国国内是否有一个相关专利保护的物品的产业存在或正在筹建；在经济方面，该产业是否（1）对工厂和企业作了大量的投资；（2）雇佣了大量的工人或者资本；（3）在开发方面有大量的投入，包括工程、研发或者许可。

5. 被诉方还可以主张调查可能损害公众利益。即证明产品排除令的执行将损害美国的公共健康、社会福祉、社会竞争和消费者利益，那么ITC就不会判定将该产品排除美国市场。

6. 进行规避设计。ITC并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。如果被诉方侵权可能性比较大，可以通过研究设计不同于涉案产品的新产品来规避原告方的专利权。在行政法官作出初裁和委员会作出终裁前，将规避设计后的产品提交其审阅，一旦获得ITC的认可，将不受ITC最终签发的排除令等救济措施的影响。

7. 选择和解。据统计，全球有关“337调查”的案件，大概有一半左右的案件达成和解。达成和解有许多考虑因素。原告方会权衡获得案件胜利的难度和时间长短；如原告方的举证难度较大，专利保护期即将届满等。被告方是否具备可用于交换、和解与撤诉的条件。如被告方也拥有自己的专利技术，可以与原告方进行交叉许可。原告方向被告所在国出口产品，需要被告方给予配合，以提高市场占有率等等。双方是否具备良好的合作条件和合作前景等。事实上，有一些美国企业就是利用“337调查”等威胁手段达到和解的目的。我国企业可适当把握住谈判的时机，变被动为主动。

五、根据专业意见积极应对专利纠纷

最后，需要再次强调的是，中国企业遇到美国知识产权侵权纠纷，特别是专利侵权纠纷，一定要及时咨询具有知识产权纠纷处理经验的专业人员的意见。根据专业人员的意见，制定好应对策略，组建好应对团队。只有这样才能变被动为主动，减少不必要的损失，降低应诉成本，达到事半功倍的效果。

参考资料

1. 美国专利法35 U.S.C。

2. www.uspto.gov。

3. 美国专利无效程序最新进展，文章链接：

https://www.ccpit.org/a/20211101/20211101iu8p.html。

4. https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/rules_and_procedures。

5. CES展知识产权工作指南（贸促会内部刊物，无网络链接）。

6. 美国“337调查”实务指南，文章链接：

https://www.bjhd.gov.cn/cip/fwjg2013/flyz2013/hwxx/201507/P020181228344481447229.pdf。

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