贸促专商 | 从用途特征与使用环境特征的比较探讨此类技术特征的限定作用

作者 | 于海涛  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

一、问题的提出

使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。[1]有学者基于司法实践将使用环境特征大致分为三类，即用途限定类使用环境特征、背景条件类使用环境特征、自身描述类使用环境特征。[2] 其中，用途限定类使用环境特征通常的表现形式为“用于”、“适于”，例如（2019）最高法知民终896号案件中的“公头和母头内各设有一对适于插接相连的电极”，（2014）民提字第40号案件中的“一种运输平台，用于堆码非标准集装箱”。这样的表现形式与“用途特征”极为相似，但两者在侵权判定时的限定作用及适用条件却大相径庭。（2018）湘01民初7249号案件中，针对“用于驱动空调器的扫风面板”这一技术特征，原告和法院给出了不同的解释而得到不同的侵权判定结论。本文尝试通过对使用环境特征、用途特征进行比较进而探究这类特征的限定作用。

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（2019）最高法知民终896号

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（2014）民提字第40号

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（2018）湘01民初7249号

二、使用环境特征与用途特征在限定作用上的区别

当前司法实践中，针对“使用环境特征的限定作用”比较公认的说法是一般情况下，使用环境特征应该理解为要求被保护的主体对象能够适用于该使用环境即可。如果本领域普通技术人员在阅读专利文件后可以明确且合理地得知被保护对象仅能适用于该使用环境，那么该使用环境应被理解为要求被保护的对象仅能适用于该特定环境。即使用环境特征根据限定程度分为“能够适用于”、“仅能适用于”。

用途特征的限定作用规定在《专利审查指南》中，“其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响”；“如果用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品相较于对比文件的产品不具有新颖性”。[3]

北京市高级人民法院在《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》中认为在同时满足三个条件时，应用领域、用途对权利要求的保护范围没有限定作用，这三个条件分别为“应用领域或用途特征对所要求保护的结构和/或组成本身没有带来影响”、“应用领域或用途特征未对该应用领域对该技术方案获得授权产生实质性作用”、“应用领域或用途特征只是对产品或设备的用途或使用方法进行了描述”。[4]由于第三个条件与第一个条件实质上相同，均指向该用途特征是否对技术方案的结构、组成造成影响，因此也可以简化为两个条件，即“是否对技术方案产生结构、组成上的影响”、“是否对授权产生实质性作用”。

（2018）湘01民初7249号案件中，针对技术主题为“一种空调器的扫风面板的驱动装置”中关于“扫风面板”的技术特征，原告与法院分别根据用途特征和使用环境特征的解释规则认为具有不同的限定作用。原告主张“扫风面板仅为本专利保护主题的使用背景，属于使用环境特征”，进而被诉产品包含与该特征等同的技术特征。法院则认为“涉案专利产品的具体用途为驱动空调器的扫风面板”、“在同时符合两个条件时，用途特征可认定为对专利权保护范围不起限定作用：一、该特征只对产品用途或使用方式进行描述，对所要求保护的产品结构或组成本身不产生影响；二、该特征未对该技术方案获得授权产生实质性作用”，最终由于不符合第二个条件、即该特征对获得授权产生了实质性作用而使得“用于驱动空调器的扫风面板”这一特定用途对涉案专利权保护范围具有限定作用。可见，司法实践中对同一技术特征不同的理解，可能导致适用不同的侵权判定条件，进而带来不同的结果。

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（2018）湘01民初7249号

三、使用环境特征与用途特征限定作用及其适用条件的对应关系

然而，对技术特征类型的理解不同不应导致该技术特征限定作用的改变。实际上，使用环境特征的“能够适用于”、“仅能适用于”与用途特征的“没有限定作用”、“具有限定作用”似乎存在着内在的对应关系。笔者认为，用途特征中的“没有限定作用”应对应使用环境特征的“能够适用于”，而用途特征中的“具有限定作用”则对应着“仅能适用于”。

首先，全面覆盖原则作为专利侵权判定中的最基本的原则，排斥将写入权利要求的特征视为没有限定作用的非必要技术特征。最高人民法院在(2012)民提字第1号判决书中也予以明确，“已经写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征，对于权利要求的保护范围具有限定作用”。《专利审查指南》中关于“用途特征”的描述也只是如果用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则其相较于对比文件不具有新颖性。“不具有新颖性”与“不具有限定作用”从本质上是不同的，一个技术特征可以在现有技术中是已知的，但其在技术方案中仍然是具有限定作用，例如电机之于电动绿篱机[5]。因此，在某特征既未对技术方案的结构或组成造成影响，又未对专利获得授权产生实质性作用的情况下，将该特征的限定程度定义为“能够适用于该使用环境即可”，从专利审查与专利维权保护范围的一致性来看是公平的。

其次，使用环境特征中“仅能适用于”的适用条件相当于用途特征“具有限定作用”的条件。“本领域普通技术人员在阅读专利文件后可以明确且合理地得知被保护对象仅能适用于该使用环境”通常是指，说明书、附图等申请文件限定了要求保护的技术方案仅用于某一使用环境，或者更普遍地，专利权人在专利申请、专利无效宣告请求阶段为了将所要求保护的技术方案与现有技术区别开来做出了区别性陈述，而该陈述使得技术方案仅能适用于某一使用环境，即，该使用环境对该技术方案获得授权产生了实质性作用。因此在主张被诉产品落入专利权保护范围时，需要证明被诉产品必然用于该使用环境中，即需证明用于该使用环境是被诉侵权产品唯一合理的商业用途。

最后，仍然以(2018)湘01民初7249号案件为例对两者的对应关系进行示例。原告在与该侵权诉讼对应的专利无效宣告请求中主张将“扫风面板的结构”、“适用的挡风板类型不同”作为与现有技术的区别点[6]，因此被法院认为“与现有技术方案在驱动对象上不同带来的创造性对涉案专利权利要求1的技术方案获得授权产生了实质性作用”，进而认定“用于扫风面板的驱动装置”这一特征具有限定作用，因被诉产品不具备该特征而不侵权。若将“为获得授权产生实质性作用”视为“仅能适用于”的适用条件之一，则可以得出“用于扫风面板”属于“仅能适用于”的环境特征，同样能够得到不侵权的结论。

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（2018）湘01民初7249号

四、结语

现实的商业环境中，生产销售行为、主体本身是复杂多变的，并且某一技术方案的实施常常需要靠不同实体的组合进行。“由于第一实体经常可以以独立于第二实体的方式进行生产和销售，因此申请人通常理应获得对第一实体的独立保护。”作为“全面覆盖原则”的补充，使用环境特征的适用、用途特征的解释应兼顾、平衡公众与专利权人的利益，在实现专利公示作用的基础上，尽可能地保护专利权在应得到保护的范围内不受侵害，这就要求对这类技术特征具有协调、统一的解释规则。此外，这也提醒专利代理师、律师在专利实质审查、专利无效宣告请求程序中需有策略地进行陈述，谨慎地主张用途特征、使用环境特征对创造性的贡献，以免出现“赢了权利却输了官司”的局面。

注释

[1]参见（2012）民提字第1号民事判决书。

[2] 参见楚红杰：《专利司法实践中的使用环境特征界定探讨》，载《专利代理》2020年第3期，第66-67页。

[3] 《专利审查指南》给出示例，“起重机用吊钩”是指仅适用于起重机的尺寸和强度等结构的吊钩，其与具有相同形状的一般钓鱼者用的“钓鱼用吊钩”相比，结构上不同，两者是不同的产品。

[4] 吉罗洪主编：《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》北京：知识产权出版社，2020年-6，第114-115页。

[5] 参见(2021)最高法知民终1434号民事判决书。

[6] 参见(2018)湘01民初7249民事判决书，“国家知识产权局在涉案专利无效宣告请求审查决定书中亦采纳了原告的上述答辩意见，并将判断权利要求1与对比文件4、5相对照具备创造性的具体理由阐述为‘附件4公开了一种适用于壁挂式空调室内机的挡风板，而本专利权利要求1、11的技术方案是适用于立式空调室内柜机的扫风面板，两者适用的产品类型不同，附件4的挡风板与本专利的扫风面板结构不同’‘附件5公开的技术方案是通过带有齿条的滑动板带动多个左右送风叶片运动，其结构和驱动方式均不同于本专利通过齿条与安装架配合带动扫风面板运动’。”

联系作者

于海涛

中国贸促会专利商标事务所

北京办公室 专利诉讼处

yuht@ccpit-patent.com.cn

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）