美国联邦证据规则408条在专利诉讼中的适用

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作 者 | 汪 金  小米公司法务部

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美国联邦证据规则408条（下简称“证据规则408条”）对于在和解、谈判中涉及的事实能否作为证据为法院所采纳做出了规定。其指出在下列两种情形下的证据禁止用于证明争议主张的效力，诉讼请求的赔偿数额以及用以诘难先前声明之不一致或矛盾：（1）为就索赔进行和解或者试图和解时，给予、承诺或者提议——或者接受、承诺接受或者提议接受——有价值的对价；（2）在就索赔进行和解谈判过程中的所为或者陈述。但在刑事案件中提出该证据且该谈判与某公共机构运用其规制、调查或者执法权限而提出的索赔有关时除外。

同时也规定了例外情形，即法院可以基于其他目的而采纳该证据。证据规则中举了“其他目的”的例子，比如证明证人存在偏见；用以否定不当拖延诉讼进程的观点；或者证明妨碍刑事调查或阻止起诉的行为。结合408条全文可知，这里的“其他目的”应指用以证明“争议主张之效力，赔偿数字和诘难对方声明前后矛盾”之外的目的。因此例外情形至少在理论上还是有很大的法律解释空间的。

一、证据规则408条之“禁止使用”的范围

在Belton 诉Fibreboard案[1]法院认为：证据规则408 本身并不必然排除和解和谈判中有关证据的适用，只有当这些证据承担了证明权利要求之效力或者其索赔数额之责任时，才会被排除适用。至于是否基于“其他目的”而采纳和解谈判中的事实作为证据，则依据法院的自由裁量，只要自由裁量没有明显的错误，法院是否采纳的决定就不得被推翻。因此从法院的这一判例中，至少可以得到两点确定的适应规则，即和解和谈判中的事实不得作为一方当事人权利主张无效之证据；也不得作为损害赔偿数额的证据。

（一）是否需要存在具体诉讼

证据规则408条的适用不要求具体的诉讼存在，即和解和谈判的事实不一定需要发生在诉讼过程中。在Pharma Stem Therapeutics 诉Viacell案中[2] ，法院指出，许可协议在三种情形下也可以基于联邦证据规则408条而排除适用。这三种情形是：（1）该许可协议是在受到诉讼威胁下达成的；（2）该许可协议源于面临被诉风险或者遭遇诉讼的可能性很大的情形；（3）该许可协议是在一个持续侵权的背景下商谈的。也就是说，即使不存在诉讼而面临诉讼风险或者为将来诉讼之准备而为之许可协议也要排除适用。

（二）可否用于马克曼听证程序中

而在美国专利诉讼中，与专利权利本身效力和侵权是否成立相关的重要程序是马克曼听证，该听证的主要任务是对专利权利要求进行解释[3]（Claim Construction）,因此，该听证程序的结束后，基本上有关专利效力和侵权是否成立的争议就清楚了。因此该程序对于专利诉讼的基本事实影响较大。美国联邦巡回上诉法院在Vanderlande Indus案[4]中明确支持了地区法院在马克曼听证中拒绝侵权人引用专利权人于调解中之陈述的做法。而在Beckson案[5]中更是指出调解过程中双方所做出的陈述不得为地区法院在马克曼听证中采纳。

实践中，由于双方和解谈判过程中对于专利解释谈话往往是专利本身最具有价值的内容，因此大多采取了保密措施，不愿意全部说出。因此很多案件对于法院来说，双方所提供的那些事实可能是相当模糊的，法院无法判断其真假，所以也大多以“事实模糊”为由而拒绝采纳[6]。美国法官严格区分法律上的事实和真正的事实，法官最后所采纳的一定是被认定符合法律规定的事实。

（三）可否用以许可费率的确定

美国专利损害赔偿的计算有两种方式：所失利润（lost profit）和专利许可费（royalty）的方式,。而许可费计算专利损害赔偿额时，需要确定合理的许可费率。一般情况下，许可费率的确认需要进行相当专业的经济分析，即便如此，往往得到结论还无法完全让陪审团和法官接受。而在和解谈判中，双方有可能涉及专利许可费率的问题，而法院对此的态度依然否定的。在Belton案[7]中法院认为和解中达成的数额并不是一个正确的数额，不予采纳。在Universal Athletic Sales Co. v. Am. Gym案[8]中，上诉法院指出 “我们不能将经支付的数额或者和解达成的数额作为考量本案中损害赔偿数额的证据” 。上诉法院后在Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc案[9]给出了解释，和解中的许可条款之所以不能用于确认许可费率，在于其达成的原因是为避免诉讼以及高额的诉讼成本，因此其不能反映实际的许可费率。

二、证据规则408条的例外

对于双方当事人和解谈判中的陈述的证据效力，联邦证据规则允许基于“其他目的”而采用之，由于这条例外相对开放，究竟那些目的才可以为法院所采纳依然不是很清楚。但是我们可以结合过往的判例，看已经被判例确定的“其他目的”。

1.作为事物管辖[10]（subject matter jurisdiction）的证据

联邦巡回上诉法院认为诉前谈判中的信息依然可以用来支持宣告性判决[11]（declaratory judgment）主张中的事物管辖[12]。

2.可用以证明不可恢复性损害

BitTitan, Inc. v. SkyKick, Inc.案中，法院指出被告skyKick所引述之证据并不是为了证明侵权责任、专利效力或者损害赔偿额之目的，而是用以证明侵权行为是否会对被告造成无法避免的损害，因此法院认为这一证据是可以被采纳的[13]。

不可恢复性的损害是指无法用其后的经济赔偿来弥补的损失，在英美法中不可恢复性损害往往是申请专利禁令（injunction）的条件之一。

3.用以证明后来的不法行为

如果和解谈话时用来证明其后发生的不法行为，那么证据规则并不适用[14]。基于此被控侵权人可以使用另一方当事人的和解谈话作为证据，以证明对方的权利主张构成不正当竞争。即专利权人后来有关被控侵权人侵犯市场消费者权益的言论是违反诚实信用原则的，因为在当时的语境下使用和解谈话事实并不是用来证明争议的侵权主张。

4.用以证明存在非侵权的替代选择

在美国专利诉讼中，如果采用“所失利润”原则计算损害赔偿数额时，往往要考虑四个因素：市场对专利产品的需求；市场上是否存在可获得和可接受的非侵权替代品；制造能力和市场能力；专利权人损失之利润。所谓可接受且可获得的非侵权的替代品，即指如果被控侵权人不使用专利产品的话，市场上是否存在可以获得和侵权替代品功能品质基本相同的产品。就损害赔偿数额的计算而言，如果存在非侵权之替代选择，那么相应的赔偿数额就低，反之则高[15]。

在Abbott 案[16]中，联邦法院一方面认可原告Abbott和Lifescan（案外专利产品生产商，本案涉及的产品是血糖仪）之间谈判中涉及的保密利益，也认可联邦法律通过保护这种和解的秘密性而鼓励双方达成和解，但是法院认为由于Abbott与Lifescan和谈中部分内容对于认定lifescan的产品是否构成本案专利产品的非侵权替代品有直接关联，因此其保密部分依然要被公开，为法院作为证据使用。当然法院也会对部分公开的内容进行再次编辑，以保密公布方的利益。

5.用以证明被控侵权人是否已经实际收到了通知[17]

这里的通知通常是指专利权人向被控侵权人发出的，向被控侵权人告知其存在的侵权事实和自身权利主张的事实。一般来说，如果被控侵权人已经接受到专利权人的通知以后还进行其侵权行为的，有可能会认定构成故意侵权（willful infringement）,而美国对于故意侵权的处罚很重，最高可以3倍的损害赔偿额。

三、证据规则408条对我国企业海外专利诉讼的启示

近几年来中国企业进军美国市场，往往需要过知识产权的风险关，国外同类产品的竞争者和一些专利许可公司往往会在企业开始进入该市场之初就利用知识产权进行攻伐。对于专利许可公司来说，其主要目的是获得许可费，因此在攻讦之前往往会向企业发出谈判通知，需要注意的是，在这个阶段实际上双方之间的战争已经开始了。在谈判开始之前就要预料到，如果未能就谈判达成一致的话，将可能遭遇诉讼风险。而谈判中涉及的内容既有可能不被法院采纳，也有可能被采纳，因此谈判时对方的陈述和自己的陈述都需要注意。对自己日后面临诉讼时有利的证据要注意保存，不利的证据和事实要注意防范。比如说对于专利权人发出权利主张的通知，如果该通知发往位于中国境内的企业机构，可以合法正当的依据送达程序上的瑕疵而选择拒收。

对于同类产品的竞争者而言，由于美国专利诉讼耗时长、成本极高。很多专利诉讼在discovery程序没有走完的时候就已经开始寻求和解了，因此和解谈判在专利诉讼中经常发生。正因此如此很多被告企业在认为自己败诉风险较大的情况下，往往采取拖延战术，其中的一个重要理由就是拉高原告的诉讼成本，以期对方做出妥协。同样的，在诉讼中进行的和解谈判，依然需要注意的是，此时的和解对于和解失败以后的诉讼依然是有影响的，因此也需要在和解时进行风险之预防。而在和解谈判中，尽管可能双方签订保密协议，但是保密条款中有对自己在诉讼中有利的，依然可以依据联邦证据规则408条之例外规定来支持自己的主张。

我国证据规则67条规定：当事人为达成调解协议或者和解的目的做出妥协所涉及的对案件事实的认可不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据。而美国诉讼中涉及到和解谈判中的证据采纳并非一律不采纳，美国法院对于涉及此类证据的例外，实际上更加开放，因此对中国企业而言，不要放弃使用联邦证据规则408条保护自身的权益。

注  释：

[1] Belton v. Fibreboard Corp., 724 F.2d 500, 505 (5th Cir. 1984)

[2] Pharma Stem Therapeutics, Inc. v. Viacell Inc., No. C.A. 02-148 GMS, 2003 WL 22387038, at *2 (D. Del. Oct. 7, 2003)

[3] Mark R. Malek, Markman Exposed: Continuing Problems with Markman Hearings, University Of Florida Journal of Technology Law & Policy, 2002, volume 7, p196

[4] Vanderlande Indus. Nederland BV v. I.T.C. (Fed. Cir. 2004)

[5] cf. Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc., 292 F.3d 718, 726 (Fed.Cir.2002)

[6] Id.

[7] Belton v. Fibreboard Corp., 724 F.2d 500, 505 (5th Cir. 1984)

[8] Universal Athletic Sales Co. v. Am. Gym, 480 F. Supp. 408, 414 (W.D. Pa. 1979)

[9] Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 743 F. Supp. 2d 762 (N.D. Ill. 2010)

[10] 参见刘家兴,王国枢, 张若羽等主编:《北京大学法学百科全书·民事诉讼法学》，北京：北京大学出版社.2001，第407页。 其大致类似于我国的级别管辖

[11] 宣告性判决是英美法系国家中一种不包含强制执行措施，只是宣告某种权利义务关系存在的判决。参见邹瑜、顾明 总主编；高扬瑜,郑杨 副总主编：《法学大辞典》，北京：中国政法大学出版社.1991年，第1244-1245页。

[12] SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2007)

[13] BitTitan, Inc. v. SkyKick, Inc., No. C15-0754 RSM, 2015 WL 5081130 (W.D. Wash. Aug. 27, 2015)

[14] GSI Grp., Inc. v. Sukup Mfg. Co., No. 05-3011, 2008 WL 4615597 (C.D. Ill. Oct. 15, 2008)

[15] Gregory J. Werden, Luke M. Froeb & James Langenfeld, ＂Lost Profits from Patent Infringement:
The Simulation Approach＂, International Journal of the Economics of Business, Volume 7, 2000 – Issue 2.

[16] Abbott Diabetes Care Inc. v. Roche Diagnostics Corp., No. C05-03117 MJJ, 2007 WL 4166030 (N.D. Cal. Nov. 19, 2007)

[17] Samsung Elecs. Co. v. Quanta Computer, Inc., No. C-00-4524 VRW, 2006 WL 2850028 (N.D. Cal. Oct. 4, 2006)