马库什权利要求的创造性评判标准

作者 | 陈文平  杨宏军  毛琎 北京市金杜律师事务所

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在《无效程序中马库什权利要求能否修改，最高法一锤定音》一文中，笔者结合最高人民法院(2016)最高法行再41号行政判决探讨了马库什权利要求的性质及马库什权利要求的修改原则，引起了业内同行的广泛关注。(2016)最高法行再41号行政判决的另一大亮点是明确了马库什权利要求的创造性评判标准，承接前文，笔者在本文中将结合最高院的裁判观点重点探讨无效程序中马库什权利要求的创造性评价问题。

马库什权利要求往往采用化学通式的形式将具有相似结构、性能或作用的一类化合物纳入专利保护的范围，实现专利权人权益的最大化，而宽泛的保护范围也使马库什权利要求的创造性在无效程序中面临较大的挑战。然而，鉴于马库什权利要求的独有特点及化学领域的特殊性，实务界在马库什权利要求的创造性评判标准上一直存在分歧。

一种观点认为当马库什权利要求涉及化合物时，其所涵盖的每个具体化合物与现有技术中结构相似的具体化合物相比都具有意料不到的技术效果时，权利要求才具有创造性。另一种观点则认为马库什权利要求的创造性评价应遵照创造性判断的基本方法，即按照“三步法”对技术方案的“显而易见性”和“技术效果”进行综合判断，如果基于显而易见性的判断已经足以认可发明具有突出的实质性特点时，就无需再进行“意料不到的技术效果”的判断，意料不到的技术效果只是创造性判定的辅助因素而非单独的评价标准。

历经提审三年，2018年2月最高人民法院最新作出的(2016)最高法行再第41号行政判决针对上述争议，给出了马库什权利要求创造性的评判标准。最高人民法院最终支持了笔者代理的专利权人关于马库什权利要求创造性的观点。

1.马库什权利要求创造性评价标准之争

最高院提审的(2016)最高法行再41号案涉及专利名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”、专利号为97126347.7的发明专利，该案的争议焦点之一是以马库什方式撰写的化合物权利要求1相对于证据1是否具备创造性。图1（a）展示了本专利权利要求1限定的用于治疗或预防高血压的药物组合物的化合物通式,图1（b）展示了证据1公开的血管紧张素II受体拮抗剂化合物通式。

图1（a）                    图1（b）

专利复审委员会及一审法院的裁判观点：

专利复审委员会在评述创造性时遵循了创造性判断的基本方法，即审查指南所规定的“三步法”。专利复审委员会首先基于最接近的现有技术认定了发明的两项区别技术特征：（1）本专利权利要求1中咪唑5位的R5和咪唑4－位的R2R3(OR4)这两项取代基所定义的取代基不同于证据1中可以在咪唑4－位和5－位的R7、R8定义的取代基不同；（2）本专利的式I化合物的R1、R6、R7的定义范围、咪唑和苯环的连接CH2数目、苯环上取代基的定义范围与证据1的通式I化合物不同。基于区别技术特征并结合在案证据，专利复审委员会论述了发明的非显而易见性，在此过程中还考量了区别技术特征所带来的技术效果，最终认定发明具有创造性。一审法院支持了复审委的观点。

专利复审委员会和一审法院在对本专利权利要求1的创造性进行判断时，严格遵循了“三步法”，并将技术效果作为创造性判断的辅助因素之一进行了分析，而不是将技术效果作为马库什权利要求创造性判定的单独标准予以适用。

二审法院的裁判观点：

二审法院否定了专利复审委员会及一审法院的做法。二审法院认为，马库什权利要求涉及化合物时，其所涵盖的每个具体化合物与现有技术中结构相似的具体化合物相比都具有意料不到的技术效果时，权利要求才具有创造性。在执行层面，二审法院认为，应当在不同范围的马库什权利要求范围内进行一定的筛选，选择尽可能相近的具体化合物进行技术效果的比较。只要在马库什权利要求所涵盖的具体实施例与现有技术中至少一个具体化合物的技术效果相比，不具有意料不到的用途或者效果，那么该马库什权利要求就不具备创造性。具体到本案，由于本专利权利要求涵盖的实施例中，存在某些实施例相对于证据1没有获得意料不到的技术效果，因而认定发明整体不具备创造性。

二审法院在创造性判断中没有遵循“三步法”的基本逻辑，而是跳过“三步法”径直以是否具有意料不到的技术效果作为创造性判定的单独标准。

2.  最高院关于马库什权利要求创造性判断的基本标准

最高人民法院认为：马库什权利要求是一种概括性的组合方案，马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。专利复审委员会在评价本专利权利要求1的创造性时，严格遵循了“三步法”，严格遵循了“三步法”，认定权利要求l的式I化合物和证据1的式I化合物相比较具有两项区别技术特征，然后对两项区别技术特征的非显而易见性进行了分析，从而认定本专利权利要求1具有创造性并无不当。

3.  最高院裁判观点评析

（1）“意料不到的技术效果”在创造性判断中的地位和作用

最高院指出马库什权利要求的创造性判断应当遵循专利审查指南规定的“三步法”，“意料不到的技术效果”是创造性判断的辅助因素，作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。由最高院的观点可知，“三步法”是创造性判定的基本方法，是发明是否具备创造性的审查基准。在本案中，即便充分考虑了化学领域的特殊性及马库什权利要求在撰写方式上的独有特点，但是在马库什权利要求的创造性评价上，仍应坚持以“三步法”作为审查基准，“意料不到的技术效果”只是作为创造性判断的辅助因素而非审查基准。

在本案中再审被申请人主张本专利马库什通式化合物与证据1公开的化合物构成结构类似的化合物，只有本专利具有意料不到的技术效果的情况下才能认定其创造性。被申请人的这种主张实际上就是跨过“三步法”直接适用意料不到的技术效果来判断发明的创造性。实际上，认定结构类似的化合物就意味着可以推定其具有类似的作用和效果，从而否定技术方案的非显而易见性。这种没有经过“三步法”的分析和判断直接认定结构类似化合物的做法正是本案中最高院判决所禁止的，认定是否构成结构类似的化合物本身就需要经过“三步法”来判断。这对最近关于药物化学领域结构类似化合物创造性的判断具有直接的指导意义。

（2）“三步法”与“意料不到的技术效果”的适用顺序和时机

在“意料不到的技术效果”的适用上，最高院提出“三步法”优先于“意料不到的技术效果”的做法，最高院认为通常应当先对发明进行“三步法”的审查和判定，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。由此可知，“意料不到的技术效果”的适用时机，应根据“三步法”的判断结果而定，如果依据“三步法”能够认定发明的非显而易见性，则无需再考虑“意料不到的技术效果”。

（3） 对“意料不到的技术效果”的再思考

仔细揣摩最高院的裁判观点可知，最高院为“意料不到的技术效果”的适用预留了一定的空间。最高院指出“意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。”言下之意，在特定条件下意料不到的技术效果有适用的空间。进一步，最高院指出“只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。”笔者认为如下的理解符合最高院的上述认定：在经过“三步法”审查和判断不足以确定发明的创造性时，如果发明具有意料不到的技术效果则可以认定发明的创造性；在特定条件下，如果可以首先认定发明具有意料不到的技术效果，则可以跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果确定发明具有创造性。

最高院没有否定意料不到的技术效果在创造性判断中的应用，那么如何确定马库什权利要求涉及的意料不到的技术效果也是值得研究的课题。

案例详情请戳：专利燃藜·最高法院|关于马库什权利要求能否修改的权威认定