专利权侵权纠纷案件中的先用权抗辩

作者 | 刘智鹏  北京德恒（长沙）律师事务所

编辑 | 布鲁斯

先用权是专利权侵权纠纷案件中被告常用的不视为侵犯专利权的抗辩思路和理由，是专利权权利例外的主要情形之一。关于先用权的性质，笔者赞同先用权既不是独立权利，也不是抗辩权，而是一种法律不视为侵犯专利权的事实状态的说法。根据我国现行《专利法》第七十五条第二项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

专利权侵权纠纷案件中若被告主张先用权抗辩的，必须提供被控侵权产品/方法在先使用的证据。如(2021)最高法知民终1524号案中，被告为证明其在先使用的事实，提供了其在原告专利申请日前同多家案外公司与涉案产品相关的交易合同及转账凭证；提供了一台曾销售给客户的面团分割机实物产品。二审法院评判被告先用权抗辩是否成立时，首先判断涉案专利技术方案与被告主张先用权的技术方案是否相同或等同，以及被告主张先用权的技术方案与被诉侵权技术方案是否相同或等同。法院根据原审技术调查官的意见，认定先用权产品的技术方案与被诉侵权技术方案构成相同；法院认为被告主张先用权的产品与被诉侵权产品虽型号不同，但部件、结构、位置关系或作用方式等技术特征都相同进而认定二者系相同产品。其次，二审法院根据被告提供的多份交易合同、凭证及实物等证据认定在涉案专利申请日前，被告已经制造并销售与涉案专利技术方案相同的产品。再次，法院根据被告提交的《企业信用信息公示报告》认为其自成立之日至本案一审立案时止，其注册资本、住所地、经营范围及高级管理人员均未发生变更，且原告也未提供证据证明被告的实际生产规模超出其原有范围，进而认定被告在原有范围内制造相关产品。基于前述分析，二审法院最终认定被告的先用权主张符合法律规定，其先用权抗辩成立。

案号 | (2021)最高法知民终1524号

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根据《专利法》第七十五条第二项的规定，结合(2021)最高法知民终1524号案法院的审理思路，笔者认为先用权抗辩获得法院支持的要素包括：

（1）行为上必须已经发生了制造相同产品、使用相同方法的行为或已经作好制造、使用的必要准备；

（2）时间节点上前述的制造/使用行为或准备行为早于涉案专利的申请日；

（3）使用范围上限定在申请日前已经制造相同产品、使用相同方法的原有范围或已经作好制造、使用的必要准备的原有范围。

关于制造相同产品、使用相同方法的问题，被告需要举证证明其主张的先用权产品的技术方案与涉案专利技术方案相同或等同、被诉侵权产品技术方案与其主张的先用权产品的技术方案相同。由于技术不断进步和发展，在处理此类案件时是否必须严格要求被控侵权产品与涉案专利申请日前制造的产品的技术特征完全相同，笔者持否定态度。理由在于，如果被诉侵权技术方案系在依据本领域技术进步情况对在先实施技术方案所作的常规技术改进，且此种改进并未使得被诉侵权技术方案与专利技术方案相同，则不论该项改进发生在专利申请日之前还是之后，都符合先用权制度的立法理念。

关于时间节点的问题，我国《专利法》第七十五条第二款仅规定了“申请日”，并未对优先权日进行明确的规定。但是，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条之规定“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日”。因此，从法律的系统性角度进行分析，先用权人的使用行为应当早于申请日或者优先权日。

关于已经作好制造、使用的必要准备的问题，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，必要准备包括：

（1）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（2）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

笔者对此类案例进行检索发现，大多法院驳回被告此类抗辩主张的原因均系被告的相关证据不够详实，不能充分证明其已经做了相关的必要准备。如(2022)最高法知民终1024号案中，被告为证明其对被诉侵权产品享有先用权，提交采购和使用制造拉链产品设备的相关证据、拉链产品订单邮件往来证据和展览会及拉链样品册等证据。二审法院认为，采购设备的相关证据虽能证明其在涉案专利申请日前购买并使用了相关设备，但不足以证明被告于涉案专利申请日之前购买的该些设备已经使用被诉侵权技术方案制造出被诉侵权产品或已经作好制造被诉侵权产品的准备；拉链产品订单邮件存储于Outlook邮箱系统中，该系统的功能之一是将电子邮件从相关网站的服务器中下载到本地电脑供收件人阅读，该服务器设置于被告处，由被告所控制，具有修改的可能性，且该些邮件无法证明被告在涉案专利申请日前已经制造出被诉侵权产品；展览会及拉链样品册的照片属性来源显示程序名称为“Adobe Photoshop CS5 Windows”，即该些照片系通过Adobe Photoshop软件导出，存在被修改的可能性，不予采纳。

关于原有使用范围的问题，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定：

“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”

(2021)最高法知民终1524号案中，法院认为被告自成立之日至本案一审立案时止，其注册资本、住所地、经营范围及高级管理人员均未发生变更，进而认定被告在原有范围内制造相关产品。笔者认为，本案的处理方法虽有一定借鉴意义，但仅凭一份被告提供的《企业信用信息公示报告》并不足以证明被告的使用范围未发生变化。根据先用权制度的设计逻辑，被告主张先用权抗辩的，其应对满足先用权条件的事实进行举证，且更为直接证明被告使用范围未发生变化的证据应该是被告的生产线、生产量、销售量、销售额、纳税额等能够直接反应被告经营情况的数据和信息。

参考文献：

1.  吴汉东：《知识产权法》，法律出版社2021年11月第1版。

2.  胡震远：《商标在先使用抗辩规则的理解与适用》，https://www.chinacourt.org/article/detail/2014/11/id/1478315.shtml。

3.  赵千喜：《先用权抗辩中技术方案的比对规则》，https://www.sohu.com/a/377137136_99895431。

（图片来源 | 网络）