针对权利人注销后未处置商标的探讨

作者 | 尚杨杨 袁媛 北京市柳沈律师事务所

编辑 | 墨客

一、造成我国“僵尸商标”泛滥的原因

1、注册取得制。纵观世界各国的商标制度，对商标权的取得可分为“注册取得制”和“使用取得制”，前者侧重于效率和稳定性，而后者则更多地强调公平性。主要基于效率和稳定性的考量，包括我国在内的绝大多数的国家采取的是“注册取得制”原则。即，我国的商标制度设计是以保护注册商标为主，保护未注册但已使用的商标为辅。由此，导致部分商标申请人甚至是商标从业者重行政授权而轻商标使用。

2、大量囤积公共资源、恶意抢注他人商标问题突出。随着“职业商标注册人”，“天价商标”，“商标投资”，“两天申请万件商标，贫穷再次限制想象”等热词和文章的不断发酵，让人瞠目结舌的同时，更引人深思的是这些热词背后不健康的商标注册环境。这种囤积和抢注的背后是对商标财产属性的歪解和对商标转让制度的不正当利用。

3、防御性注册。商标抢注牟利等不正风气的出现倒逼守法企业不得不大量注册防御性商标来避免商标被恶意抢注。防御注册的所有人又担心因连续三年不使用被撤销，从而每隔三年再次重复申请，形成恶性循环。

4、商标注册人破产倒闭。据统计，我国每年歇业倒闭的企业平均多达100万户，如按每户企业平均拥有0.5件商标测算，每年有50万件商标应该被继受或转让。但实际情况是，很多企业倒闭前或倒闭后，商标既没有被转让也没有被继受，而是躺在注册簿上继续阻止其他商标的获得注册。

二、针对商标注册人注销而商标未处置情况目前解决方式

根据公司法相关规定，企业在注销登记前，应依法组成清算组，对企业的资产和债务进行清算。但实务中，企业办理注销登记时，未对其名下商标进行处置的不在少数。这些“遗漏”的商标往往处于无人使用却又给他人造成注册受阻的困境。针对这种情况，目前实践有如下几种应对措施。

1、撤销连续三年不使用注册商标申请（以下简称“撤三”）。撤三制度是指商标注册后连续三年内未进行使用，任何人均可以提出撤销申请。撤三制度的本质是为了清除闲置商标，鼓励商标使用。但该制度在处理上述“遗漏”商标时，主要有两点不足。一是该制度的提起前提为商标注册满三年。对于那些注册后未满三年的且注册人已注销的商标显得无从适用。二是时间和金钱成本高。实践中，因商标申请审查、商标驳回复审与撤三程序之间一般互不等待审理结果，且撤三申请的审理时间又相对前述两程序的审理时间较长，导致商标申请人需重复提交商标申请以等待撤三结果的作出。这不仅增加了在后申请人的成本，还进一步增加了商标的申请量，造成了行政资源浪费。

2、被动等待商标注册满十年不续展后失效。但其弊端是比“撤三”所需要等待的时间更长。何况，即便商标没有及时续展，根据法条，因未续展失效的商标在失效一年内仍然是在后商标注册的障碍。

3、请求认定在后申请的商标与注册人注销的商标不存在混淆的可能性。根据2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中第15.7条，“商标行政案件中，引证商标权利人被注销且无证据证明存在权利义务承受主体的，可以认定引证商标与诉争商标不构成近似商标。”

但在关于该点的适用上，法院与国家知识产权局的态度并不完全一致。

（1）法院目前态度——基本认可在先引证商标所有人注销后，该引证商标无法进入流通领域，随之丧失区分商品和服务来源的功能，在无证据证明引证商标已由其他权利人继受下，引证商标不会与诉争商标产生混淆误认。

（2）国家知识产权局的态度——从检索出的在先驳回复审决定来看，国知局多数情况下认为主体注销，商标权并不当然灭失，引证商标仍构成在先权利障碍。但在2019-2022年，每年均存在一小部分比例案件，认可引证商标所有人注销且未对引证商标作出处分，可合理推定引证商标未实际使用，申请商标的注册与使用不致引起消费者混淆。可见，在该点的认定方面，国知局内部也未完全统一。

“商标”一词本身含义为“商业活动中使用的标志”，作用为标识商品或服务的来源。一个标志所承载的价值主要来源于商业活动中通过使用积累的商誉。如脱离商业活动，仅标志本身而言，尤其是纯文字标志，几乎不存在商业价值或予以保护的意义。因此，从本质上来说，使用是商标获得保护的前提。相应地，在采用注册取得制的国家，一般都配有撤销不使用制度，以将注册后不使用的商标移出注册簿。

法院之所以认定权利人已注销的在先商标不再构成在后商标注册障碍，主要是合理推定权利人已注销，其注册商标无法在市场上流通，从而无法发挥标识商品或服务来源的作用。当在后的注册商标在市场上流通时，相关消费者不会将其与前者注册商标产生混淆。即法院的认定的立脚点在于商标的使用本质和标识作用。但该认定的有两个方面尚值得商榷。其一，该认定是由商标注册人注销后，其商标无法进入流通领域系推定而得出。该推定在绝大多数情况下当然可以适用，但因我国商标许可备案采取登记对抗主义，商标许可自合同签订后并不需备案即生效。因此，如商标注册人在注销前已签订了商标许可合同，且尚在商标许可期限内，被许可人也仍在使用该注册商标，允许在后的相同或近似商标注册并进入市场流通极有可能产生混淆。其二，该认定本质上未清除闲置商标。在目前实践下，即使商标注册人注销后，其名下商标仍可以被转让和承继。如受让/承继人对该在先注册商标进行使用，则会与在后核准注册商标在消费者中造成混淆，损害公众利益。另外，根据我国商标法的相关规定，只要是有效的注册商标就享有禁用权。法院这一做法，实则通过核准在后相同或近似商标的注册，排除了在先注册商标的禁用权。如在先商标之后被转让或承继，受让/承继人在行使在先商标禁用权时，还需要先通过行政程序对在后注册的商标进行无效。

国家知识产权局的认定，更多是考量商标一经审查获得注册，只要尚为有效状态，即应为受保护的对象。其如是认定的立脚点更多是维护商标注册制度本身。该认定的局限性为在目前无对应法律条文规定的情况下，对于商标注册人已注销但注册商标注册尚未满三年的闲置商标无从下手。

三、针对权利人已注销但其名下有效注册商标未处置情况的建议

如上分析，针对所有人已注销的注册商标，法院立足于商标的权利来源，侧重关注该注册商标之后是否有可能发挥标识商品/服务来源的作用，旨在彰显公平正义的价值。国家知识产权局出发点则在于对商标注册取得制度的维护。只要是有效的注册商标即享有商标权，自然其中的财产属性也应得到尊重，是对法律秩序价值的倾向。而在当前商标法律制度下，双方的处置方式均有一定的局限性。如何在适应当下商标存量激增，闲置率高的现状下合法合理地处理此种商标值得进一步探讨。

首先，我国目前法律未明文禁止商标权利人注销后其名下注册商标不得转让。在实务中，即使商标权利人注销后多年，也仍可以通过提供注销登记证明、全体投资人的身份证明文件、商标权属于清算遗漏资产的证明、全体投资人签字盖章的同意转让文件等来进行商标转让。

但商标不同于一般的动产或不动产，也不同于其他知识产权，商标所产生的财产价值并非源于标志本身，而来源于商业活动使用中积累的商誉。如简单将商标同其他资产作类比，仅考虑商标私有权利属性，而忽略公共资源占有问题，从而对权利人注销后商标转让时间不设限，则会有些水土不服。

其次，我国商标法第4条规定，“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。”实践中，在提交商标申请时，申请的主体也被严格限定为从事商业活动的主体，即一般未进行商业活动的国内自然人无法提交商标申请。同时，在后续提交商标续展申请及其他多数商标相关事项时，也要求商标注册人提交企业登记或个体执照等来证明为从事生产经营活动的主体。

根据商标法第4条的立法目的及审查实践，是否可以理解为即使商标获得注册，但自注册人企业注销的节点开始，其已经不具有持有商标的主体资格，不再作为行政授权的对象？由此，注册人注销后由其全体投资人达成的事后转让合意是否还应被接受，这有待商榷。作为商业活动的主体，理应较日常一般的群体负有更多的注意义务。同时考虑到注册商标并非普通的财产，笔者认为有必要对已注销或消灭的商标注册人名下商标进行转让或移转时设定一定的期限。具体而言，在立法和实践中可考虑采取的措施如下：

1、立法方面，可以考虑严格规定商标注册人应在注销前对其名下商标进行处置。注销前未处置的，视为放弃商标所有权。商标注册人在注销前，已对其名下商标转让达成合意的，或因继承、企业合并、兼并或改制等其他事由或依法院判决发生商标专用权移转的，受让人或承继人应在商标注册人注销后一年内提交转让或移转申请，否则视为放弃该注册商标所有权。

2、实践方面，由市场监督管理总局统筹打通商标数据库，以使得企业在办理注销登记手续时，自动提示该企业名下存在的未处理的有效注册商标。企业根据提示，先办理商标转让申请后再办理企业注销登记或承诺放弃相关商标所有权后方可继续办理注销登记。

当然，在公平效率和稳定中寻求平衡本身就非易事，加之目前中国商业经济日新月异，知识产权法相对来说又是较新的部门法，这都给商标的司法实践带来了一定难度。但是，近几年笔者依然欣喜地看到，行政机关及司法机关面对日益剧增的商标案量逐步加快了审查和审理的速度，在打击恶意申请等方面亦取得了长足的进步。相信上述闲置“僵尸”商标的问题在不远的将来也能够在立法、司法和执法等多个层面得到较好的统一解决。

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