康信视点|巧用专利授权阶段的分案申请
《标准》的出台有利于充分发挥商标行政执法的职能作用。
《标准》的出台有利于充分发挥商标行政执法的职能作用。
作者 | 李静茹 北京康信知识产权代理有限责任公司
关于分案申请，专利法实施细则第42条规定：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到国务院专利行政部分发出授予专利权的通知书之日起两个月期限届满前，向国务院专利行政部分提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。
另外，专利法实施细则第43条规定：分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。
由上述可见，申请人可以自原申请的申请日起至办理登记手续通知书中规定的期限届满前，对授权案件进行分案，利用分案申请来进一步保护自己的利益，并寻求利益最大化。
一、授权办登前提出分案申请的优点
基于专利法实施细则的规定，申请人可以在一个较为宽泛的时间内决定是否提出分案申请。
在收到国家知识产权局下发的授予专利权的通知书之日起两个月期限内，申请人提出的分案申请具有如下优点：
原申请已经通过审查员的审查，满足专利法规定的各项授权条款，此时，申请人基于审查员的审查意见，可以明确原申请可授权的保护范围，从而可以明确分案申请所要保护的技术内容以及分案权利要求的保护范围。
而且，由于分案申请可以保留原申请的申请日，此时，申请人提出分案申请，不仅授权概率较高，而且可以享受在先申请的申请日。
二、分案申请的提出策略
申请人在收到国家知识产权局下发的授予专利权的通知书之后，可以基于如下几点考虑来确定分案策略：
1、调整专利权的保护范围
原申请在审查阶段，为了尽快获取授权，往往需要对原申请的权利要求进行修改，将从属权利要求或说明书的内容加入独立权利要求，使得原申请更加符合授权条件。
但是，上述修改在缩小原申请的保护范围的同时，有的时候会将非必要的特征也加入了从权，因此，为了能够获得一个更合理的保护范围，申请人可以基于原申请提出分案申请。
申请人可以基于审查意见，重新确定原申请中的区别技术特征，并通过剔除其他非必要技术特征来确定分案申请的独立权利要求，从而分案申请可以获得一个较大的保护范围。
另一种情况下，可以根据市场或经营策略的变化，通过将区别技术特征与其他技术特征进行重组，对原申请的保护范围进行调整，从而分案申请可以获得一个与原申请的保护范围不同的保护范围。
在此基础上，申请人还可以采用技术特征重组的方式，得到多个保护范围不同的分案申请，也即，可以从不同的角度撰写分案申请，以对原申请的保护范围进行补充，从而原申请与分案申请的结合可以获得一个更大、更全面的保护范围。
例如，对于原申请，其独立权利要求包含技术特征A、B和C，其中，技术特征B属于区别技术特征。在此基础上，申请人可以提出多件保护范围不同的分案申请，第一件分案申请的独立权利要求包含技术特征B，第二件分案申请的独立权利要求包含技术特征A、B和D，第三件分案申请的独立权利要求包含技术特征B、E和F。其中，技术特征D、E和F是原申请的从属权利要求或说明书中记载的技术特征。
2、下沉技术方案
申请文件在撰写时，为了获得一个较大的保护范围，往往权利要求中包含技术特征较少，导致原申请保护范围与实际产品或项目的保护范围差距较大。
在这种情况下，可以在原申请的独立权利要求的基础上，基于产品或项目相关的技术特征来修改分案申请的权利要求的保护范围，使得分案申请的保护范围与实际产品或项目的保护范围相当，对产品或项目起到支撑的作用。
3、扩展项目方案
对于一个项目，可以针对整个项目的技术方案进行专利申请，此时，专利申请文件的权利要求仅涉及项目中最核心的发明点，而其余细节发明点往往保留在说明书中。
例如，原申请权利要求涉及一种显示屏，说明书中还记载有一种新的显示屏支架结构，以及一种新的显示屏电源结构，在此基础上，可以提出两件分案申请，一件分案申请保护显示屏和显示屏支架结构，另一件分案申请保护显示屏和显示屏电源结构。
由此可见，在专利授权阶段进行分案申请，不仅可以获得更符合企业利益的专利及专利权的保护范围，而且具有授权几率大、保护范围更合理、可以取得母案案件的申请日等优势。
因此，作为代理人我们应该建议客户把握这个时机，采用有效的专利分案策略，使得企业具有更加合理的专利组合或专利池。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
来 源：康信知识产权
联系电话：010-56571588
邮 箱：cn@kangxin.com
网 址：www.kangxin.com
