一物两权需分清，背后风险要管控

作者 | 刘良勇 宋献涛 方春晖  北京德和衡律师事务所

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每一台计算机都是硬件和软件的结合体：软件是计算机的大脑，没有安装软件的裸机无法被人使用；硬件是计算机的肢体，没有硬件的支撑，软件本身便无从启动和运行。简言之，硬件是计算机的躯壳和肉体，软件是计算机的思想和灵魂。20世纪80年代中期，美国国家仪器公司（National Instrument）率先提出“软件就是机器”（The Software is the Instrument）的口号。随着微软、甲骨文、SAP、Adobe等软件巨头的崛起，软件的发展对我们生活的影响越来越大，计算机软件的知识产权保护也越来越为各国所重视。目前，世界上对于计算机软件的法律保护通行的是著作权保护和专利权保护并行，由此导致同一计算机软件出现一物两权的情况，从而在使用计算机软件时会出现著作权和专利权的冲突和竞合问题，即，计算机软件使用者即使获得计算机软件权利人的著作权许可，但仍存在因专利侵权而无法使用该计算机软件的问题。

一、计算机软件的“一物两权”

《著作权法》第3条给出了计算机软件的著作权保护，国家知识产权局《专利审查指南》第二部分第九章给予计算机软件以专利权保护，使得在计算机软件上呈现出“一物两权”的情形。

1. 计算机软件的著作权保护

计算机软件的著作权保护现今已被各国广泛认同，均将计算机软件作为文字作品而给予著作权的保护[1]。我国在1990年通过的《著作权法》中正式将计算机软件纳入作品的保护范围，随后在1991年实施的《计算机软件保护条例》中将计算机软件列为著作权人的权益。

计算机软件是指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可以被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列，通常包括源程序和目标程序。源程序是指程序员按照一定的程序设计语言规范编写的，人类可读的文本文件。依据不同的应用，程序员会选择不同的程序设计语言进行编程，从早期的机器语言（或称“组合语言”）到现在流行的BASIC语言、Pascal语言、C语言、JAVA语言、HTML语言等等。源程序可以是以文本文件、书籍、磁带或者其他载体的形式出现，是人类智力活动的产物，具有特定的文字外观。源程序的文字或符号内在含义虽然不为一般人所理解，但不妨碍其成为著作权法下的文字作品，受著作权法保护。由汇编语言或高级语言编写的源程序并不能直接被计算机所接收和执行，其在输入计算机时，通常需要先被翻译成由“0”与“1”两个符号所组成的机器语言形式的目标程序，计算机才能识别和执行，以得到某种结果。目标程序虽然不以高级语言的形式来表达计算机软件而以“0”与“1”两个符号所组成的机器语言形式来表达计算机软件，但其由源程序翻译而来，仍然属于科学领域内的智力创造成果的表达形式，仍然包含作者的创造性工作。不论计算机程序表达方式或表达形式如何，均作为《伯尔尼公约》第二条意义上的文字作品受到保护[2]。此外，根据《计算机软件保护条例》的规定，同一计算机程序的源程序和目标程序为同一作品，因而也应该受著作权法保护。

2、计算机软件的专利权保护

计算机软件的著作权只保护作品的表达，不保护作品的思想、原理、概念、方法、公式、算法等。对计算机软件本身来说，源程序和目标程序能得到著作权法的保护，而体现其功能性的程序构思、程序技巧等却无法得到著作权保护。究其原因，计算机软件既具有内在的技术性特征，又具有特定的外在表达形式，而著作权只能保护创作思想的外在表达形式，但不能保护反映创作思想的内在技术方案。

我国曾长时间将计算机软件拒于专利大门之外。但是，越来越多的发明创造完全以计算机软件形式实现，国内计算机软件产业发展的客观需求越来越强烈，我国对于计算机软件可专利化保护的态度也在不断变化。在2006年版的《专利审查指南》中对于涉及计算机程序的专利申请作出了新的规定，允许以“功能模块”的撰写形式来保护完全通过计算机程序实现的技术方案。随后，在2017年修订的《专利审查指南》中再次强化了涉及计算机程序的发明专利申请可以获得授权，并且明确规定：如果涉及计算机程序的发明作为产品权利要求进行申请，其组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序。

计算机软件专利保护的不是软件的程序代码表达形式，而是为了实现计算机软件的功能所执行的方法步骤流程。基于《专利审查指南》的规定，涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成方法权利要求（方法专利），也可以写成装置权利要求（产品专利），以此形式对计算机软件进行保护。然而，装置权利要求是从计算机流程改写过来的，需要与计算机流程的各步骤完全对应一致。

二、计算机软件著作权和专利权的竞合对软件使用者带来的风险

2003年3月6日，Unix系统开发商SCO公司在美国犹他州地区法院对IBM的一款贡献给开源操作系统Linux的Unix组件涉嫌侵犯其专利权提起诉讼并要求10亿美元的赔偿。随后，SCO公司致信Linux的全球用户，声称使用了上述IBM组件的Linux操作系统侵犯了其专利权，该Linux操作系统的用户应向其支付专利许可费，否则将面临专利侵权诉讼。迫于SCO公司的专利侵权诉讼威胁，该Linux操作系统的许多用户开始支付专利许可费给SCO公司，以求继续合法使用该Linux操作系统[3]。众所周知，对于开源软件而言，用户基于开源许可协议通常可以使用、复制、修改、合并、出版发行、传播、再授权及贩售开源软件及其副本。然而，当开源软件涉及专利权纠纷时，远非开源许可协议所能解决。

就计算机软件的专利保护而言，其涉及计算机程序流程的各个步骤，保护为了得到某种结果的方法技术，主要体现于对该方法技术的使用。而就计算机软件的著作权保护而言，其保护计算机软件的表达形式，具体包括发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权和应当由软件著作权人享有的其他权利[4]。可见，计算机软件的著作权和专利权保护在权利的取得、保护客体、表达形式、权利内容、保护效果等方面都有很大的不同。但是，在使用计算机软件的同时也在实施涉及计算机软件的专利权，这就出现了在使用计算机软件时同时涉及计算机软件著作权和专利权的情况。在没有得到计算机软件相应的权利人许可的情况下使用计算机软件可能会同时侵犯软件著作权和专利权，即使当计算机软件权利人许可给他人计算机软件的著作权或专利权时，仍然存在侵犯专利权或著作权的可能性。正如GNU计划的创始人、自由软件基金会主席Richard Stallman先生所说，著作权和专利权是两个完全不同的法律，它们几乎没有共同点[5]，是两种完全不同的权利保护。

因此，计算机软件使用者即使获得计算机软件权利人的著作权许可，也有可能还会随时卷入专利权纠纷的漩涡。SCO公司与IBM的专利侵权案给大多数人敲响了警钟：得到计算机软件权利人的著作权许可，并不等于说使用该计算机软件即无风险。特别是，现今开源软件日益受到更广泛的支持，许多技术开发者认为开源软件与无风险产品别无二致，这是非常危险的观点，开源软件未必是免费的盛宴。

三、软件权利人的权利用尽

所谓权利用尽原则（exhaustion of rights）, 是知识产权法上一个特有的原则，具体而言，是指知识产权的权利人或经其授权的人将其制造的知识产权产品首次投放到市场后就丧失了在一定地域范围内对它的进一步的控制权,该权利人的基于该知识产权的权利即被认为用尽、穷竭了。由此，凡是合法地取得该知识产权产品的其他人，均可以对该知识产权产品进行自由处分。权利用尽原则的制度宗旨是在保护知识产权的权利人合法利益的前提下，维护正常的市场交易秩序，防止权利人就同一权利重复获利，保护经营者和一般消费者的合法利益。

当前理论界和实践中均普遍认为，知识产权的“权利用尽”所指的用尽是权利群中的某项具体的与产品的销售或使用有关的权利，是为法律所明确规定的与商品的流通和购买者的使用有关的特定权利。用郑成思教授的话说，就是“专有权的穷竭”仅仅指的是权利人在如何销售自己的作品这一点上，丧失了专有权[6]。 

1. 计算机软件著作权的权利用尽

在我国著作权法中，并未清楚地明确权利用尽原则，而仅在某些条文中体现出该原则。例如，《著作权法》第十条第六款规定：“发行权，即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利。”依此规定，他人在获得了作品的合法的复印件后，可对作品进行销售、转借、赠与等其他方式的处理，著作权人不得干预，即发行权用尽。然而，著作权的权利用尽原则是因为权利人与购买人之间针对作品作为物权进行了交易而使得购买人支付了对价所获得该作品的物权，其只是针对出售作品的物权而言，而不是对著作权人权利的剥夺，从而对著作权垄断性进行合理限制，以达到著作权人与使用者（购买者）的利益平衡。由此，权利用尽原则也仅适用于著作权中的发行权，而其他著作权的子项并不适用。计算机软件产品一经权利人出售后，买受人在对产品进行销售、转借、赠与等方式的处理方面，不再受计算机软件权利人的干涉，此时计算机软件的著作权用尽。

2. 计算机软件专利权的权利用尽

对于方法专利的专利权用尽问题，业界存在不同的观点，特别是在中美两国的司法判决中存在不同的认定结果。

在Quanta v. LG一案中，LG公司拥有计算机微处理器处理方法的专利，并将其许可给Intel使用，Intel将LG公司实现该处理方法的计算机程序装入微处理器和芯片，随后出售给计算机生产厂家Quanta。Quanta公司通过将Intel提供的微处理器和芯片进行组装来制造计算机。LG公司声称Quanta公司对计算机的销售行为侵犯了其专利权，地区法院审理后以专利权用尽为由，作出被告不侵权的简易判决。LG公司随后上诉至联邦巡回上诉法院（CAFC），CAFC认为专利权用尽不适用于方法专利。Quanta公司向联邦最高法院请求再审，联邦最高法院认为，如果认为“权利用尽原则”不适用于方法权利要求，则由于装置权利要求与方法权利要求相互接近以至于很难区分方法和装置的功能，就可能出现将很多发明写成方法权利要求而不是装置权利要求从而轻易绕过“权利用尽原则”的情况[7]。由此，美国最高法院坚持认为专利权用尽原则同样适用于方法专利[8]。

然而，在西电捷通公司诉索尼（中国）公司一案中，北京高院认为，只有专利产品或者依照专利方法直接获得的产品才存在专利权用尽的问题,而单纯的“使用方法专利”由于不涉及产品,故一般不存在权利用尽的问题[9]。中美司法实践如此区别是由于，我国专利法第69条第1款对权利用尽原则有明确的文字规定，即：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。可见，依据中国专利法的规定，专利权的权利用尽原则针对的是专利产品或依照专利方法直接获得的产品，而不涉及方法专利本身的使用。

3. 计算机软件权利人对售出的软件产品是否有权主张专利权

涉及计算机软件的专利权是用于保护体现其功能性的程序构思、程序技巧等技术方案，其可以写成一种方法权利要求或装置权利要求。体现程序构思、程序技巧等技术方案的软件方法专利不能以产品的方式进行销售。但是，承载程序构思、程序技巧等装置权利要求可以以计算机软件产品或其承载产品的方式进行销售。在Quanta v. LG一案中，Intel将LG公司实现该处理方法的计算机程序装入微处理器和芯片，随后出售给计算机生产厂家Quanta，由此美国联邦最高法院认为，方法专利本身虽然不能以产品或设备的方式进行销售，但是方法专利可以体现于产品，可以通过体现该方法的产品销售而权利用尽[10]。对于计算机软件产品而言，其唯一合理的预期用途就是实施其所承载的处理方法，并且也实质地体现了该计算机软件专利。因此，根据美国联邦最高法院的上述观点，计算机软件产品合法售出后，该计算机软件所承载的方法专利也就权利用尽了，不能对售出的软件产品继续主张专利权。

然而，如上所分析，根据我国专利法第69条第1款对权利用尽原则的规定，专利权的权利用尽原则不涉及方法专利本身的使用。因此，即使计算机软件以产品的方式销售，该软件产品所承载的方法专利也无法适用权利用尽原则，计算机软件权利人对售出的软件产品仍然有权主张方法专利的专利权。

四、小结和建议

我国法律并不禁止权利人在同一客体上拥有多种民事权利，如果同一客体上存在多种权利，每一种权利及其相应的义务由相应的法律分别进行规制和调整。例如，可以在拥有著作权的同时对相应的产品获得外观设计专利权。从司法实践来看，越来越多的法院倾向于认为外观设计专利权和著作权具有交叉重叠的关系。最高人民法院在“晨光笔特有装潢”不正当竞争一案中更是明言：“其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时失去效力”[11]。同理，对于同一客体上存在多种知识产权的情形，获得其中一种知识产权的许可并不意味着就获得了其他知识产权的许可。

如上所述，基于我国现有的法律规定，软件著作权和涉及软件的专利权是基于同一目标物上的不同权利，其权利的实施是相互独立的，软件权利人即使许可他人使用软件著作权也并不必然许可涉及软件的专利权。也就是说，即使软件使用者已经从软件权利人获取软件著作权的许可，但也不排除会落入涉及软件的专利侵权纠纷。

大数据时代的来临，推动着计算机软件技术不断发展，使得计算机软件的应用规模将会不断扩大，应用范围将更为广阔。同时，在不断扩大的计算机软件应用中，会出现大量的计算机软件的知识产权问题，包括著作权和专利权的许可、转让。在实践中，往往会出现软件使用者从软件权利人获取软件著作权而忽视了相关的专利权，从而在计算机软件的使用中存在专利侵权的风险。特别是自上世纪九十年代以来，开源软件的应用蓬勃发展，其应用范围和市场份额越来越大。越来越多的开源软件的出现对软件产业的发展产生了显著的影响，并为中国企业提供了赶超发达国家软件业的机会，但未必这是一场免费的盛宴。SCO诉Linux、LG诉Quanta 等专利侵权案给中国的软件企业敲响了警钟，计算机软件不应仅仅关注著作权的问题，更要注意其背后的专利侵权陷阱问题。

[1] 《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）第十条规定，计算机程序，无论是源代码还是目标代码，应根据《伯尔尼公约》（1971）作为文字作品来保护。

[2] 《世界知识产权组织版权条约》（WCT）第四条规定，不论计算机程序表达方式或表达形式如何，均作为《伯尔尼公约》第二条意义上的文字作品受到保护。

[3] SCO Group, Inc. v. International Business Machines Corp.(2:03-cv-294 DN).

[4] 《计算机软件保护条例》（2013）第八条。

[5] Richard M. Stallman: The Dangers of Software Patents (2004-05-24).

[6] 郑成思：《知识产权论》，北京，法律出版社，2003年，第347页。

[7]在Quanta Computer, Inc. v LG Electronics, Inc.（553 U.S. 617 (2008)）一案中，美国最高法院指出, because it is easy to write patent claims for the same invention either in method format or apparatus format, the exhaustion doctrine could easily be evaded if reliance on method claims was sufficient to avoid exhaustion: By “including a method claim for the machine’s patented method of performing its task, a patent drafter could shield practically any patented item from exhaustion.

[8] 美国最高法院指出，在方法权利要求上适用权利用尽原则的前提是：合法销售的组件的唯一合理预期用途就是实施本方法专利，以及该组件实质地体现了该专利。

[9] 西电捷通公司诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷案【(2017)京民终454号】。

[10] 在Quanta Computer, Inc. v LG Electronics, Inc.（553 U.S. 617 (2008)）一案中，美国最高法院指出, a patented method may not be sold in the same way as an article or device, but methods nonetheless may be “embodied” in a product, the sale of which exhausts patent rights. The Court has repeatedly found method patents exhausted by the sale of an item embodying the method. 

[11] （2010）民提字第16号判决书。