三知论坛实录 | 专题三：地理标志商标侵权抗辩事由
编辑 | 玄袂
11月10日，第七届“三知论坛”在嘉兴市成功举办，来自司法界、学术界以及实务界的数十位嘉宾通过线上线下相结合的方式共同参与了此次盛会。本次论坛由最高人民法院知识产权审判庭指导，浙江省高级人民法院知识产权审判庭、知产力、知产宝主办，浙江省嘉兴市中级人民法院承办，浙江省嘉兴市南湖区人民法院协办。
本次论坛以“地理标志司法保护”为主题，围绕地理标志保护体系及滥用规制、地理标志商标侵权认定及举证责任、地理标志商标侵权抗辩事由、地理标志保护的实践与思考等话题展开讨论，以期准确把握地理标志的内涵，妥善解决地理标志疑难法律问题，在有效保护地理标志和防止权利滥用之间取得平衡。
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报告发布 | 《涉地理标志商标司法保护大数据专题报告(2007-2022)》
为了更详细地呈现本届三知论坛上的嘉宾精彩发言，知产力特将各位嘉宾的发言进行了整理，作为三知论坛实录系列陆续推送，以飨读者。
专题三“地理标志商标侵权抗辩事由”，由嘉兴市中级人民法院审判委员会委员徐瑾主持。浙江省高级人民法院知识产权审判庭副庭长何琼、海南大学法学院宋昕哲副教授先后发表主旨演讲。广东省高级人民法院知识产权审判庭法官李艳、北京知识产权法院法官张宁、中国政法大学无形资产管理研究中心研究员苏志甫参与本专题的与谈分享。
01
何琼：地理标志商标侵权中的正当使用抗辩
不管是理论界还是实务界，对地理标志商标正当使用的认定标准争议都很大。在此类案件中，一方面，地名是公共资源，另一方面，“地名+商品名称”的地理标志商标又是特定区域生产经营者的集体权利，因此，如何合理界定地名正当使用与不当使用的边界，达到既不挤占公共资源又有效保护地理标志商标声誉的目的，成为亟待解决的法律问题。
何琼认为地理标志商标的正当使用抗辩有两层含义：一是以《商标法》第59条为依据的对通用名称或地名的正当使用；二是以《商标法实施条例》第4条第2款为依据的对地理标志的正当使用。第二种正当使用是地理标志商标侵权案件中所特有的抗辩类型。
第一类情形中的地名抗辩与第二类情形中的地理标志正当使用抗辩之间的区别，是前者以被诉商品来源于特定产地为前提，被告需要证明其是在地名的意义上使用被诉标识；而地理标志的正当使用不仅要满足产地要求，而且要满足地理标志商标所规定的其他条件，被告是在地理标志的意义上使用被诉标识。
关于地名的正当使用
从多年的司法实践来看，普通商标正当使用抗辩的成立需要满足三个要件：一是从使用意图看，行为人是出于描述、说明商品的目的善意使用相关标识，这种使用系为描述商品性状、特点所必需，并非出于攀附他人商誉的意图进行使用；二是从使用方式看，应当正当合理，符合商业惯例或一般的行业做法；三是从使用后果看，不会或至少不容易导致相关公众混淆误认。
在地理标志商标侵权案件中，地名正当使用抗辩的成立同样应当符合上述要件。然而在司法实践中，正当使用的边界，在地理标志商标侵权案件中更难把握。
以安吉市场监管局查处的安吉白茶案为例，涉案产品确实是产自安吉的白茶，但在标示“白茶”的同时，用较小的字体标注了“源自安吉”或“安吉特产”，对这种行为是否构成侵权目前观点并不一致。
何琼认为，地理标志案件中的地名正当使用，应满足以下几个条件：
1、商品应来自该产地；2、应仅限于对地理标志商标文字的使用，不应包含商标中的图案和艺术字体；3、不应同时使用地理标志专用标志；4、不应突出使用地名（商品链接标题中的使用一般也属于突出使用）；5、从消费者感知上看，消费者仅认为商品来自该产地（不可避免会对品质产生一定联想），但不会认为被诉标识系经相关组织许可使用的证明商标或集体商标。
关于地理标志的正当使用
申请地理标志商标以地理标志的客观存在为前提，不是因为相关组织的申请行为而产生了地理标志。如在祁门红茶案中，最高院认为祁门红茶协会将该地理标志所标示地区仅限定在祁门县所辖行政区划的做法违反了客观历史，争议商标应予无效宣告。
现行《集体商标、证明商标注册和管理办法》第18条第2款规定，商标法实施条例第6条第2款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。该办法中的正当使用仅限于地名，不包括“地名+商品名称”。
但何琼认为，在被诉产品符合地理标志产地及其他条件的情况下，正当使用的方式也可以包括“地名+商品名称”。
在《集体商标、证明商标注册和管理办法》（征求意见稿）中，上述规定拟被修改为：“商品符合使用地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以正当使用该地理标志中的地名和商品名称，但不得擅自使用他人的注册商标。”修改后的规定更加合法合理，此处所说的“不得擅自使用”的对象，是指包含了图案、特定字体等构成要素的整体注册商标。
关于举证责任问题
第一，被告对被诉商品产地承担举证责任。
第二，在被告已证明产地的前提下，能否推定被诉商品符合地理标志的所有条件？对此不能一概而论，应区分不同的地理标志产品类型。如果地理标志产品的品质几乎都是由特定的地理因素决定，没有人为加工成分的，那么可以推定该商品符合地理标志条件，比如舟山带鱼。反之，如果地理标志产品的品质不仅由其地理因素决定，还取决于特定的工艺、规格等人为因素，那么就无法推定该商品符合地理标志条件，比如西湖龙井。实践中，后一种情况更为常见。
02
宋昕哲：地理标志侵权中的通用名称抗辩
宋昕哲认为，第一，通用名称是地理标志保护的对立面，TRIPS协议规定对于通用名称，成员国没有义务进行保护；第二，通用名称也是商标（包括地理标志商标）保护的对立面；第三，通用名称牵涉美欧利益博弈的焦点，集中体现在《中美贸易协定》 和《中欧GI协定》上，我国与欧盟签订的地理标志协定中，取得了丰硕成果，有利于我国地理标志产品走向世界，但存在列入保护名单的部分名称是否为通用名称的判断问题，美国对此尤为关注。
在此背景下，如何找到统一的通用名称判断标准显得尤为困难，一方面涉及到专门法和商标法之间的不同标准，另一方面又涉及到欧美之间不同诉求产生的影响。
现行规定中，《商标法》第十一条、第四十九条、第五十九条分别明确了通用名称的不可注册性、撤销及不得禁止他人使用。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（2010）《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017）规定了通用名称的认定条件。
其中，“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称”在目前适用中是一道难题。
通过“沁州黄”商标案、“稻花香”商标案及美国的“白兰地”案，介绍了“一类商品”测试和“商标基本功能”测试，宋昕哲指出，传统商标功能测试中，商标法意义上的通用名称系不指代特定商业来源的名称，同时，地理标志本身也不指代特定商业来源，这使得传统商标功能测试在地理标志保护中容易将地理标志商标通用化。
在介绍了欧盟和美国对地理标志保护中通用名称的判断规则后，宋昕哲指出，我国引入“地理标志区分功能”作为测试标准具有必要性，《地理标志保护中的通用名称判定指南》公开征求意见即是这一领域的重大里程碑。
03
与谈嘉宾观点实录
李艳法官梳理了地理标志商标侵权领域的的突出问题，包括：
第一，地理标志商标侵权抗辩事由的范围。除了正当使用、通用名称这两项抗辩事由，权利冲突、在先使用、恶意注册、权利滥用、合法来源、三年不使用等等其他侵权或者赔偿的抗辩事由，是否也可以适用于地理标志商标？尤其是先用权制度，地理标志商标侵权能否适用，讨论空间较大。
第二，普通商标与地理标志商标在基本功能上的区别，决定地理标志商标可能不能简单套用普通商标侵权抗辩的具体评判标准或者评判细则。例如，对于通用名称，如果采用普通商标评判标准，基本所有的地理标志商标都有成为本类商品的通用名称的危险。部分国家规定地理标志商标不得通用名称化。但这种过于绝对的保护制度，与我国的商标法的一贯思路不相符。从理论上来说，地理标志商标也可能通用化。但其是否通用化的评判应以是否丧失识别地理来源与品质关联作为标准。
第三，对于已注册为普通商标的地名商标，若被告提出其是正当使用通用名称的抗辩，在认定前是否需要查明该商标是否已经注册为地理标志商标或者已经认定为地理标志产品、农产品地理标志？如果查明的结果为是，那么认定通用名称时是否要同时考虑该标识也丧失了作为地理标志商标或者地理标志产品、农产品地理标志的功能？如果对此不考虑，是否会导致损害案外第三人的合法权利？另外，对于这部分事实，在法律没有规定的情况下，双方可能都不会主张，那法院是否要依照职权进行调查？从最终结论上来看，对于丧失了指示商品商业来源作用，但是又没有丧失指示商品地理来源作品的地名商标，假定从给案外人的地理标志商标预留生存空间的角度考虑，不认定为通用名称，但是，被告侵犯的确实也不是普通商标权利人的权利，其不侵权抗辩还是要成立的。那么，今后是否要增加地理标志商标作为普通商标被告不侵权抗辩的新事由，从而达到既能不让普通商标权人非法获益，也不损害案外地理标志商标权人合法权益的效果？
张宁法官认为，对于实践中如何认定对地理标志商标的合理使用，有三个考量因素。
第一，应尊重地理标志商标注册人的商标专用权。即使被诉侵权商品符合产地品质要求，如擅用他人经过设计的（尤其是图文组合）地理标志商标，也不属于对地理标志的正当使用，如被告能够证明其商品符合相应的产地品质要求，则可认为未对地理标志商标的商誉产生损害后果，可免于损害赔偿责任，但仍需负担原告维权的合理支出。
第二，应考虑产区内经营主体的合法权益。由于地理标志产品的固有呼叫表达方式通常为地名+产品名称，如果地理标志商标仅由文字组成，那么该地理标志商标一定程度上挤占了地理标志的有限表达空间。在这种情况下，产区内生产主体，无论是单独使用地名还是地名加商品名称，只需生产者能够证明被控产品来自特定的产区、具备相应的品质，也应当认定为合理使用。
第三，关于举证责任的分配，如果商标权利人提供了初步证据证明被控产品可能不符合地理标志产品的品质要求，那么举证责任应转移给被告，由被告证明被控产品符合产地和品质的标准。
然后，张宁分析了地理标志认定为通用名称的相关问题，地理标志天然对应某个地区生产主体的集合，天然具有吸引消费者的品质特点，不宜用普通商标的标准来认定地理标志商标是否构成通用名称。
同时，地理标志的认定专业性较强，根据现有法律框架，商标法有关侵权抗辩的事由对地理标志未做出特殊性规定，因此相关法院面临事实查明和法律适用的双重的困境。
苏志甫老师首先通过四个方面对比阐释了普通商标和地理标志商标的区别与联系。
第一，二者的形成机制不同，地理标志是一种客观存在，普通商标来源于个体的创设。
第二，二者的受保护门槛不同，不论是行政授权确权程序还是民事侵权案中的相似性判断，地理标志商标都与普通商标有较大的区别。
第三，两类商标的权利主体和权利属性存在差别，普通商标由个体注册，属于私权，而集体商标或证明商标由当地协会注册，本质是代表特定区域管理当地公共财富。
第四，二者的本质功能存在差异，地理标志商标不仅表明商品产地来源，更保护受消费者信赖和期待的产品品质，普通商标则是承担提供商品来源的指示功能。
目前，在地理标志商标保护体系中，很多争议的根源在于商标法把两类属性不同的客体，试图用一个模式来进行保护，导致实践中存在一些逻辑矛盾，期待通过更多讨论和建议为商标法下一次修改提供参考和借鉴。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
