基于最高人民法院的若干案例论职务发明的认定

本文通过若干个典型案例阐述法院认定职务发明的具体规则，对职务发明认定的重点考量因素予以提示，并提出一些实务建议，供大家参考。

作者 | 刘庆辉  安杰世泽律师事务所合伙人、法学博士

编辑 | 布鲁斯

近年来，职务发明的纠纷越来越多，厘清职务发明的认定规则，对于老单位、新单位和离职员工预防和处理此类纠纷都具有重要的现实意义，本文通过若干个典型案例阐述法院认定职务发明的具体规则，对其中的重点考量因素予以提示，并提出一些实务建议，供大家参考。

一、

职务发明认定的难点

《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十二条对职务发明作出了规定，规定看似简单、清晰，但实务中如何认定职务发明，却并不简单，其中争议最大的是如何认定“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。本文主要聚焦于这一情形进行讨论。

二、

职务发明认定中的利益平衡

与原单位终止劳动、人事关系后作出的发明创造，是否属于职务发明，申请专利的权利是否属于原单位，关系到原单位、离职员工以及新单位之间的利益平衡。如果对职务发明的认定标准把握得过紧，该认定为职务发明的不予认定，则容易损害原单位的利益；相反，如果认定标准过于宽松，动辄认定为职务发明，则会损害离职员工及其新单位的利益。出于利益平衡，法律做了平衡，规定了两个要件：一为时间要素，即“1年内作出的发明创造”；二为“相关性”要素，即“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。只有同时符合这两个要件，才认定为职务发明。

司法实践中，如何认定“1年内作出的发明创造”“相关性”仍然存在争议，法院在个案中仍然要贯彻利益平衡的法理，作出具体认定。对此，最高人民法院明确指出，“在判断涉案发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。”①在另一个专利权权属纠纷案中，最高人民法院进一步指出：判断发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”，既要注意维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，也要注意避免将《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。②

三、

职务发明认定的具体规则

实践中，法院认定“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，主要涉及两个要素：一是“相关性”的认定；二是时间的认定，即“1年内作出的发明创造”的认定。下面，结合案例进行论述。

（一）“相关性”的认定

1.典型案例

本文选取最高人民法院以及高级人民法院的典型案例进行分析。

 案例1 ：（2019）最高法民申6342号民事裁定书③

该案中，最高人民法院认为：在判断涉案发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等……具体到本案中，将涉案专利与卫邦公司的473专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联。涉案专利与李XX在卫邦公司承担的本职工作或分配的任务密切相关。李XX作为涉案专利唯一的发明人，在离职卫邦公司后不到3个月即以个人名义单独申请涉案专利，且不能对技术研发过程或者技术来源做出合理说明，不符合常理……涉案专利属于职务发明创造。

 案例2 ：（2022）最高法知民终810号民事判决书

该案中，最高人民法院认为：发明创造的内容是否与发明人在原单位的工作任务有关，这里的“有关”是指发明人虽然已经与原单位不存在工作关系，但是只要证明发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关”……依据《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，只需要审查涉案发明创造与罗X在驰X公司工作任务是否有关即可，在判断是否有关的问题上，可以从离职员工在原单位的本职工作内容、涉案专利与原单位分配工作的关系、涉案专利的权利人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释等因素予以考虑。驰X公司的经营范围包括机械、自动化设备等研发工作，罗X先后担任过驰X公司的机械工程师和机械部经理，具备一定的研发能力且工作期间驰X公司也申请过多项专利……其工作内容涉及机械加工、研发等多个方面……在2018年12月离开驰X公司不久，即进入鼎凡公司工作并担任该公司的法定代表人及股东，鼎凡公司几乎在罗X入职的同一时期就以罗X为发明人申请了四项专利，后又陆续在同年的5月、8月申请了其余六项专利，所属技术领域均属于包装机及其相关技术领域，均与罗X在驰X公司的任职岗位工作任务具有内容上的延续性……属于职务发明创造，故专利权应属于驰X公司。

 案例3 ：（2020）最高法知民终1793号民事判决书

该案中，诉争专利的发明人记载为贾X锋、夏X，专利权转让后归属于莫X华控制的磨X公司，敦X公司以莫X华、磨X公司为被告，贾X锋、夏X为第三人提起专利权属纠纷之诉。最高人民法院认为：综合本案全部证据可以认定，（1）莫X华任职敦泰公司期间承担的本职工作包括负责研发触摸显示技术；（2）从技术领域、技术问题、技术手段等方面看，涉案专利技术与莫X华任职敦泰公司期间承担的本职工作具有较强的关联性；（3）贾X锋、夏X不是涉案专利的实际发明人，莫X华以其作为发明人提交多项专利申请是为了规避法律。因此，应认定涉案专利技术为莫X华在与敦泰公司劳动人事关系终止后1年内作出的与其任职敦泰公司期间本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造，相关权益应归属于敦泰公司。

 案例4 ：最高人民法院（2022）最高法知民终1229号民事判决书

该案中，最高人民法院认为：判断发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者被分配的任务是否“有关”，既要注意维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，也要注意避免将《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。判断诉争发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”，应综合考虑以下因素：一是诉争专利的具体情况，包括其技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的“实质性特点”等。二是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等，以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是分析诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中，或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路上是否体现出延续性和传承性。本案中，诉争专利要求保护的是“空气滤清器及具有其的全地形车”，陈忠良、隆永波在春风动力公司（注：原单位）承担的本职工作以及岗位职责均不涉及空气滤清器的具体研发，诉争专利发明创造相对于春风动力公司的技术方案在技术思路上并未体现出延续性和传承性。在案证据不足以认定诉争专利与陈忠良、隆永波在春风动力公司承担的本职工作或分配的任务“有关”……要进一步指出的是，汽车是由大量零配件组装形成的复杂工业产品，空气滤清器仅仅是组装汽车的众多零配件之一，且空气滤清器属于汽车工业领域较为常见的零配件。基于这些因素，在认定汽车中某一特定零配件的发明创造是否属于与离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务有关的职务发明创造，应适度把握“相关性”的认定尺度：除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件，或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系，且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性，否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作，就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定，势必相当于认为离职员工只要在离开原单位1年内作出的涉及任一汽车零配件的发明创造都应当然地认定为原单位的职务发明创造，由此获得的专利权都当然地归属原单位，这种思路无异于实质性剥夺了离职员工独立发挥职业技能进行技术创新的机会，不适当地限缩了员工基于个人职业规划重新作出择业选择的正常流动空间，进而导致在原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡，显然并不足取。

2. 分析和解读

上述四个案例都是最高人民法院近年来审理的涉及职务发明创造认定的案例。其中，第一个案例是该院民三庭作出的判决，后三个都是该院知识产权法庭作出的判决。

在案例1中，最高人民法院首次提出在认定发明创造与原单位的本职工作或者分配的工作任务是否有关时，应当结合四个方面的因素进行考察和认定，奠定了分析和判断“相关性”的基本分析框架。该案后来被最高人民法院确定为第158号指导案例。毫无疑问，后续的案件都应当遵循该案确定的基本分析框架。在具体分析时，最高人民法院将涉案专利“静脉用药自动配制设备和摆动型转盘式配药装置”与原单位卫邦公司的473专利“自动化配药系统的配药方法和自动化配药系统”进行了比对，并认定二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，技术方案高度关联，基于此认定涉案专利为职务发明创造，专利权属于原单位。

在案例2中，最高人民法院首先指出，只要发明创造的内容与其在原单位的工作任务具有内容上的延续性，也属于“有关的发明创造”；随后指出具体认定时应当考虑的因素，这点和案例1确定的分析框架基本相同；最后，基于罗X申请的专利所属技术领域均属于包装机及其相关技术领域，均与罗X在原任职单位驰X公司的任职岗位工作任务具有内容上的延续性，而认定涉案专利为职务发明创造。不过，该案判决书并没有对涉案发明与其原单位的工作任务如何具有“延续性”着墨过多。根据该案判决，我们还无法判断“延续性”的辐射范围有多大。这是否意味着离职员工在原单位研发的技术的基础上，作出的改进技术（改进技术当然具有延续性），都属于原单位的职务发明创造？

在案例3中，最高人民法院基本上也遵循上述案例1的分析框架，从莫X华在原单位的本职工作内容、涉案专利与莫X华在原单位的本职工作内容的关联性的方面进行分析，具体从莫X华在原单位从事的技术工作与涉案专利在技术领域、技术问题、技术效果等方面进行比较和分析，然后认定二者具有较强的关联性。

在案例4中，最高人民法院强调既要保护离职员工原单位的利益，又不得限制研发人员的正常流动及其在新单位合法参与或开展新的技术研发活动。在具体认定时，遵循案例1确定的分析框架，从涉案专利、离职员工在原单位的工作内容以及二者之间的关系等角度进行分析和认定。基于离职员工陈忠良、隆永波在原单位春风动力公司承担的本职工作以及岗位职责均不涉及涉案专利所属领域空气滤清器的具体研发，涉案发明创造与春风动力公司主张的技术方案在技术手段、技术效果、发明点等方面都存在明显差异，在技术思路上并未体现出延续性和传承性等原因，认定诉争专利与陈忠良、隆永波在春风动力公司承担的本职工作或分配的任务不相关，不属于职务发明。根据判决书最后的论述，在判断“相关性”时，要对诉争专利与离职员工在原单位涉及的具体技术（该案中指某个汽车零部件）做具体的分析，不能因为离职员工在原单位参与过汽车研发项目，而诉争专利也属于汽车领域，就认定诉争专利为职务发明，而是要具体地分析诉争专利与离职员工在原单位参与的技术是否都涉及同一具体的技术，是否高度关联，是否有延续、承继关系。但是，该案判决对何为“延续、承继关系”并未展开论述，可能具体案情不涉及这一块，没有必要展开论述。因此，“延续性”的辐射范围有多大，仍然有待观察。

根据上述4个案例，我们可以总结以下几点：

第一，案例1确定了认定诉争专利是否为职务发明的分析框架，即认定“相关性”时着重考察：（1）离职员工在原单位的工作职责、内容；（2）涉案专利与离职员工原单位分配工作的关系，原单位的工作职责、内容能否覆盖到涉案专利的内容；（3）涉案专利的申请人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释等因素予以考虑。该案被确定为指导案例后，后面的案例基本都遵循了案例1中的分析框架，这对于当事人和实务人员具有很大的指导意义，今后处理具体的案件应当尽可能遵循案例1中的分析框架，并提交相应的证据。

第二，案例2和案例4都提到只要诉争专利与离职员工在原单位的工作中涉及的技术具有“延续性”“承继关系”，就可以认定诉争专利为职务发明，但是“延续性”“承继关系”的辐射范围有多大，并不明确，需要最高人民法院在今后的案例中进一步阐述。

第三，案例4是2023年3月1日作出的判决，是最新案例，推定其代表了最高人民法院知识产权法庭的最新裁判意见。该案的裁判意旨强调应当在原单位与离职员工之间保持平衡，不得不合理地限制离职员工在新单位的研发活动，并特别强调在判断“相关性”时应当对诉争专利与离职员工在原单位参与的技术工作是否涉及同一具体的技术，是否高度关联，是否有延续、承继关系作出认定，而不能作过于宽泛的认定。因此，案例4比之前的案例对职务发明的认定似乎更加严格一些，更加偏向保护离职员工及其新单位的利益。这一司法动态值得关注。

（二）“1年内作出的发明创造”的认定

如何认定“1年内作出的发明创造”？这看似不是一个问题，但实践中争议也不小。有的认为应当以专利申请日为准进行判断，即专利申请日为离职后1年内的，为1年内作出的发明创造。例如，根据（2022）最高法知民终810号民事判决书中判决理由的论述——“涉案专利申请提出的时间在罗X与驰X公司劳动关系终止后1年内”，似可推断该案以专利申请日作为发明创造的完成时间。亦即，从劳动关系终止后的次日起算，到诉争专利申请日止，如果这期间未超过1年，即属于1年内作出的发明创造。

但是，也有观点认为应当以发明人的技术交底书的完成时间作为发明创造的完成时间，理由是发明人撰写完了技术交底书，表明发明创造已经完成。另有观点认为应当以专利申请书的初稿完成时间为准。

本文认为：第一，应当对“1年内作出的发明创造”作实质意义上的理解，不应机械地以专利申请日或技术交底书的完成日或专利申请书的初稿完成时间为准，而应当以发明创造的完成时间为准；第二，如无相反证据，推定专利申请日为发明创造的完成时间。

第一个问题，为什么要以发明创造的完成时间为准？

这是对“1年内作出的发明创造”进行文义解释的结果，“作出”就是完成。接下来的问题是如何确定发明创造的完成时间。

发明创造是指申请人请求保护的专利权利要求所体现的技术方案，申请人确定其请求保护的专利权利要求之时，即意味着发明创造已完成。因此，关键的问题是申请人何时确定了专利申请书中的专利权利要求。

如果在技术交底书的完成日，申请人请求保护的专利权利要求已经固定，之后没有实质性改变，则可以技术交底书的完成日作为发明创造的完成时间。但这可能并不符合实际情况，因为发明人提交技术交底书时，可能并没有撰写专利权利要求，即使撰写了专利权利要求，专利代理人员可能会反复确认并修改权利要求的内容，这种情况下，在技术交底书的完成日，专利权利要求并未固定，发明创造并未完成，所以不能以技术交底书的完成日作为发明创造的完成时间。

同理，专利申请书的初稿完成之后，权利要求也可能还会修改、变化，这种情况下也不能以专利申请书的初稿完成时间作为发明创造的完成时间。

第二个问题，为什么如无相反证据，就推定专利申请日为发明创造的实质完成时间？

这是提升司法效率的要求。证明发明创造的实质完成时间可能很麻烦，效率很低。以专利申请日作为判断的时间基准，简单易行，能大幅提升效率,因此推定专利申请日为发明创造的实质完成时间是合理的。当然，这个推定是可以用证据推翻的。

四、

对实务的建议

上文结合司法案例详细讨论了职务发明的认定规则，在此基础上，笔者对实务提出如下建议：

（一）对原单位的建议

首先，对于技术人员尤其是核心技术人员离职的，需要关注他们1年内的动向、申请专利以及新单位申请专利的情况。如果其1年内提出的专利申请与该离职员工在原单位的工作内容高度相关，而且这些专利非常重要，则要及时提起专利权属诉讼，请求法院确认这些专利属于自己。

其次，在专利权属纠纷中，应当遵循案例1确定的分析框架，并注意收集和提交相应的证据，包括但不限于以下证据：

1.离职员工在原单位承担的本职工作或分配的任务、曾经研发过的技术方面的证据，用于证明离职员工或其新单位申请的专利与该离职员工在原单位从事的工作内容高度相关。

2.公司生产经营范围、产品技术领域方面的证据，尤其是证明公司在离职员工离职之前开展了与离职员工或其新单位申请专利有关的技术研发活动方面的证据，用于证明离职员工或其新单位申请的专利与原单位研发的技术高度相关。

3.公司的专利、技术秘密等技术资料，以及离职员工或其新单位提出的专利申请说明书，用于证明离职员工或其新单位申请的专利与原单位研发的技术高度相关。

（二）对离职员工和新单位的建议

总体上来说，离职员工和新单位应当避免陷入职务发明权属纠纷，一旦陷入纠纷，不但申请的专利很可能保不住，还要付出很大的人力和财力来应对诉讼，非常麻烦。

首先，离职员工应当避免离职1年内申请与在原单位的工作性质、内容有关的专利。例如，在原单位是从事某个汽车零部件的技术研发工作的，到了新单位后1年内要避免申请与该汽车零部件相关的专利，除非技术发明点完全不同于原单位的技术。鉴于“有关的专利”的判断比较复杂，此项工作应当邀请专业律师审核、把关。

其次，新单位应当做好知识产权合规管理，与离职员工原单位做好技术切割，在离职员工与原单位终止劳动关系后1年内不申请由离职员工作为发明人的与其在原单位承担的工作性质、内容有关的专利。为避免引起纠纷，申请专利前应当邀请专业律师审核和把关。

注释：

① 参见最高人民法院（2019）最高法民申6342号案裁定书。

② 参见最高人民法院（2022）最高法知民终1229号民事判决书。

③ 该案被列为最高人民法院第158号指导案例，足见其权威性。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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