游戏软件名称与游戏元素名称的IP保护指南（二）

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作 者 | 孙 磊  北京市第一中级人民法院

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

（书接上文）

（二）商标

1、商标行政：

（2）一般注册的商品类别：

实践中，游戏公司在注册类别的选择上会呈现两个极端：一种是多类别注册，这种一般都是大游戏公司针对某款王牌游戏的策略，忽略每年的年费，这样注册好处和坏处都比较明显：好处是，因为拿的都是注册商标，所以日后在打商标侵权的维权活动或诉讼中，商品类别类似的证明问题基本不用操心，即便最后涉及到“跨类突破”的问题，也只是涉及到在大类别的群组之间跨，剩下的只要证明商标的近似即可。

不好的是：第一，鉴于目前国内抢注情况比较严重，所以“全类别注册”只是美好的愿望，国内大公司，多类别注册可能会实现（比如“梦幻西游”），而像暴雪这种“外来和尚”，准备国内注册时才发现王牌游戏“魔兽争霸”在诸多类别上已被注册。

第二，这点实际是接着第一点说的，在已经被他人抢注的前提下，如果还坚持全类别，除了冒着被敲竹杠的危险谈商标买卖，就是在异国开展历时几年的行政、司法维权，耗时耗力。

第三，掌握着大量的商标，就需要专人实时维护这些商标，除了在9类、28类、41类、42类上使用之外，还得在其他注册类别上有所使用、有所宣传，否则还得承担被提“撤三”的风险。

另外一种就是有针对性选择类别：游戏软件名称可以选择的常用类别基本和其他软件一样，包括针对单机游戏的9类、针对游戏机的28类、针对通讯、电视节目服务的38类、针对网络在线游戏的41类、针对软件服务的42类。

可以看出，在行政授权中，对于9类单机游戏、41类网络在线游戏的商品类别划分是非常明显的，但是在商标民事侵权诉讼中，9类和41类的泾渭则比较模糊。在广东法院审理的一起游戏商标侵权民事案件中，（见图1）虽然一二审法院都认定被诉游戏软件名称不构成商标侵权，但观点截然不同：一审认为单机游戏和在线游戏商品类别不同，但商标近似，二审法院则认为，商标不近似，但认为9类单机游戏和41类网络在线游戏构成类似商品服务，同时又认为单机游戏和网络游戏玩法有区别，消费者不会混淆误认。这属于剧情的反转再反转。当然，虽然有《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款的规定，但在民事侵权诉讼中，直接对行政授权的注册商标的商品、服务类别进行评价和突破，是否有所不妥，这具体在“商标民事部分”会有专门的论述。

出于避免侵犯他人美术作品复制权、信息网络传播权的嫌疑，对于以后文中涉案游戏的海报全部采用手绘方式展现，当然我的本意是“改编权”，但由于绘图技法有限，在刑法上属于“不能犯”，所以我觉得自己更多涉及的是“保护作品完整权”（嗯，此处是一个梗）。嗯，我理解大家看到图片时的不适感，隔着屏幕也可以感受到大家深深的恨意，但毕竟“滴滴打人”项目还没有落地。

（图1）

（3）注册未遂的常见情形

1）显示商品、服务内容，失去显著性

这点属于游戏软件名称的天然弱势，位列注册未遂情形的榜首毫无压力。涉及《商标法》第十一条第一款第(三)项。

第一期论述过，游戏软件名称一是由于游戏题材有限、二是为了让玩家方便记忆，所以名字一般都难以避免的直接反映游戏的内容。这种情况尤其在以小说、影视剧、漫画等IP改编的游戏软件中较为突出。在网易公司的“倩女幽魂ONLINE”案中，法院认为：“诉争商标为“倩女幽魂ONLINE及图”组合商标,其中的显著识别部分为中文汉字“倩女幽魂”,根据原被告双方提供的证据,“倩女幽魂”最初为电影、电视剧名称,后网易公司推出了名为“倩女幽魂”的系列网络游戏,并经长期宣传,使该系列游戏取得了一定的知名度。在此基础上,诉争商标使用在“在计算机网络上提供在线游戏”等服务上时,相关公众容易认为“倩女幽魂”为在线游戏或服务的名称或内容,而不是将其作为服务提供者加以识别……商标不具有显著性分为两种情形,一是商标标志本身不具有显著性,不论其用于何种商品或服务上,二是商标与指定使用的商品或服务的联系过于紧密,导致商标针对其指定的商品或服务而言,不具有显著性”。② 因此驳回了在41类上的注册申请。

在“MODERN WARFARE现代战争案”中，法院认为“本案申请商标由英文“MODERN WARFARE”组成，含义为“现代战争”，属于固有词汇。“MODERN WARFARE”是原告推出的一款游戏名称，其使用在“提供在线的计算机游戏及相关的技巧和战略、安排和组织计算机游戏竞赛”等服务项目上，易使相关公众作为游戏名称识别，而不会使消费者对应到某个服务者。”③，驳回了在41类上的注册申请。

所以，上述两个失败的案例告诉我们：第一，如果是由买IP改编的作品，尽量不要直接把IP的名字直接拿来注册在游戏上，这样极容易踩到第十一条第一款第(三)项的“ 雷区”。（当然，值得吐槽的是那些所谓的IP“改编权”对应的元素，本身构不构成作品尚存疑，所以这点参照娱乐节目模式《宝典》的买卖即可。这点在后面“游戏元素名称”部分会详细论述）。第二，如果是原创的，不管是英文名字还是中文名字，尽量起的有独创性一些，如果是英文，最好是臆造词汇；如果是汉语，不要使用那些“酷炫炸天”的常规词汇或词汇叠加。

举一个成功的栗子：在暴雪公司的“DIABLO（暗黑破坏神）”案中，正是由于暴雪公司申请的“DIABLO”系臆造词汇，通过使用证据，可以证明消费者已把DIABLO与暴雪公司形成了对应关系，这种对应关系是对应到商品服务的提供者上的，故法院认为“本案申请商标为“DIABLO”，指定使用在游戏机、娱乐游戏用玩具等商品上，能够使相关消费者将商品与原告公司相联系，从而起到区分商品产源的作用，因而具备商标所应具备的显著性”④，故而支持了在28类游戏机上的申请。

实际上，“Diablo”确实不是英文词汇，英文对应的只有“diablerie”（妖术）、“diabolatry”（魔鬼崇拜）等，但大概的意思都是魔鬼——话说，在美国旧金山有所社区大学叫“Diablo Valley College”，不知就读率高不高；兰博基尼也曾经出过“Diablo”系列的跑车，不过已经停产。其实“Diablo”词源来自西班牙词汇“魔鬼”。我要说的是，因为我们是汉语国家，所以在判断英文词汇时的标准，还是按照权威词典的常规解释，不会去像外语学术研究那样深挖词根、词源。这种尺度就是上文所说的“独创性”的大概程度。

另外，如果游戏软件是IP改编来的，那么通过足够的证据，也是有机会证明名称与商品、服务来源的对应性的，不过这种难度系数比较大，对于证据的要求也比较多。在“奥拉星”案中，原告广州百田信息科技有限公司就通过使用证据，证明游戏软件名称通过使用获得了显著性。⑤ 

 注  释：

②（2015）京知行初字第5404号判决书

③（2013）一中知行初字第1222号判决书

④（2010）一中知行初字第1141号判决书

⑤（2015）高行(知)终字第301号判决书

    奥拉星案，通过使用获得显著性，有独创性；