探讨 | 权利要求解释中主题名称的作用该怎么体现？

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作 者 | 马云鹏  北京知识产权法院研究室

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

《专利审查指南》在解析权利要求构造时指出主题名称应予以“考虑”，最高人民法院在“排水管道”案及《专利侵权司法解释（二）》中也认可了主题名称的限定作用，但在不同的发明中，主题名称是否均能够限定权利要求保护范围，以及如何理解其限定作用似乎仍然缺乏明确的规则，本文拟结合美国司法判例的经验，尝试在权利要求解释的语境下对主题名称的作用进行探索和分析。

一、权利要求的剖析

在专利法中，“这场游戏的名称叫做权利要求”。[1]作为界定专利权这一无形财产保护范围的重要手段，权利要求就像是发明人编纂的一组复杂而精妙的语言，向公众传达其排他性的权利。因此，正确理解这组语言的架构及每一部分作用至关重要。

（一）权利要求的构造

我国专利法将独立权利要求分为两部分，即前序部分和特征部分，前序部分中又包括主题名称和与最接近现有技术共有的必要技术特征，而特征部分则包含了与最接近现有技术区别的特征，两部分一并对专利权保护范围构成了限定。[2]美国专利法更进一步，将前序和特征之间的连接词独立出来作为一部分对待，权利要求（Claim）即包括前序（Preamble）、连接词（Transitional Phrase）和主体（Body）三部分。其中，前序部分是对发明创造客体的简明描述，连接词是影响权利要求范围的关键词或专门术语，主体部分包括发明创造的全部特征，并且应该具体记载各个特征之间的关系或者彼此间的互动。[3]

虽然构造和定义上略有不同，但从权利要求发挥作用的角度来看，无论是“两分法”还是“三分法”，其目的最终都是从整体上将技术方案清晰、充分的展示给本领域技术人员。美国法院认为，“权利要求解释必须从整体出发，在解释某个词语的含义时，法院需要从整体上审查专利文档，以明确发明人的真正意图。[4]我国则在专利法中明确了“独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案”。[5]这也意味着，权利要求中的每一部分原则上均应对确定专利权的保护范围有所贡献，各部分的有机结合共同划定了发明人权利的藩篱。

（二）主题名称解读的困境 

相对于技术特征解析已有较为成熟的规则，我们对前序部分中主题名称的研究还停留在较为浅显的阶段。最高人民法院在“排水管道”发明专利侵权案中首次回应了主题名称的作用，即“在确定权利要求的保护范围时，对权利要求中记载的主题名称应当予以考虑，而其实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。”[6] 这一结论亦被《专利侵权司法解释（二）》所认可，即“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。” [7]司法解释制定者指出，这是为了“增强专利权保护范围的确定性，为社会公众提供明确的法律预期，促使专利文件撰写水平的提高…充分体现对权利要求公示性的尊重。”[8]但是，司法解释只是明确了主题名称应予以考虑，但实践中如何判断仍然缺乏明确的规则，“排水管道”案中的结论能否推而广之？主题名称是否一定具有限定作用？其限定作用是否与技术特征相同？如何解释其限定作用？这些问题均有待进一步的探讨。

事实上，由于主题名称具有高度概括性和抽象性，其作用的解读一直都是理论界和实务界的难题。美国法院早在1918年的Schram案中就确立了主题名称限定作用的判断原则，即如果主题名称赋予了该权利要求“生命、含义以及活力（giving life, meaning and vitality）”，则应视为其具有限定作用，[9]但在司法实践中，上述原则经常以“结论性（conclusory）”的语言出现，而缺少具体的分析过程，巡回法院在后续判例中无奈的承认，“我们无法给出任何有关前序语言的判断方法，去鉴别其究竟仅仅是对发明功能用途的描述，还是具备了限定权利要求的作用，只能是通过从整体审查发明方案，在确定发明者真正意图的过程中来（进行判断）”。[10]

通过上述分析不难发现，在权利要求这一发明人精心编纂的无形财产藩篱中，每一部分都有存在的意义。在将复杂的技术方案转化为本领域技术人员能够明白的具体语言的过程中，前序部分中的主题名称也是不可或缺的一部分，把握其发挥的作用和与其他部分的配合关系，有助于我们准确理解整体的技术方案。

二、主题名称的作用 

既然是权利要求必要组成部分，自然有其不可替代的作用。笔者认为，可以从两个层次来理解主题名称的作用：第一层次是应程序、形式、规范等要求体现出的常规作用；第二层次才是以界定权利要求保护范围为目的，区别于技术特征、却又与之紧密相关的的限定作用。

（一）常规作用

《专利审查指南》在列出权利要求的类型时曾提及主题名称的作用，[11]有学者进一步指出，权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求保护的是产品还是方法，权利要求的类型是根据主题名称来确定，而不是根据权利要求中记载的技术特征的性质来确定。[12]美国专利法亦认为主题名称具有如下基本的“行政功能”，即“前序…通常将（发明）归于技术的某个一般类别或领域，专利商标局会依据此分类，将此专利分派至适当的审查群组中。”[13]

据此，即使主题名称中包含了描述用途、功能或效果的词汇，也可能仅具有所谓的“行政功能”而不会对权利范围产生影响。例如，“用于……的化合物X”，如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响，则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。[14]

美国更是将这种作用视为主题名称的“基本规则（general rule）”，即“（权利要求）的主体部分往往包含了发明所有的必备组分，前序部分中的语言往往是作为主体部分蕴意的提示和概括，对用途、目的或环境的描述本意上是不具有限定作用的。”[15]例如，发明人发明了一种可以实现特定功能的传动机构，主题名称为“一种用于汽车的改进型变速箱”。其发明点在于特征部分限定传动机构的内部结构和操作方式，并且，尽管发明者的意图在于应用于汽车，但发明内容并没有明确其仅限于汽车。如此一来，因为传动机构在汽车以外的器械上也很常见，如果将其僵硬的理解为技术方案仅能应用于汽车，那就违反专利政策的初衷了。因此，这里的主题名称仅仅是为了更全面的阐述发明保护的主旨，是本发明的提示性的建议用途，不应被理解为对权利要求产生了限定。[16]

因此，美国法院在Braren案中总结认为，“一项权利要求是大量具体（结构、设备）的概括和结合，为了在没有特别说明的前提下更好的展示发明者的创新观点，前序中需要设计一些词汇来帮助他说明该发明当时意欲投入的合适的用途，（这样的做法）并不意味着本发明只能（用于这样的用途）。” [17]

（二）限定作用

除了常规作用，当主题名称对权利要求所保护的客体产生实质性影响时，其对权利范围的限定作用就突显了出来，此时主题名称便具有了“生命、含义以及活力”。但是，在甄别主题名称具体如何发挥限定作用时，我们需要注意以下几方面的问题：

首先，是否具有限定作用不能一概而论。如前文所述，相当一部分主题名称仅具有专利审查分类上的意义，即便其包含了描述用途、功能等的词汇，也不意味着一定具有限定保护范围的作用。对此，《专利审查指南》从授权确权的角度指出，“对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。”[18] 也就是说，主题名称确实要考虑，但在对其进行解释时，不能直接套用技术特征的解释规则，而是要先判断其对保护客体是否有限定，对保护范围是否有影响。明确这一点有助于厘清我们之前关于主题名称是否具有限定作用的争论，也可以更好的理解《专利侵权司法解释（二）》第5条通过强化权利要求撰写标准，倒逼发明人更慎重的选择主题名称表述方式，提升撰写质量的立法本意。

第二，需区别于技术特征。即便具有了第二层次的限定作用，我们也不能将主题名称“混同”于一般的技术特征，而应基于其独立的法律地位来考察其发挥的作用。

一方面，结合上文对权利要求构造的分析，无论是中国的“两分法”还是美国的“三分法”，立法者既然将主题名称和技术特征置于不同的部分，一定赋予了其不同的概念，前者提纲挈领、统揽全局，后者审势精微、描述细节。另一方面，从相互关系来看，主题名称是权利要求的外表，技术方案是权利要求的内核，技术特征则是内核的具体构造。反过来看，三者亦具有渐进的关系，技术特征的有机结合构成技术方案，技术方案的本质概括构成主题名称。例如，如果将权利要求视为发明人编纂的一本故事书，则主题名称就是故事的名称，技术方案是故事的脉络，而技术特征则是故事的具体情节。也就是说，主题名称处于权利要求这座“金字塔”的顶端，把其“降格”为技术特征，是对专利法原理的“庸俗化”。

第三，需结合专利文档中的其他部分。包含了技术领域、背景技术、发明内容和实施例的说明书不仅使得权利要求中的技术方案得以具化，也辅助本领域技术人员更好的理解权利要求的范围边界。每一项权利所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超过说明书公开的范围。[19]因此，在面对高度“上位化”的主题名称时，可能需要阅读权利要求、说明书、审查档案等所有相关的专利文档，来辨别其是否具有以及如何发挥限定作用。

例如，在Corning案中，主题名称为“一种光纤材料制造的波导结构”，判断该主题名称是否具有限定作用的关键点在于，之前是否公开过类似的可以充当制造波导的光纤材料，本专利说明书给出了信息，“（本专利）由特殊的光纤材料制成，它传到的光线限于预设的类型，其内核的直径、内核的折射度、覆盖层的折射度等均需经过精密的计算”。据此，法院认为，“如果将其理解为所有的光纤材料都可以适用，则会违背发明人的本意。本发明中的波导结构必须严格按照说明书中提到的那种材料来制造，因此，我们认为该主题名称不仅揭示了发明人意图，也对权利要求产生了实质性的限定。” [20]

三、主题名称的解释 

既可能产生限定作用，又与技术特征相区别，如何解释主题名称就显得至关重要。我国司法实践尚缺乏对这一问题的详细规则，因此笔者借鉴美国的经验，尝试对主题名称的解释类型及规则作一梳理。根据联邦巡回上诉法院的判例和学者的总结，以是否需要与现有技术进行比对为关键词，具有限定作用的主题名称可分为“明显可见型（Definiteness-related）”和“现有技术区别型（Prior-art-distinguishing）”。[21]

（一）“明显可见型”

该类型主题名称为特征部分的技术方案提供了“定义级”的语句，对权利要求的完整性进行了补充，忽略其可能造成其法定应有之义的公开不充分。该类主题名称与特征部分的表述直接相关，无需与现有技术对比即可体现出其限定作用，故被称为“明显可见”。

例如，Bell案中的主题名称为“一种传输包含源代码和目标代码的信号包的方法”，权利要求为“所述信号包由源地址传送至目标地址，所述方法包含以下步骤：由源地址分配，所述广播树传送信号包，并在其中附着上所述广播树的指令信息。”法院在进行侵权判定时指出，“（该主题名称）意味着必须得是那些由源地址传送至目标地址信号包的方法才有可能侵权，其他传送信号包的方法不行。”[22]在Pitney案中，主题名称为“一种在感光器上由光点生成图像的方法”，权利要求为“将一组光束投至感光器上，每个光束产生一个光点，通过比例等各种因素来控制产生光点的尺寸，以决定所产生图像边缘的构成。”法院认为，只有结合前序中“生成图像”这一语句，才能理解权利要求中“光点”被限定为那些可以集结并生成图像的部分。[23]

联邦巡回上诉法院在2002年的Catalina案中总结道，“当前序是了解该权利要求主体的限制或用于所不可缺失时，…（或）提及的附加的结构或步骤，其重要性为说明书所强调时，即产生限制权利要求的作用。” [24]

我国“排水管道”案中的主题名称其实也属于该种类型。[25]本案中，独立权利要求1主题名称为 “一种钢带增强塑料复合排水管道”，独立权利要求2主题名称为“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”。一审法院认为主题名称不起限定作用，并据此认定被控侵权技术方案落入权利要求2的保护范围，二审法院则肯定了主题名称的限定作用，鉴于权利要求2主题名称中包含了权利要求1的全部技术特征，解读是不应忽略后者，故作出了不侵权的认定结论。也就是说，权利要求2主题名称中包含了技术方案不可缺少的元素，其限定作用是“明显可见”的。

不过，需要注意的是，二审法院认为主题名称属于解决技术问题的必要技术特征，无独有偶，在华为与中兴公司专利无效行政纠纷案中，法院亦采取了类似的表述，认为本专利的主题名称“一种动态地址分配中防止IP地址欺骗的方法”是一项技术特征。[26]结合前文的分析，主题名称与技术特征并非等同的关系，二者各有独立的存在价值和意义，故上述结论是否可以推广适用还值得商榷。

（二）“现有技术区别型”

在第二种类型中，权利要求对保护客体已经有了比较完整的描述，不需要依赖主题名称完成公开充分的法定要求，该类主题名称通过将发明与现有技术的区别，突显出其新颖性和创新性，从而达到其限定作用。由于与发明的可专利性直接关联，故相对于第一种类型更能体现出“生命、含义以及活力”的主题名称限定作用判定原则。

Schram案涉及的专利是“一组自动化装备，用于将无载体无间断流动的熔融物切割并分离为块状熔融物”，本专利意欲解决的技术问题是：用于盛放熔融玻璃水的模具在替换时，必须暂时中断熔融玻璃水的流动，替换过程中可能出现溢出。本专利提供了一种更经济和便利的设备，利用杯状的切割刀在瞬时形成切割，在替换模具时不会造成玻璃水的断流。无效申请人（同时也是本案的被控侵权人）提出了一种现有技术，名为“一种度量容器”，包含可移动的金属板，接有用于接收熔融玻璃水的度量容器，当玻璃水的流入量达到预设的度量值时，金属板滑出流动轨道中断熔融玻璃水，度量容器内的熔融玻璃水被倒入模具中。无效申请人认为，尽管会造成断流，但现有技术同样可以实现对流入模具的熔融玻璃水的定量控制，本发明相对于现有技术而言不具有创造性。[27]

法院在审查后则认为，现有技术并未实现本发明技术方案中“对不间断流动的玻璃水进行切割和暂时分离”的功能，因为主题名称中已载明的“无载体无间断流动”是“专利权人的实质贡献”，这一限定对本发明至关重要，已经具有了生命、活力和含义，据此，法院认定本发明的主题名称不仅仅是权利要求的附加因素，其与权利要求中限定、改进、扩张功能效果的因素均具有限定效果。[28]

在“浮动船”案中，[29]本申请权利要求1为“一种用于冷却烃流的浮动船”，对比文件1公开了一种“运载船”，根据本申请和对比文件1的记载，该浮动船是可动的，但只是在气田的生产寿命接近终结时或者根据经济、环境或政治情况的要求才会被迁移到新位置。而运载船是海船或载驳货船，通过拖船提供动力以在水上运输天然气。此外，本申请还包括用于卸载冷却的烃的组件，该组件的联接装置安装在位于运载船上的第二地点处。因此，本申请的“浮动船”与对比文件1公开的“运载船”在保护主题方面存在本质区别，对比文件1不能作为本申请最接近的现有技术。

主题名称篇幅很短，内容有限，导致我们在解释权利要求时往往忽略其作用，但作为前序的组成部分，其关乎对整体技术方案的理解和把握，是划定权利要求保护范围时必须考虑的因素。不过，主题名称是否具有限定作用以及如何发挥限定作用不能一概而论，在主题名称有了“生命、活力和含义”时，我们还需要以不同于技术特征的眼光去审视它，提炼出其为权利要求保护范围作出的独有贡献。

注  释：

[1] Giles S. Rich, Extent of Protection and Interpretation of Claim — American Perspective, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497,499（1990）

[2] 《专利法实施细则》第21条。

[3] Donald S. Chisum, Chisum on Patents, § 8.06[1][b].

[4] Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A, Inc., 868 F.2d 1251, 1257 (Fed. Cir. 1989)

[5] 《专利法实施细则》第20条。

[6] 最高人民法院（2013）民申字第790号民事裁定书。

[7] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第5条。

[8] 宋晓明、王闯、李剑，“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的理解与适用”，《人民司法》，2016年第10期。

[9] Schram Glass Mfg. Co. v. Homer Brooke Glass Co. 249 F. 228, 232-33 (7th Cir. 1918), cert. denied, 247 U.S. 520 (1918).

[10] Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A, Inc., 868 F.2d 1251, 1257 (Fed. Cir. 1989)

[11]《专利审查指南》第二部分第二章3.1.1。

[12] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月版，第364页。

[13] 郑胜利，刘江彬译：《美国专利法》，知识产权出版社，2011年1月版，第121页。

[14]《专利审查指南》第二部分第二章3.1.1。

[15] In re Rockwell, 150 F.2d 560, 562 (C.C.P.A. 1945).

[16] Li-Hua Weng, Preamble Interpretation: Clarifying the “Giving Life, Meaning And Vitality” Language, 11 B.U. J. Sci. & Tech. L. 77, 2005.

[17] Braren v. Horner, 47 F.2d 358, 363 (C.C.P.A. 1931)

[18] 《专利审查指南》第二部分第二章3.1.1。

[19] 《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1。

[20] Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A, Inc., 868 F.2d 1251, 1257 (Fed. Cir. 1989)

[21] Li-Hua Weng, Preamble Interpretation: Clarifying the “Giving Life, Meaning And Vitality” Language, 11 B.U. J. Sci. & Tech. L. 77, 2005.

[22] Bell Communications Research v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620 (Fed. Cir. 1995).

[23] Pitney Bowes, 182 F.3d 1298, 1302 (Fed. Cir. 1999)

[24] Catalina Marketing International, Inc. v. Cool-savings.com, Inc., 289 F.3d 801 （Fed. cir. 2002）

[25] 南京市中级人民法院2010宁知民初字第566号民事判决书；江苏省高级人民法院法院2012苏知民终字第0021号民事判决书。

[26] 北京知识产权法院2014京知行初字第68号民事判决书。

[27] Schram Glass Mfg. Co. v. Homer Brooke Glass Co. 249 F. 228, 232-33 (7th Cir. 1918), cert. denied, 247 U.S. 520 (1918).

[28] Id.

[29] 本案转来源于姜雪梅，“‘主题名称’不容小觑—由主题名称差异而导致无法进行特征结合而引发的思考”，2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集。