关于“小i机器人”专利无效确权案的三点思考

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作者 | 张艳 刘荷辉 IBM中国知识产权法律部

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

案由及专利本身情况

人机交互智能系统“小i机器人”是上海智臻网络科技有限公司（下称智臻公司）的专利技术，其对应于在2009年7月22日获得授权，发明名称为“一种聊天机器人系统”，专利号为200410053749.9的发明专利（下称该专利）。

2012年5月智臻公司发函至苹果电脑贸易（上海）有限公司（下称苹果公司），希望解决苹果公司的Siri语音系统可能侵犯该专利权的问题，未获回应。2012年6月智臻公司向上海市第一中级人民法院起诉苹果公司。苹果公司于2012年11月针对该专利向专利复审委员会提出专利无效申请。专利复审委员会于2013年9月作出维持该专利有效的第21370号无效宣告请求审查决定。苹果公司不服该决定，并于2013年12月向北京市第一中级人民法院（下称北京市一中院）提起行政诉讼。北京市一中院于2014年7月作出维持专利复审委员会第21370号无效宣告请求审查决定的一审判决。苹果公司当庭表示不服并上诉至北京市高级人民法院（下称北京市高院）。北京市高院于2015年4月21日以该专利不符合专利法第二十六条第三款、第四款以及专利法实施细则第二十条第一款等明显实质性缺陷、应当宣告无效为理由，撤销了北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第184号行政判决和国家知识产权局专利复审委员会作出的第21307号无效宣告请求审查决定，并要求专利复审委员会对该专利重新作出无效宣告请求审查决定。

仔细研究该专利，可以发现该专利本身存在很多瑕疵，使得专利权人在专利权行使和无效确权过程中都可能会遇到很多挑战。例如，该专利的独立权利要求1保护一种聊天机器人系统，该系统包括了“一个用户”“所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话”这样的技术特征。这个“用户”究竟是一个自然人，还是一个“用户端（客户端）”，无论从权利要求书来看，还是从说明书来看，都很难说是一目了然，清楚明确。

如果“用户”指的是一个自然人，那么将这样的特征写入权利要求并与聊天机器人并列作为权利要求1的特征，这显然不清楚。而如果“用户”指的是一种终端设备（比如个人电脑、手机等），这种包括用户（终端）、服务器涉及多个主体的权利要求，在行使专利权时，往往会造成麻烦，因为有时很难保证一个系统提供商又提供服务器又提供终端设备。专利权人当初完全可以仅仅基于服务器的角度或者仅仅基于终端设备的角度，来撰写独立权利要求1。

再例如，该专利的基本发明目的在于实现“拟人化”智能聊天，但专利权人在撰写权利要求1时，除了把人工智能服务器包括在内，还把实现其它辅助功能如“信息查询”“游戏服务”相应的“查询服务器”“游戏服务器”也记载在权利要求1中，而不是将其分别放到从属权利要求中请求保护，这同样会给后面的专利权行使和无效确权带来很多麻烦。比如在专利权行使时，只要系统提供方没有同时提供智能聊天服务器、信息查询服务器和游戏服务器这三种服务器，系统提供方提供的聊天机器人系统就没有落到权利要求1的保护范围之中。

另外，专利权人在撰写说明书时也存在诸多问题。例如，申请人在发明内容部分提及其发明目的时，将本发明所能实现的所有目的都放在一段中进行描述，使人很容易认为这些目标都是该专利或者其独立权利要求必须解决的问题。在说明书中对一些技术方案也语焉不详，比如在背景技术和发明内容中提出要提供游戏服务功能和私人助理，但是在说明书中谈到对应的实现方案，也只是一笔带过。

如何合适地解释权利要求？

在确定权利要求1所要解决的技术问题方面，北京市一中院以及北京市高院比较一致地认为，权利要求1所解决的技术问题（发明目的）就是申请人在说明书的发明内容部分描述的发明目的：“本发明的目的在于提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以“命令”机器人为用户查找信息、做游戏等”，而在解读发明目的时，又将“拟人化”与“做游戏”关联起来，从而认定权利要求1所解决的技术问题是要包括提供“拟人化”的游戏服务。虽然申请人没有采用“本发明的一个发明目的是……；本发明的另一个发明目的是……”这种将各个发明目的逐一区分的撰写方式（从而可以避免不必要的关于发明目的争议），但是从上面的原始表述来看，申请人明显采用了“可以……，更可以”这样的递进表达方式来区分基本发明目的和更进一步的发明目的，本领域的技术人员根据上述表述，完全明了最基本的发明目的是能够使 “用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话”，而“做游戏”是聊天机器人的附加特征，且不需要以“拟人化”为前提。

另外在该专利的审查过程中，审查员在第二次审查意见通知书中认定本申请（权利要求1）所要解决的技术问题在于“提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，并且可以“命令”机器人为用户查找信息”，即权利要求1所要解决的技术问题里面并不包括要提供一种全新的“拟人化”的“游戏功能”，申请人对审查员的认定并无异议。

无论是从授权的权利要求1、原始说明书以及整个审查历史文档来看，似乎都难以明确权利要求1所要解决的技术问题包括提供新的“拟人化”的“游戏功能”。但是，在解读授权的权利要求1时，北京市一中院认为“游戏功能是在拟人化对话的基础上的附加功能”，北京市高院则认为“实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式，并非拟人化的附加功能”，北京市一中院认为权利要求1记载的技术特征足够清楚、完整并能够实现（“拟人化”的）“游戏功能”，而北京市高院认为权利要求1记载的技术特征不够清楚、完整，无法实现（“拟人化”的）“游戏功能”，二者结论虽然截然相反，但都认为权利要求1要实现新的“拟人化”的“游戏功能”。

在判断权利要求1中的“根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器”是否导致保护范围不清楚的问题上，北京市一中院认为，虽然权利要求1未明确何种判断结果发送给游戏服务器，但是本领域的技术人员根据其普通技术知识能够清楚地知道在语言分析后将与游戏相关的内容发送给游戏服务器。对此，笔者理解为，权利要求1虽然没有明确记载，但是实际上它包含了要进行语言分析并将与游戏相关的用户语句发送给游戏服务器。

对同一问题，北京市高院则认为，区分结果中的自然语句或者格式化语句都无法发送到游戏服务器中，即权利要求1没有清楚限定将何种语句转发至游戏服务器。对此，笔者理解为，权利要求1应当清楚记载将何种用户语句转发至游戏服务器以实现（“拟人化”的）游戏服务功能。

其实，北京市一中院和北京市高院都下意识地为权利要求1增加了技术特征“将用户语句转发至游戏服务器”，以实现他们认为权利要求1需要实现的“拟人化”的游戏功能。权利要求1的技术特征“并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器”、“该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器”并没有必然包含“将用户语句转发至游戏服务器”的含义。即权利要求1并不提供一种接收用户语句输入的新的“拟人化”的“游戏功能”。由此可见，北京市一中院和北京市高院认为既然要实现 “拟人化”的“游戏功能”，就必须要有相关用户语句经过分析过滤后发送到游戏服务器，这样其实是重构了权利要求1。

也许有人会问，如果权利要求1不提供新的“拟人化”的“游戏功能”，那为何要在权利要求1中明确相应的服务器包括游戏服务器？按照专利法的申请原则，权利要求中请求保护什么、不保护什么是专利权人自己的自主权利，只要这种请求不违反相关法律规定即可。虽然专利权人因为能力、水平问题或者疏忽大意，写入了不必要的特征，但既不能因此而忽视这样的多余特征，也不能过度强调或过度解释这样的多余特征，以至于去重构权利要求1，如果因此将该专利无效，就值得商榷了。

可能又有人问，如果没有任何用户语句发送到游戏服务器，则如何实现游戏服务功能？事实上，正如前面所分析的，权利要求1所解决的技术问题并不包括提供新的“拟人化”的游戏服务，而对于信息技术领域的所属技术人员而言，在该专利的申请日前，在聊天机器人系统中连接实现一个现有的游戏服务器和提供现有技术意义上的游戏功能，并不需要任何创造性劳动，事实上，现有的游戏服务器接收用户的鼠标点击事件即可实现游戏服务功能，其并不必须从接收用户语言输入来实现游戏服务功能。

综上所述，权利要求1中的“游戏服务器”与其它各个部件的连接关系本身是清楚的，再结合说明书和审查历史来看，权利要求1中记载“游戏服务器”特征并不意味着其要提供一种新的“拟人化”的“游戏功能”。但法院认为既然记载了“游戏服务器”的特征，那么权利要求1当然要实现新的“拟人化”的“游戏服务”的功能，进而当然要清楚记载如何实现该新的“拟人化”的“游戏服务”的功能，却忽视了这已经重构了本专利的权利要求1，增加了权利要求1本身没有限定的内容，这可能值得商榷。

关于专利授权确权中“禁止反悔”原则的运用

在本案的审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中引用了对比文件1-JP特开2000-339314A，指出原始权利要求1与对比文件1的区别仅仅在于“游戏服务器”，而设置游戏服务器是本领域的惯用手段，从而否定了原始权利要求1的创造性。

在答复第一次审查意见通知书时，申请人认为，相对于对比文件1，权利要求1包括查询服务器和游戏服务器，并能够为用户提供各种丰富、及时、准确的信息与互动游戏，因此具备创造性。北京市高院据此得出结论：智臻公司认为，因为游戏服务器的存在使得权利要求1相对于对比文件1具有实质性特点，从而导致本专利具有创造性，国家知识产权局也是基于智臻公司的上述陈述才对本专利进行授权，因此如何实现游戏功能是实现本专利必不可少的技术特征，并进而对说明书如何实现（“拟人化”的）游戏功能的公开提出了更高的要求。

最高院在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号) 的第六条中明确了“禁止反悔”原则在审理专利侵权案件中的适用。虽然没有相关法律或者最高院的司法解释明确“禁止反悔”原则在无效确权过程中的适用，笔者也注意到最高院在中华人民共和国最高人民法院（2011）知行字第53号行政裁定书中指出“禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用”，但最高院也同时指出“禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的，其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件”。

在本案中，国家知识产权局并非是在申请人答复第一次审查意见通知书后就立即对本申请进行了授权。事实上，国家知识产权局的审查员还继续发送了第二、三次审查意见通知书，并提出实质性质疑。即使在答复第一次审查意见通知书的意见陈述中，虽然申请人指出了区别特征“游戏服务器”是“为用户提供游戏”，但申请人并没有认为“游戏服务器”是要提供一种新的“拟人化”的“游戏功能”。申请人还陈述了权利要求1相对于对比文件1具有“查询服务器”相关区别技术特征（审查员在第一次审查意见通知书中完全遗漏了该区别特征），并且申请人还进一步在权利要求1中增加了与“查询服务器”相关的技术特征。申请人在答复第三次审查意见通知书时，增加了与实现“拟人化”智能聊天相关的“过滤器”的大量技术特征，因此国家知识产权局的审查员实际上是基于申请人在答复第三次审查意见通知书时所提供的较大实质性修改的权利要求书进行授权的。

由于该专利的审查是一个持续了三次审查意见通知书的过程，并且每次审查意见通知书都提出了实质性质疑，理应将该审查过程作为一个整体来考量，审查员在第一次审查意见通知书中明确表示“游戏服务器”属于本领域惯用手段，该观点也符合信息技术领域所属技术人员的认知，因此可以看出，审查员之所以给该专利申请授权，根本原因在于权利要求1具有“查询服务器”以及“过滤器”相关技术特征，而并非仅仅由于申请人关于“游戏服务器”的相关陈述。在无效过程中，该专利并没有因为不具备创造性被无效，根本原因在于申请人在答复第三次审查意见通知书时补充的“过滤器”相关的技术特征，而且专利复审委员会已经认定，对比文件US2003/0182391A1中的工具箱128已经具有游戏服务器的功能，这进一步证明了上述论断。

综上所述，尽管将游戏服务器记载在权利要求1中是本专利的一个重大瑕疵，但既然专利权人已经将该特征包括在权利要求1中，则在确权和处理侵权纠纷时，既不能忽视该技术特征，但也不能过分强调该特征。申请人在整个审查过程中并没有反复强调“游戏服务器”这个特征的重要性，国家知识产权局也不是因为权利要求1具有“游戏服务器”这个特征而授予专利权，申请人在审查过程中的行为并没有到达“行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期”的程度。因此笔者认为，针对专利权人关于“游戏服务器”的陈述适用“禁止反悔”原则并进一步提出对说明书如何实现（“拟人化”的）游戏功能的公开提出更高要求，这可能值得商榷。

关于“本领域的技术人员”能力的理解

本案一个重要的争议点在于该专利说明书“关于如何实现游戏功能是否公开充分”。关于这个问题的判断主体，审查员、专利复审委员会、北京市一中院和北京市高院都认为是“本领域的技术人员”。但在如何理解和运用“本领域的技术人员”的能力这一点上，在不同情况下却是大相径庭。

在第一次审查意见通知书中，审查员认为“游戏服务器”的区别特征属于本领域的惯用手段，因此权利要求1相对于对比文件1不具有创造性，这个时候审查员理解的“本领域的技术人员”能力很强。专利复审委员会和北京市一中院则认为基于该专利说明书关于“游戏服务器”的内容，本领域的技术人员根据其普通技术知识能够实现游戏功能。但同样基于本领域的技术人员，北京市高院在评述游戏功能是否公开充分时则认为：由于实现游戏功能是本专利必不可少的技术特征，因此判断说明书关于实现游戏功能是否充分公开，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确指引，以促使本领域的技术人员据此获知相关现有技术来具体实现本专利的技术方案。即北京市高院认为本领域的技术人员可以实现该游戏功能并不足够，还需要相关内容已经在说明书中被教导、记载或指引，这时北京市高院理解的“本领域的技术人员”能力很弱，基本上就是说明书说了什么，他才能干什么。

审查指南第二部分第四章第2.4节指出“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”但在具体操作中，比如在评述新颖性或者创造性时，我们注意到审查员可能倾向于把本领域的技术人员想象成“无所不能”，在找不到具体的对比文件时，一些区别特征对其而言可能都是“公知常识”或者“惯用手段”（的直接置换）。而在遇到说明书可能存在不清楚或者认为有公开不充分的情况，这时本领域的技术人员的能力又变得非常的低，甚至远低于本领域的技术人员应有的能力。

事实上，当前信息技术领域很多发明有点类似于“乐高”玩具组合，可能每一个特征模块单独来看，都是本领域技术人员公知的，但其组合则是一个满足新颖性和创造性的发明。尽管每个特征模块及其组合都是实现发明的必要技术特征，但将公知的模块在说明书中施以更高的“充分公开”要求，笔者很难认同这是专利法第二十六条第三款的立法本意。

结语

以上， 笔者对“小i机器人”专利无效案中如何认定发明目的、如何适当地解释权利要求、“禁止反悔”原则在无效确权中的适用以及本领域的技术人员能力的理解运用等问题，作了一些分析，对法院的观点提出了一些个人意见，也陈述了笔者自己对本案的一些理解和观点。由于笔者水平有限，上述论述和观点难免有认识不足之处，但本文的根本目的在于希望能够参与业界对于本案以及其他相关无效确权案中的一些法律原则运用的讨论。笔者相信，“真理越辩越明”，法律越明确清楚，越有可预见性，就越有可能为我国目前“大众创业，万众创新”的创新浪潮创造更好的法律环境。