金诚同达 | 严打囤积商标？企业商标申请注册的合规审查与风险防范
关键词：严打态势 囤积商标 使用意图 商标申请和注册 合规风险
作者 | 张颖 北京金诚同达律师事务所
编辑 | 布鲁斯
笔者从事知识产权法律工作已多年，代表多家跨国公司、外国公司和国内企业处理过不少违反诚实信用原则的恶意注册、抢注商标的案件。可以说，抢注商标、恶意注册案件在过去二十多年屡见不鲜，是商标法几次修改的重点之一，但商标抢注和恶意注册屡禁不止，让企业和代理律师都苦不堪言，甚至愤怒。针对此类现象，笔者总会被问到是否可对抢注他人商标的行为提起民事诉讼、要求赔偿、是否可以将抢注个人或者抢注公司的实际控制人如法定代表人或股东列为共同被告承担责任。针对上面第一个问题，业内的普遍看法是针对商标抢注恶意注册的行为只能依据商标法的相关条款对商标提异议或者宣告无效，即如果抢注的商标没有实际使用，无法对抢注商标的行为本身单独提起侵权诉讼。对第二个问题，虽然恶意注册的公司的实际控制人是恶意注册、抢注行为的策划人，但受公司人格独立、公司财产独立等理论影响，实践中将法定代表人列为共同被告无明确法律依据，即使将法定代表人列为被告，通常不会被法院支持。例如在（2017）京0108民初30427号案中，法院认为被告二蒙某作为被告一公司法定代表人和控股股东，不论是其与被告一共同实施的行为，还是其个人在微信朋友圈的行为，都与被告二的经营活动相关，亦与蒙某作为被告二法定代表人的行为相符，如未能举证证明蒙某有独立于被告二的行为，对原告主张蒙某实施侵权行为并承担法律责任的主张不予支持。但近五到十年来，我们看到一些法院对重复侵权恶意明显的民事侵权行为，做出令关联企业的法定代表人承担法律责任的判决，比如江苏高院（2015）苏知民终字第00179号案，法院认为屠某某与余某某做为四家被告公司的董事长和负责人，在明知原告系列注册商标及商誉的情况下，通过控制四被告实施侵权行为，个人对全案侵权行为起了重要作用，故与四被告构成共同侵权，对四被告的损害结果承担连带责任。
通过以上判决可以看到，法院对打击恶意商标侵权的力度在增加，但仍然限制于商标侵权和反不正当竞争法具体条款的某项不正当竞争行为，而福建高院2021年9月作出的【2021闽民终1129号】判决上述两个问题做出令人鼓舞的答复。在该案中，两被告公司在2010-2019年期间多次持续申请注册与原告具有一定影响的系列商标相同或近似的诸多商标，且未对注册意图以及商标设计创作来源作出合理解释，商标申请注册行为明显超出正常生产经营需要，导致原告通过商标异议、无效、行政诉讼及民事诉讼的方式维护权益，干扰了原告的正常生产经营。法院认为，两被告公司的商标抢注行为难以被认定善意且是正常经营活动或维护自身知识产权需要，属于明显的商标囤积牟利行为，违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序，破坏公平竞争的市场秩序，损害原告的合法权益，构成不正当竞争行为。此外，被告王某某做为两被告公司的法定代表人、执行董事和控股股东构成共同侵权并承担连带责任；不仅如此，为上述公司申请商标的代理机构也因为代理了两家公司申请的【48】件商标中的【47】件，被法院认定构成帮助侵权，与被告公司共同承担法律责任。
福建高院的这份判决再次体现2019年以来我国整治恶意注册、抢注商标，特别是不以使用为目的的恶意商标申请行为的态度和价值导向。笔者通过梳理2019年4月修改的商标法和随后颁布的各项全国性和地方性规范、通知和规定，感受到此次我国对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的整治力度堪称史上最严；我国对商标申请制度的方向性调整将会影响与品牌保护有关的申请人、受让人、代理人等群体，并再次提示企业知识产权合规和风险防范的重要性。简单说，如果说2019年之前企业做为商标申请注册人，主要的风险存在于商标使用不当被判侵权和赔偿，现在还增加了因为商标申请和应对策略不正确不及时而面临被认定违反诚实信用原则、被认定侵权、被赔偿和罚款、以致被列入企业失信名单的风险。本文将通过总结2019年以来国家颁布关于【不以使用为目的的恶意申请商标注册】的法律和各项规定、认定“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的案例来分析企业在商标申请方面的合规重要性和风险。
一、有关“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的法律、规定、指南和标准
“不以使用为目的的恶意商标注册申请”进入法律出现在2019年4月23日第四次修改的商标法第四条第一款。在此之前，法律法规一般均以不当注册、恶意注册、抢注商标对违反诚实信用原则的商标申请注册行为予以规制。2019年修改的商标法涉及六条规定，其中五条都与“不以使用为目的的恶意商标注册申请”有关，包括此类申请商标局直接驳回、商标代理机构在知道或应知委托人提交的是此类申请的情况下继续接受委托；任何主体对此类申请可提异议或请求宣告无效；以及对实施此类申请的申请人和其代理机构进行处罚。自此国家拉开对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”打击的序幕，接下来是国家知识产权局、国家市场监督管理局的一系列配合实施动作。
1. 国家知识产权局和市场监督管理局的措施
首先重磅出场的是2019年12月1日国家市场监督管理总局颁布并于同日施行的《规范商标申请注册行为若干规定》（以下简称“20191201规定”），该《规定》进一步明确“申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有属于商标法第四条（不以使用为目的的恶意商标注册申请）、第十五、第三十二条等其他违反诚信原则的行为。20191201规定还明确商标代理机构应当遵循诚实信用原则，知道或应当知道委托申请商标注册属于第四条、第十五或第三十二条，不得接受委托。之所以称20191201规定为重磅级别的规定，是因为该规定开启了行政执法机关打击恶意注册的序幕，并在之后颁布的规定和商标审查审理指南中均被提及。
2021年3月15日，国家知识产权局（以下简称“国知局”）制定并颁布了《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》，开始集中开展严厉打击严重违反诚实信用原则、违背公序良俗、扰乱商标注册管理秩序以及易造成严重不良社会影响的典型商标恶意抢注行为，时间从2021年3月至12月。
2021年10月29日，国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（以下简称《规划》），对未来五年知识产权工作进行全面部署。《规划》明确到2025年建设知识产权强国的阶段性目标任务、明确强化知识产权申请注册质量监管、明确严厉打击不以保护创新为目的的非正常专利申请和代理行为，以及不以使用为目的的恶意商标注册申请和代理行为，依法依规对相关行为进行处置。
2021年11月16日，国知局公布了新的《商标审查审理指南》，该指南于2022年1月1日起施行，分为上下篇，共四十四章374页（《专利审查指南》344页）。2021年12月2日，国知局颁布了对《商标审查审理指南》解读，解读明确坚决打击商标恶意抢注、囤积注册等违法行为；引导申请人恪守诚实信用原则，合理提交商标注册申请，保护商标资源，捍卫商标体系有效良性运转，促进商标知识产权的高质量创造。
2022年1月1日《商标审查审理指南》生效。《商标审查审理指南》新增“不以使用为目的的恶意商标注册申请的审查审理”单独一章，并明确“不以使用为目的的恶意商标注册申请”指“并非基于生产经营活动的需要”“提交大量商标注册申请”“缺乏真实使用意图”“不正当占用商标资源”“扰乱商标注册秩序的行为”。
此外，2022年1月1日国知局制定的《商标一般违法判断标准》也开始施行（以下简称“判决标准”）。该判断标准统一了违反商标管理秩序行为的判断标准；根据该判断标准，违反《20191201若干规定》的恶意商标注册申请行为属于违反商标管理秩序的一般违法行为（第三条第二款（九）），执法部门可以参照国知局做出的认定商标申请或者注册违反《商标法》第四条情形的生效决定或者裁定查处恶意商标注册申请行为，并结合具体案情作出处理。此外，商标申请注册一旦被认定属于恶意，商标申请人还将可能面临进一步的行政处罚（第三十三条）。
紧接着，2022年1月24日国知局又公布并施行了《知识产权信用管理规定》（以下简称“20220124信用规定”），20220124信用规定明确国知局将“恶意商标注册申请行为”列为失信行为（第六条（二）），并规定相关行政部门可“依据恶意商标申请的审查审理决定认定从事恶意商标注册申请失信行为”、“依据行政处罚决定认定从事违法专利、商标代理失信行为”。而企业或代理机构如果被认定从事失信行为，失信信息将在国知局政府网站同步公示，各部门和单位对失信主体实施为期一年的管理措施，期满解除相应管理措施并停止公示。如实施管理措施未满一年该失信主体再次被认定存在失信行为的，该失信主体的管理和公示期顺延，最长不超过三年。
2022年3月29日，国知局又发出《关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知》，相对2021年3月15日的《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》内容更严厉、态度更坚决。根据该通知，为了认真贯彻习近平总书记关于知识产权工作的重要指示，全国知识产权系统要始终保持严厉打击商标恶意注册的高压态势，常态化打击商标恶意囤积行为。以“零容忍”的态度持续严厉打击商标恶意注册行为”，“加速推进我国由知识产权大国向知识产权强国转变”。《通知》共分为八部分，体现出国家从行政授权、行政执法、企业信用管理、加强对代理机构监管、各部门协同、地方知识产权管理部门和窗口单位的宣传引导、制度保障和政策供给、社会个人主动提无效和撤销、“公益撤销”等各个方面对商标恶意注册行为的全方面打击力度。其中，“公益撤销”具体指哪种撤销目前还没有看到，但笔者猜测有可能是国知局发动对满足法律规定期限仍没有实际使用的商标的撤销、撤销不收官费等。
2. 地方监管部门治理“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的依据
已经生效的《上海市知识产权保护条例》规定知识产权、市场监管等部门应当积极引导申请人、代理机构依法进行商标注册申请、专利申请，依法查处不以使用为目的的恶意申请商标注册和非正常专利申请行为。
《海南自由贸易港知识产权保护条例》不仅规定知识产权主管部门应当依法查处不以使用为目的的恶意申请商标注册和不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，还规定知识产权代理机构知道或者应当知道委托人存在前款规定行为的不得接受其委托。此外，自然人、法人和非法人组织有恶意商标注册申请损害公共利益，性质恶劣情节严重、社会危害较大，受到主管部门较重行政处罚的，应当列入严重失信主体名单。对于申请人恶意申请商标注册的，知识产权具体管理部门可以处三万元以下五万以下的罚款。
《辽宁省知识产权保护条例》也规定，有处罚权的知识产权主管部门和管理部门依法查处不以使用为目的的恶意商标注册申请和非正常专利申请行为。
除上述已经生效的地方知识产权保护条例外，即将于2022年4月26日生效的《江苏省知识产权促进和保护条例》明确禁止“不以使用为目的的恶意商标注册”，并规定知识产权代理机构知道或者应当知道委托人存在前款规定情形的，不得接受委托。将于2022年5月1日生效的《广东省知识产权保护条例》规定，负责知识产权保护的主管部门应当依法查处非正常专利申请、商标恶意注册、作品著作权重复登记和恶意登记等行为。
最后，2022年7月1日起生效的《北京市知识产权保护条例》规定知识产权部门、市场监督管理部门应当加强商标管理，规范注册商标使用行为，对侵犯注册商标专用权、恶意申请商标注册、违法从事商标代理业务等行为依法予以查处。
上述国家知识产权局和市场监督管理局及地方行政机关的一系列措施清晰地展现出国家对“恶意注册行为”的痛恨和打击力度，但细心的读者和专业人士可能发现，2019年商标法修改第4条增加的是“不以使用为目的”“恶意申请商标注册的”行为，既“不以使用为目的”+“恶意”的“恶意囤积商标”是打击的重中之重。因“囤积”本身就有通过大量储备物资获利的意思，非中立词，笔者认为“囤积商标”已经可以反映这一行为已带有一定程度的“恶意”。
二、“囤积商标”行为在实践中的认定
2019年修改的商标法于2019年11月1日生效，这意味着对于2019年11月1日前申请的属于“不以使用为目的的恶意”商标申请或注册，应根据彼时申请时或核准注册时实施的商标法而不是2019年商标法审理。如笔者在本文开头所说，抢注商标、恶意注册一直以来屡见不鲜，实践中，在2019年商标法生效前，国知局和法院对于此类商标申请注册，如不能适用商标法保护在先权利的相对理由条款和商标禁用的绝对理由条款，一般会适用“其他不正当注册获得注册”[1]（现行商标法第四十四条第一款）这一条款对抢注商标、恶意注册商标予以宣告无效。尽管司法解释一直强调“其他不正当手段获得注册”条款不应做为无效注册商标的“兜底条款”，但实践中做为兜底条款和保护私权益使用一直没有停止。因“其他不正当手段获得注册”不是本文探讨的重点问题，这里不做探讨；对“其他不正当手段获得注册”有兴趣的读者可查看作者此前在知产力发布的文章【第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析（一）、（二）、（三）（?点击前往）[2]】。
现实中，有不少企业将自己已经注册和使用有一定知名度或商业价值的品牌申请注册在目前暂时不使用的类别上，或者将与品牌近似的标识进行商标申请，即“防御注册”，而此类行为一直以来不被认为是囤积商标，甚至被做为知名企业品牌保护的“商标护城河”策略被推广宣传。到底什么样的商标注册申请行为属于“囤积商标”呢？笔者试图通过2019年商标法实施后北京市高级人民法院（以下简称“法院”）适用商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”条款驳回的案例了解实践中国知局和法院认定“囤积商标”的考量因素。
案例一：【（2021）京行终7330号】案中，合肥市蜀山区大香蕉网络应用工作室申请纯文字商标“快帆回国”。法院查明该申请人在多个商品或服务类别上申请注册了包括“马蜂窝解锁”“途牛解锁”“去哪儿解锁”等在内的多件商标，已超出其正常合理的使用范围，且上述商标具有抄袭、摹仿他人知名商标、企业名称的意图，故其行为难谓正当。此外，大香蕉工作室提交的证据不足以证明诉争商标具有真实使用意图。因此，诉争商标的注册已构成2019年商标法第四条第一款所指的情形。这个案例中，申请人不仅申请多件商标（700余件）超出正常合理的使用范围，并且有摹仿他人知名商标、企业名称的意图，主观恶意比较明显，加上该申请人提交的证据不足以证明申请注册的商标具有真实使用意图，所以认定“囤积商标”算是顺理成章。其实此类行为在2019商标法实施前一般也会被认定属于《商标法》第44.1的“其他不正当手段”，在商标被核准注册后由相关在先权利人通过无效程序宣告无效。
案例二：在【(2021)京行终2143号】案中，申请人是一家商行，申请注册了42件商标，其中仅在一个类别就申请注册了37件商标，其中多件商标与他人在先使用的知名商标相同或相近，申请人并未就其大量申请注册商标的行为提供有说服力的合理解释，提交的证据亦不足以证明其对申请注册的相关商标都有真实使用意图。法院认为，申请人申请注册包含申请商标在内的商标已明显超出正常的生产经营需求，具有借助他人在先商标知名度谋取不正当利益的意图，扰乱正常的商标注册管理秩序，构成2019年商标法第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。该案件中，申请人在一个类别申请多件商标（37件），且与他人享有在先权利的商标相同或近似，主观恶意较容易判断；加之申请人提交的证据不足以证明申请人对其申请的商标有真实使用意图，所以认定“囤积商标”也合理。同上述案例一一样，案例二中的商标申请在2019年商标法之前也很有可能在核准注册后被认定是“其他不正当手段取得注册”而被宣告无效。
案例三：在【(2021)京73行初5676号】案中，申请者是一自然人，申请了英文字母商标，在引证商标已经被无效即已经克服在先权利障碍的情况下，仍被法院认为是“囤积商标”。法院的理由是：该申请人在较短时间内先后在多个类别申请注册数百枚商标（530余件），且不能解释申请注册大量商标具有合理性。此外，申请人提交的证据也不足以证明申请人在第3类在先注册的英文商标已经使用并具有一定知名度，无法证明申请商标是对在先注册商标的防御性注册。法院认为，个人大量申请注册商标的行为（530余件）超出了其正常经营活动需要，扰乱了正常的商标注册秩序。因此，诉争商标的申请注册已构成商标法第四条第一款所指的情形。
案例三的商标申请行为在2019年商标法之前不会被商标局主动驳回，如果申请注册的商标没有明显违反侵犯他人在先权利的条款，除非因为没有实际使用被撤销，通常会一直维持注册有效。
案例四：在【(2020)京73行初10698号】案中，申请人是一家公司，申请了文字商标“天坛”，法院认为：该申请人在不同商品类别上申请注册了大量商标，且多件商标为具有一定知名度的山川名称。商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提，原告虽然主张其申请注册诉争商标具有真实使用意图，但其提交的证据并不足以证明其真实使用目的，故认定原告申请注册诉争商标不具有真实使用意图，并进而认为原告大量申请注册商标且缺乏正当理由，该商标注册行为明显超出了实际使用的需求，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。故诉争商标的申请注册违反了《商标法》第四条之规定。
同案例一和二，此类行为在2019年商标法之前也很有可能被认定是“其他不正当手段取得注册”而被无效。
案例五：在尚未公开案号的北京知识产权法院于2021年12月作出的一份判决中，涉案申请人是一家公司，申请了文字商标“京惠保”，法院认为：商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提,原告虽主张其申请注册诉争商标具有真实使用意图,但在案不足以证明其为“京惠保”的唯一权利人，亦不足以证明诉争商标由申请人作为使用人进行宣传和使用。考虑到原告还申请注册了多个“行政区划简称+惠保”形式的商标，该行为明显的超出了实际使用的需求,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。故认定诉争商标的申请注册违反了商标法第四条。通过笔者查询，在本案另案系列案件中，法院查明原告提交的诉争商标的使用是多主体共同使用的行为，并不能唯一指向原告自身。同时原告名下已经注册了四百余枚商标，不符合正常的商业习惯。
通过以上案例以及本文开头提到的【2021闽民终1129号】案，我们可以看到行政和司法机关在判断商标申请注册行为是否属于“囤积商标”行为时主要考虑以下因素：
（一） 申请注册的商标与他人有一定知名度的商标、字号、企业名称简称、知名人物名称、产品或服务名称等标识相同或者近似的，或与著作权等其他在先权利冲突。这种情况很容易就判断出申请人在商标申请过程中具有恶意。
（二） 申请人在他案中被认定商标申请行为违反诚实信用原则（比如“以不正当手段取得注册”、反法第二条）、商标使用行为构成侵权或不正当竞争、专利侵权等。这种情况可以判断出申请人有不诚信的历史行为，行政机关可能倾向于认定商标申请行为有恶意。
（三） 申请人申请商标有通过转让或其他行为兜售或拍卖商标、商标注册后对他人投诉或提起诉讼阻止他人使用的行为，目的是牟取或获得不正当利益的。这种情况下可以判断出申请人申请商标不是为了自己使用，而是为了通过阻止他人对商标的使用或者销售带商标的产品的行为来获得利益，包括高额转让费、许可费、损害赔偿金或和解费等。
（四） 其他不属于“防御商标”的行为。比如申请主体是个人还是企业、实际经营规模、企业的经营范围、所属行业与申请商标的类别的关联程度、商标申请的数量、是否在多个类别申请注册多件不同的商标、是否有申请大量外文名称、是否有申请注册公共领域内名称或近似名称等。此类情况用于判断申请人申请商标是否出于实际经营需要、商标注册后是否有实际使用的能力（可以随时开始使用）、是否有实际使用或使用的意图等。
笔者认为，以上要素中前三类比较容易判断出商标申请是否属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”中的“恶意”，在具有恶意的前提下，即使无法适用第四条第一款的规定，也可以尝试通过适用商标法其他条款特别是“其他不正当手段获得注册”阻止恶意注册、抢注商标的行为；但如果商标申请行为没有前三类要素，要依据第四类要素、申请人、申请商标的具体事实判断申请注册商标是否属于主观恶意、是否是“不以使用为目的”就要依赖审查人员对法律和适用标准的理解、审查审判水平、社会经验、个人道德认知等方面的综合因素，会出现审查审理标准不一致的情况，也是实践中企业和商标代理人特别需要规避风险的地方。
三、合规时代商标申请和注册应注意规避的风险
1. 商标申请和注册也有合规风险？
企业的商标申请一旦被认为是违反诚实信用原则的囤积商标或其他恶意商标申请行为，将有可能导致企业被列为失信名单、社会公众对企业的评价降低；还会影响企业正常的企业运营、竞争对手批评指责甚至攻击。虽然目前还没有看到有哪家企业的知识产权失信行为的公示，但在当今社会企业商业声誉变得日趋重要和国家严厉打击“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为的高压态势下，商标申请不当很有可能导致企业的合规风险，商标申请前的规划变得日益重要。
笔者以“囤积”为关键词在知产宝平台对法院判决“本院认为”部分进行检索，可以看到2019年之后与“囤积商标”有关的案件从2015-2017年的每年几件到2019年之后的每年二三百件，也表明近几年因为申请的商标被认定或者主张属于“囤积商标”的企业在迅速增长。
截图自知产宝
2. 商标申请也不可因噎废食
《商标审查审理指南》在“不以使用为目的的恶意商标注册申请”这一章也允许申请人基于防御目的申请与自己的注册商标标识相同或者近似的商标、以及为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标。商标申请永远都需要，为什么？
截至2022年4月，我国已申请商标数量超过六千四百万件，新中国成立后商标申请制度实施已经有四十年的时间，这四十年间可以做为商标使用并且没有在先申请注册的要素越来越少。从商标显著性看，臆造性和任意性的商标少之又少，需要申请人前期进行巨大投入；暗示性商标虽然显著性稍弱但因为组成要素多是被人熟悉的文字图形等构成要素，很容易让公众将商标与商标使用的商品服务关联起来，也很容易被记住，所以暗示性商标是现实中最常见并且容易传播的商标。但是，法律不允许申请相同商标也不允许申请近似商标，这意味着因为在先商标的数量越来越多，商标申请提交后就能获得注册的可能性越来越低，商标成为日渐有限和宝贵的资源。企业如果不尽早提交申请很有可能在需要使用时不能确定使用的商标是否会授权、是否会侵犯他人在先权利、是否需要换标等困境。这种情况下，企业希望尽量多申请商标是正常和合理的商业行为。
3. 合规治理下，商标申请和注册应如何规避风险？
虽然商标申请是不可避免的企业行为，但也不应该无规划的任意提交，更不是申请得越多越好。特别是当前商标审查审理机关高度关注商标申请人对涉案商标的实际使用能力和意图，并通过使用判断商标申请是否属于囤积商标。在这样严峻的形势下，申请人在商标规划和布局时应注意以下风险并及时采取措施避险。
首先，商标申请要提前布局。商标从申请到获得注册的过程少则七八个月长则一两年甚至四五年，而商标申请要配合和满足申请人实际使用的商业规划，提交申请前应规划并制定出申请计划、实施时间表、出现阻碍时的应对方案等。
第二，不要进行全类申请，申请应优先考虑有实际使用或使用计划、与业务有关的、可能成为新领域新赛道的类别。全类申请是伪命题，占领所有类别的每小类既不现实也没有必要。商标申请越多，意味着遇到在先商标的几率和被驳回的几率越高；申请如被驳回要进行后续的程序，时间或者费用都可能是成本和拖累。即使通过审查也有被其他具有实际使用需求的第三方提异议、无效或撤销的可能性，增加应诉成本。
第三，有行业准入或资质要求的类别应谨慎申请，比如金融保险行业，否则也有可能被认定是没有实际使用意图或不正当占用商标资源。
第四，申请的商标应避开公有领域内的标识，比如地名、通用名称、更要避免完整包含在先商标的商标，否则会被认为是占用公共资源或者申请与他人商标近似的标识，而被认为故意。
第五，申请被驳回后不要轻易放弃。商标申请提交后被驳回将成为常态，具体商标申请如被驳回应分析驳回理由并对能否通过后续程序通过审查获得注册进行调研。如有希望，应尽量通过后续程序获得商标申请的审查通过。商标申请被驳回就重新申请商标只会让自己名下的无效商标申请越来越多，并具有被认定是“囤积商标”的风险。实践中，行政机关在判断商标申请件数量时，通常只看件数而不看有效还是无效。多件商标申请的情况下再反复提交新申请，很快会让商标申请件数短时间内迅速增长，被认为是囤积商标。
第六，商标申请不应投机，应根据申请人所处行业和国家政策制定商标申请策略。商标申请件数对于审查审理机关和法院判断是否是基于生产经营活动需要的申请，是变量，即差不多的件数对于某些企业就是正常申请对于另外的企业就可能是超出生产经营活动的申请。比如，互联网企业跨界经营，申请几百件商标是互联网公司常态（截至2022年4月，不包括已转让至他人的商标，腾讯科技(深圳)有限公司申请注册约40950枚商标、阿里巴巴集团控股有限公司申请注册约22748枚商标）；对品牌依赖度高的企业同时拥有很多品牌，申请上百件商标是企业经营和品牌管理需要。这类申请人在合理范围内的商标申请和注册不会被认为是“并非基于生产经营活动的需要”的申请。但如果是传统行业，或者申请人申请时生产规模暂时不大，申请几十件商标都有可能被认定是“非生产经营活动需要”；所以小规模企业尽量不要超过能力范围短时间内申请大批商标，否则会被认为是商标即使核准也没有实际使用能力，属于明显超出正当经营需要和实际经营能力。
第七，商标申请过程中遇到同行业特别是竞争对手的商标，应全面分析和预估下一步程序的胜率、时间点、胜诉或败诉对关联案件和商业的影响。笔者处理过竞争对手之间的商标纠纷和商标申请注册行为因不适用商标法其他条款被认定为违反诚实信用原则的“以不正当手段获得注册”的系列案件，给企业造成相当大的压力，十分被动。这种情况应提前预防并避免。
第八，申请人如被认定为违反诚实信用原则的“囤积商标”或恶意注册，除影响企业的商业信誉外，还有可能导致企业被列为失信。因此，商标申请过程和核准注册后应定时对申请商标的进展进行稽查，如发现具体案件有可能被认定有恶或属于“囤积商标”，应考虑是否主动将商标撤回，避免被认定违反诚实信用原则的后果。商标核准注册后应再次定期对注册商标是否有实际使用进行审查；尽量确保对同一注册商标在各类别有实际使用或至少在关键类别的实际使用，并保存好实际使用证据。如有他人提起撤销，应调查他人提撤销的目的和提交使用证据有无被他人利用或其他风险，确定无风险后应积极提供使用证据。如被他人申请宣告无效，应再次评估被认定是“囤积商标”或“恶意注册”的可能性；如确有风险，应考虑是否申请注销。
最后，笔者建议每一位申请人在聘请代理人进行商标申请或其他案件时，应对代理人的建议进行评估，基于自己的判断申请商标。在与代理机构的合同中也可约定如果基于代理机构的建议提交的申请被认定构成违反诚实信用原则，可以向代理机构追偿。笔者在公开渠道检索到有公司申请几百件商标，超过一半的商标已被无效，而在被无效的商标中有90%是由一家公司代理的。笔者也遇到过客户的商标被一家公司有规划地抢注近百件，但该商标申请并没有代理机构。同样，商标代理如被认定协助申请人进行“不以使用为目的的恶意商标注册申请”同样会受到处罚，商标代理在接受委托时也应该充分评估接受委托的案件是否会被认定是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，如有风险可考虑拒绝代理。
总之，在当前国家对“不以使用为目的的恶意商标注册申请”特别是囤积商标持续严厉打击的政策导向和各项治理规定的大环境下，如何规避商标申请中的合规风险是应该引起商标申请人和代理机构高度重视的问题。
*
写在最后
本文发稿前的4月24日，国务院新闻办就2021年中国知识产权发展状况举行发布会。在发布会上，国知局新闻发言人总结说“过去一年始终保持严厉打击商标恶意注册的高压态势，集中开展打击商标恶意抢注专项行动，常态化打击商标恶意囤积行为，取得明显效果”。根据统计数据，2021年国知局在商标审查程序中累计打击了恶意注册商标48.2万件，其中主动驳回恶意囤积商标6.04万件。在异议评审程序中，累计打击恶意注册商标3万件。在后续程序中依职权主动宣告商标无效1729件，这一数字是过去10年总和的5倍。发言人还指出，在高压震慑下，已有企业主动放弃了其恶意注册的商标，比如几十家相互关联的商贸公司主动注销名下2200余件商标。2022年第一季度，国知局在审查程序中驳回恶意囤积商标1.22万件，驳回恶意抢注商标1628件，依职权主动无效宣告707件[3]。
可以清晰地看到，在“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变”的政策指引下，企业的商标申请策略和布局应及时向申请的高质量方向调整，继续“以量取胜”会给企业带来不必要的麻烦，商标申请也需要合规审查。
注释：
[1] 第四十四条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
[2] 第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”浅析（一）（二）（三）链接：
[3] 信息来源http://www.gov.cn/xinwen/2022-04/24/content_5686971.htm
联系作者
张颖
金诚同达律师事务所
高级合伙人
zhangying@jtn.com
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
往期热文
