擅自销售代工产品是否侵害商标权？

作者 | 白帆 贵州省高级人民法院

编辑 | 季文梨

简   介

此前学界较为关注涉外定牌加工行为，但对发生于我国境内的生产者擅自销售代工产品是否侵害商标权，则似缺乏充分讨论，尚无完满的解决方案，极有必要深入研究。

随着委托生产模式越来越受到商标权人青睐，受托者违反约定擅自销售代工商品的事件也时有发生。此种行为因违反委托生产合同约定而构成违约，自毋庸赘言，但商标权人是否可主张生产者侵害注册商标专用权，答案则并不明晰。为了讨论方便，笔者将这一行为简称为“擅售代工品”，并分别阐述自己关于此问题提出的两种对立观点，以期对进一步深入研究提供助益。

· 与相关行为的区别 ·

首先为进一步厘清讨论对象及其特点，可将其与其他几种类似行为对比并加以区别。

一是涉外定牌（贴牌）加工，该行为系我国生产商受外国商标权人委托，在境内生产使用该外国商标的商品，并依约出口至该国，产品并不在我国境内销售，该行为往往涉及外国商标与我国商标的冲突及侵权问题；而擅售代工品则仅涉及我国注册商标，使用商标及销售产品行为也都发生在我国境内。

二是串货行为，即经销商违反与商标权人等订立的合同，超出合同约定的销售地域销售商品，此时因经销商从商标权人或上级代理商等处购得的商品系经商标权人许可投入市场，故其上的商标权已经“权利用尽”（也称“首次销售原则”），权利人无权再以商标权控制该商品的后续销售行为；而擅售的代工品进入市场则未经商标权人许可，不存在权利用尽。

三是平行进口，即该商品系经商标权人许可在境外生产销售，后经进口入境并在我国市场销售；而擅售的代工品系在我国境内生产，且未经商标权人许可便投放市场。

观点一：不侵犯商标权

认为擅售代工品不侵犯商标权，主要是从商标法的规定出发。

《中华人民共和国商标法》第五十七条第一、三项

有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。

而在擅售代工品过程中，生产者在其所生产产品上使用注册商标系经过商标权人许可，故不构成第一项所列的侵权行为；而第三项中销售的商品须是“侵犯注册商标专用权的商品”，代工品在不属于第一项侵权商品的情况下，也就不构成第三项所列之侵权行为。据此，擅售代工品不符合商标法规定侵犯注册商标专用权的构成要件，不构成侵权。

此外通过商标功能进行检视，随着匿名来源（anonymous source）理论的勃兴，消费者很可能不清楚也不在意商品的具体来源（包括商标权归属和该商品具体的生产厂家），而是更多关心商品的品质和价格等其他因素，擅售的代工品一般与商标权人委托生产后自己销售的商品具有同等质量，因此并未破坏商标的质量保证功能。当然，如果是奢侈品等贵重商品，消费者的关注点或许有所不同，商标的指示来源功能和表彰功能等将会备受重视，擅售代工品可能会破坏这些功能。

观点二：侵犯商标权

论证擅售代工品行为侵犯商标权，则可能需要运用更多的解释工具。比如将种类物特定化，即认为在委托生产的情况下，商标法第五十七条第一项中的“商品”分为依约提供给商标权人的商品和被擅自销售的商品两类，而生产者在“擅自销售的商品”这类特定的商品上使用商标并未经过商标权人许可，因此构成侵权。或者将商标权人的“许可”解释为附解除条件的许可，一旦发生擅自销售行为商标使用许可即告解除，此时的销售行为将会构成侵权。

· 对两种观点的简单思考 ·

或许是违约代价高昂或赔偿更为充足的缘故，目前能够查找到关于擅售代工品侵权问题的司法判决屈指可数，近期最典型的应属广东省中山市中级人民法院（2021）粤20民终7773号民事判决——在该案中，一、二审法院恰好分别采用了上述两种对立观点，做出了完全相反的判断。

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查看知产宝（2021）粤20民终7773号

笔者认为，在对两种观点进行评价时，一方面前述商标功能理论可能会提供较大帮助；另一方面，对此类行为的评价往往关涉着不同主体的复合法益，比如除商标权人和生产商外，还会涉及销售行为相对人和相关公众（消费者）的权益，此时对法律行为安定性及交易安全的影响，和对消费者权益的保护等，可能也会成为重要的评价因素。

申言之，认定侵权是否会对以转卖为目的的合同相对方课以过高的审查义务，以致提高交易成本或影响交易安全，商品（或者特定批次的商品）未经商标权人许可投放市场是否会损害消费者的权益等，这些问题都值得在个案中进一步分析。

此外还可思考，如果在订立委托生产暨商标使用许可合同之初，商标权人便将擅售代工品作为撤销许可的事由明确订入合同，是否会有助于其他主体对商品合法性进行审查，也有助于对侵害商标权进行认定呢。

（图片来源 | 网络）