新规解读 | 新专利法实施细则第十一条与恶意专利诉讼
作者 | 刘微 邓弘 金诚同达律师事务所
编辑 | 布鲁斯
2023年12月21日颁布的新专利法实施细则（以下简称“新细则”）中增加了第十一条，“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”这一条款对应2020年修订的专利法第二十条第一款，“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”同时，新细则第六十九条将新细则十一条规定为无效理由，且同日公布的《审查指南》规定，合议组可以依职权审查专利是否符合新细则第十一条。关于新细则第十一条的具体审查，则参照《规范申请专利行为的规定》，一共有八种违反新细则第十一条的情形：
（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；
（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；
（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；
（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；
（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；
（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；
（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；
（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。
这一系列新规的落地，标志着专利法二十条的诚实信用原则不再是空中楼阁，无效请求人可以基于新细则第十一条在国知局对专利有效性进行挑战。诚然，国知局对于适用新细则第十一条的态度和尺度还需要在以后的无效决定中进行观察，但是这一改变无疑对众多企业的专利侵权诉讼策略有着巨大影响。
在同一领域中，先发企业研发和知识产权布局更早，其拥有更多专利，且专利申请日也更早，在面对后发企业的挑战时，可以通过专利侵权诉讼的方式维护自身合法权益，同时保障自身商业利益。在以往的专利侵权诉讼中，专利权人通常可以自由选择用于诉讼的专利，大多数情况下，即使专利被无效，专利权人也不会有其他风险。而后发企业通常难以找到反制手段，因为后发企业的专利布局较晚，没有可用专利，或者专利尚未获得授权，仅能被动应诉。但是，在新细则十一条落地后，如果用于诉讼的专利违反诚实信用原则，则专利权人可能有面对恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉的风险，这也将成为后发企业的有力反制手段。
2011年，最高人民法院在修改《民事案件案由规定》时，在“知识产权权属、侵权纠纷”二级案由项下新增“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”三级案由，因知识产权恶意诉讼而引发的损害赔偿之诉成为一项独立案由。在(2019)最高法民申366号案中，最高人民法院明确了，对于恶意提起知识产权诉讼，是否存在恶意诉讼行为，应当从侵害行为、损害结果、侵害行为与损害结果之间的因果关系，行为人的主观过错这四个方面进行判断。四个构成要件中、最难认定的是主观过错，即如何认定恶意，其中法院可能考虑的因素包括：权利基础是否稳定、是否明知权利基础不稳定、是否存在不正常的诉讼行为（例如多次诉讼、撤诉后又起诉等）。
扫码进入知产宝查阅裁判文书
(2019)最高法民申366号案
在专利侵权诉讼中，专利技术特征的对比判断具有一定的专业性、复杂性，因此不能简单地以被控侵权人提出了现有技术抗辩或者相关在先公开的专利技术资料的事实，就认定专利权人对其专利权是否有效有确定无疑的判断。判断专利权人是否明知存在公知技术而申请专利、是否明知专利权无效而恶意进行诉讼，应该根据在具体案件中对方当事人提交的相关证据，进行个案审查，其中法院认定明知专利无效进行诉讼，构成恶意诉讼。
在(2017)粤民终2782号案中，专利权人先申请了外观专利，随后提起专利侵权诉讼。但是在其公证取证的网店证据中，可以看到网店的买家信息、成交时间等，能够表明在涉案专利申请日前，已有与涉案专利的外观整体相近似的商品在网上公开销售。同时，专利权人还是某玩具公司的股东，与被诉侵权人属于同一地区同一行业的经营者。法院因此推定，专利权人应当知道在涉案专利申请日之前已有与该专利外观相近似的商品公开销售。在专利权人明知近似商品在涉案专利申请日之前已公开销售，仍然提起诉讼，属于明知专利权无效而恶意进行诉讼。
扫码进入知产宝查阅裁判文书
(2017)粤民终2782号
从该案可以看出，明知专利权无效的证明难度较高，需要证明专利权人明知其专利技术方案已经被在先公开，除非是用专利权人自己的产品以使用公开为由无效掉涉案专利，否则实践中很难证明专利权人明知其专利权无效。
在新细则十一条实施后，提供了另一个证明专利权人明知专利权无效的方法。假设专利权人提起专利侵权诉讼，被告在国知局提起无效请求，国知局以新细则十一条为理由做出了无效决定，即认定了专利权人已经违反了诚实信用原则，那么如果被告在法院另行提起恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉，法院很可能直接推定专利权人具有主观恶意，因为《规范申请专利行为的规定》中的八条都可以证明专利权人申请时就明知其专利无效。
可以预见，新细则第十一条将对恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉产生巨大影响，以新细则十一条宣告无效的决定，会直接影响恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉的构成要件，但是无效决定还可能面临行政诉讼一审、二审的审查。如果无效决定认定违反新细则十一条，审理恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉的法院因此认定构成恶意诉讼，但是该无效决定又被一审或二审法院撤销，也会再次影响恶意诉讼的认定。
目前尚不清楚，对于2020年专利法修改后，新细则第十一条实施之前的案件，违反诚实信用原则的情形如何进行处理。另一方面，国知局是否会倾向于使用这一条款宣告无效，还是会选择比较成熟的其他条款，以及北京知产法院、最高人民法院在行政诉讼中的法律适用标准，但是可以明确，专利权人在提起侵权诉讼时，必须要考虑是否存在被认定为违反诚实信用原则的风险。
因此建议：
1. 对于专利权人，如果要提起专利侵权诉讼，在进行专利稳定性分析时，要重点关注《规范申请专利行为的规定》，内部排查是否属于违反新细则第十一条的“非正常申请”情形。在申请专利时，也要保留好相关研发记录、实验数据等，包括和负责专利申请的代理所的往来文件、技术交底书等，以便在无效请求过程中自证不存在违反诚实信用原则的情形。一旦用于侵权诉讼的专利被认定为违反新细则第十一条，则企业将大概率会面临恶意提起专利权诉讼损害赔偿之诉的风险。
2. 对于专利代理所和律师事务所，要向客户阐明新细则带来的变化，明确违反诚实信用原则申请和行使专利权的后果，同时在执业过程中关注自身风险。
相关阅读
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
封面来源 | 知产力
