贸促专商 | 浅析巴西商标授权确权和维权制度

作者 | 褚福海  中国贸促会专利商标事务所

编辑 | 布鲁斯

一、巴西知识产权制度介绍

巴西是拉丁美洲最大的国家，也是拉美第一大经济体，同时是金砖五国之一。巴西知识产权法律包括《工业产权法》(1971年)(包括商标和专利)、《著作权法》(1998年)、《计算机程序著作权保护法》(1998年)、《生物安全法》(1995年)、《种子法》(1997年)等。

巴西的商标制度主要规定在1971年的《巴西工业产权法（商标部分）》，经历1977年和1992年的修改，2001年修改时未涉及商标法律规定部分，2020年再次修改。巴西商标主要包括商标和地理标志两个部分。2019年10月2日之前，巴西既不是《马德里协定》的成员国，也不是《马德里议定书》的成员国，因此只能向巴西国家工业产权局直接提交国内申请。巴西在2019年10月2日正式加入马德里商标体系后，目前申请巴西商标的途径有两种。一是通过马德里体系指定， 二是通过单一国家申请，即通过巴西国家工业产权局（INPI）提出商标申请。

二、巴西的商标授权确权制度

巴西的商标注册管理机构是巴西国家工业产权局（INPI）。在巴西，商标注册后授予权利人商标专用权。但是，任何在巴西善意使用商标超过6个月后又提交申请的人都将获得优先权。此外，未经注册的商标如果是国际知名的未注册驰名商标，那么按照《巴黎公约》的规定，也可根据反不正当竞争条款进行保护。在巴西，自然人和法人包括公司、合伙企业、合资企业、工会、协会和法律认可的任何其他实体，都可以申请注册商标。

在巴西哪些标记或标识可以注册呢？除法律禁止外，所有视觉上可察觉的显著标志均可作为商标注册。其基本要求是相对新颖、真实、显著。因此，文字、图形、组合和三维标志都是可以注册的。但是，声音、颜色、嗅觉、味道和触觉目前不能在巴西注册。商标注册的要件与中国类似，包括了不予注册的绝对理由和相对理由。在巴西，也可以注册集体商标和证明商标。注册集体商标，必须由代表有关行业协会的法人提出，该法人可以从事与协会不同的活动，但是必须能够制定有关商标使用的规定。对于证明商标，只能由对认证产品或服务没有直接商业或产业利益的人提出申请。《巴西工业产权法（商标部分）》同时也规定了驰名商标的保护。不过，与中国不同的是，除了驰名商标，还规定了“著名商标”的内容，以及可以通过申请认定“高知名度商标”来获得额外保护，将保护扩展到所有类别。总之，巴西的商标分为商品商标、服务商标、认证商标、集体商标、三维商标，如果按照知名度分也可以分为普通商标、驰名商标和著名商标。需要特别注意的是巴西驰名商标和著名商标的区别，在巴西驰名商标可以享受跨行业的专属保护，而著名商标只是在特定行业部门使用，并不要求众所周知。

在巴西申请注册商标的流程是怎样的呢？申请注册商标的流程大体如下：

1.商标查询

在申请提交以前，首先进行商标查询，以确保商标的可注册性。商标查询大大减少了申请人因与巴西在先申请、注册商标存在近似或相同的情况而被驳回的风险，有效提高注册的成功率。

2.提交申请

经查询确定商标的可注册性后，即可向巴西国家工业产权局（INPI）提出注册申请，并将商标注册所需资料一并提交，具体如下：

（1）商标申请书：能够说明申请商品或服务项目，申请人的法律地位等，并且必须由巴西当地的商标代理人或申请人声明，申请人已经有效地开展了与所申请的商品或服务有关领域内的商业活动；

（2）商标代理委托书（由申请人签字）；

（3）电子商标图样；15张，如果是彩色商标，还需要提供彩色商标图样；

（4）优先权文件（如声明要求优先权）；

（5）申请人主体信息：以公司名义申请，附企业营业执照复印件，以个人名义申请，附身份证或者护照复印件；

（6）申请人缴纳官费证明；

3.形式审查

巴西国家工业产权局在收到商标注册申请后，商标注册审查官对提交的申请文件、商标图样、委托书等文件进行合法性审查。符合规定的，将授予申请日和申请号。

4.刊登公告

经形式审查符合规定的商标申请将被刊登在巴西官方商标公报上予以公告，任何人可以在60日的公告期内提出异议。巴西采用公告前置程序，即先公告供第三方异议，再进行实质审查，这与中国有很大不同，所以在巴西即使顺利通过异议程序也不一定代表商标一定能够注册成功。

5.实质审查

根据法律审查商标是否具有可注册性， 是否与在先注册的商标相同或近似，是否违背商标法的禁用条款。对于没有通过实质审查的商标，审查官将书面通知申请人，并告知驳回理由。申请人在接到驳回通知之日后在规定的限期内可提交复审，否则，该申请将被视为放弃，申请日和申请号均不予保留。

6.核准注册

公告期满，期间没有任何人提出异议的，或者经异议被裁定准予注册的商标申请将被核准注册。巴西国家工业产权局将会颁发商标注册证。整个过程顺利的话(如果没有驳回、异议等情况出现) 平均需要 9-12个月，如中途遇到异议或驳回，时间将会延长，可能需要36-48个月。

商标在注册成功之后，商标的申请人就获得了该注册商标的所有权，包括专用权、转让权和许可使用权。巴西商标注册的有效期为10年，有效期是从获得注册日开始算。注册有效期满需继续使用的，应在注册有效期满前一年内申请续展注册，续展宽限期为6个月，每次续展注册的有效期为10年。申请商标续展所需要的文件与商标注册申请所需要的文件是相同的。如果商标所有人在到期日之后续展商标，则需要支付额外的费用。

7.使用要求

商标注册人必须在核准注册后的五年内开始使用其商标。

8.注册后的无效或撤销申请

商标注册后的无效或撤销申请，一般可根据下述理由提出：

(1) 违反相关法律法规规定的；

(2) 恶意抢注的；

(3) 商标注册后连续 5 年未在该国实际使用的，任何人可申请撤销（不可抗力除外）。

9.商标权转让

转让人可以在受让人满足注册要求的条件下转让申请和注册。商标申请或注册的转让仅涉及商标，不涉及其商誉或其他业务资产。商标转让申请须提供以下文件：

• 由受让人的授权人签署的授权书（无需经过公证，或认证）；

• 转让协议，由转让人和受让人的授权人签署（如果文件由公司总裁，副总裁，首席执行官，首席财务官，首席运营官，董事或秘书签署，则无需公证。但是，如果签名的人不是以上头衔，则需要对文件进行公证，以免对其代表公司的资格产生疑问。该文件还必须包括两名证人的签名和身份详细信息，证人的签名无需经过公证）。

商标申请或注册的转让自转让人和受让人签署转让协议之日起在缔约方之间生效。但是，为了对第三方生效，该转让必须到巴西国家工业产权局（INPI）备案。转让自官方备案之日起对第三方生效。

10.商标许可

许可协议自签署之日起在缔约方之间生效。但是，商标许可协议必须到巴西国家工业产权局（INPI）备案，以便对第三方生效。自官方备案之日起，商标许可对第三方生效。

只有在巴西国家工业产权局（INPI）批准了相应的商标注册之后，才可以接受商标许可使用费。不允许在批准注册之前支付商标许可使用费。

11.2020年《巴西工业产权法》修改

巴西工业产权局对修改的《巴西工业产权法》四项条款进行公告，其中，除关于马德里国际注册的规定外，引入了三项新制度，包括“共有商标制度、一标多类申请制度以及分割制度”，目的在于规范商标制度，更好地与世界知识产权组织的制度接轨。

(1) 第245/2019号条款-共有商标制度

根据本条规定，巴西工业产权局开始接受多人共同申请注册商标。共同申请人必须依法合规从事与指定商品或服务相关的商业活动。涉及共有商标权利时，如申请注册、商标被驳回、被第三人提起相关程序时，须以全部共同申请人的名义进行申请；但如果共同申请人认为第三人损害其共有商标的利益时，可以至少一人的名义提起相关程序。目前申请中或已注册的商标申请可以添加共同申请人，成为共有商标。

关于共有商标，值得注意的一点是，如新申请的共有商标与在先共有商标构成近似商标，且两件商标的申请人不完全一致，新申请的共有商标将会因在先共有商标而被驳回。

(2) 第248/2019号条款-一标多类申请制度

根据本条规定，巴西工业产权局开始允许一标多类申请。一标多类申请的商标享有同一申请号，但商标审查将分类进行，每个类别会有不同的审查结果。一标多类申请需在申请时提出，因此，已申请或已注册的商标不可变为一标多类商标。

根据目前巴西工业产权局所公布的收费标准，一标多类申请和一标一类申请的收费相同。因此，当在巴西进行单一国家注册申请时，一标多类申请在费用方面并无优势。

(3) 第244/2019号条款-分割制度

根据本条规定，巴西工业产权局开始允许商标申请人将已申请或已注册的一标多类商标进行类别分割。分割申请一般存在于以下几种情况：

申请人撤回一标多类申请中的一个类别或多个类别的申请；申请人欲转让部分商标，包括某一类别或某一类别部分商品上的该商标；当一标多类申请中某个类别的审查由于在先程序导致中止时，申请人可以申请分割，以便其他类别可以得以继续审查并尽快获得注册。前述中止情况是指申请商标在某一类别上的审查，取决于另外一件商标的诉讼、无效或撤销等程序的结果，因此不得不中止本件商标在本类别上的审理。

如符合相关法律要求，申请人也可申请对一标一类商标的商品或服务进行分割。根据巴西工业产权局目前公布的信息，如一标多类商标被部分驳回，被予以初步审定的部分将会直接进入下一阶段，无须办理分割申请；申请人可以根据情况另行决定是否需要办理被驳回部分的复审。

以上三个条款将于2020年3月9日巴西工业产权局电子系统完善后生效。但247/2019号马德里国际注册制度已于2019年10月2日开始实施，不会受到上述三项条款未生效的影响。

(4) 第247/2019号条款-马德里国际注册制度

根据本条规定，巴西正式成为马德里国际注册成员国，商标申请人可通过国际注册指定巴西获得延伸保护。申请人通过国际注册指定巴西后，世界知识产权组织（WIPO）会将申请转至巴西工业产权局进行审查，审查程序与巴西单一国家申请相同。但2019年10月2日前申请的国际注册商标不能另行指定巴西获得延伸保护。

值得注意的是，如第三人对国际注册指定巴西的申请提出异议，巴西工业产权局不会将此情况反馈至WIPO，因此，商标申请人在递交国际注册申请时，最好委托巴西当地代理机构进行监控，以免出现被异议情况。该条款已于2019年10月2日生效。

与大部分国家一样，通过马德里国际注册指定巴西的申请在费用方面会低于巴西单一国家注册申请。但出于保护国内市场以及当地代理机构的目的，马德里国际注册指定巴西的申请在审查制度、审查周期等方面并没有明显优势，甚至需要委托当地代理监视被异议情况。尽管如此，巴西加入商标国际注册马德里协定为广大申请人提供另外一种选择，在世界经济全球化日益发展的今天，有百利而无一害。

三、巴西的商标维权制度

1.商标维权的法律依据

在巴西，商标受《巴西工业产权法》保护。巴西是以下国际条约的缔约国：

• 《保护工业产权巴黎公约》；

• 《与贸易有关的知识产权协定》；

• 《关于商标注册目的商品和服务国际分类的尼斯协定》；

• 《商标国际注册马德里协定有关议定书》；

• 《巴西民事诉讼法典》；

• 《巴西刑事诉讼程序法典》。

2.注册商标的维权

巴西实行的是商标注册制度，获得注册后就享有注册商标专用权。注册商标专用权受到侵害时，依据《巴西工业产权法》、《商标国际注册马德里协定有关议定书》等法律进行维权。

3.未注册商标的维权

作为一般规则，《巴西工业产权法》规定，商标的专用权是通过注册获得的，权利人有权在巴西享有注册商标专用权。巴西采用商标注册优先兼顾使用在先的原则。《巴西工业产权法》还为尚未在巴西工业产权局（INPI）注册的商标所有人提供保护。第一种情况是在先使用权，它规定在申请的优先权日或申请日之前，善意使用相同或相似标记六个月以上的，享有在先使用权。第二种情况是根据《巴黎公约》第6条之二第（1）款在其活动领域众所周知的商标。第三种情况是驰名商标，驰名商标无论之前是否在巴西注册，均受到特别保护。在巴西工业产权局（INPI）有权依职权拒绝全部或部分复制或模仿驰名商标的商标申请。另一方面，如果驰名商标的所有人根据其驰名商标提出异议或无效，则自提出之日起60日内，可以将其驰名商标申请注册。

该法还规定，如果模仿或复制他人商标的标识使用在与现有商标所核定的产品相同或类似的产品或服务上，并且可能引起混淆的，则该商标不得作为商标注册。因此，该法律使尚未在巴西申请或注册的商标所有人能够对试图注册相似或相同商标的第三方提出异议。同样，权利人从提交异议或无效之日起60日内，可以在巴西提交其商标注册申请。正因为如此，在巴西，滥用国际“驰名”商标已经成为一个严重的问题。

4.行政执法保护

巴西知识产权保护的行政执法部门主要包括巴西海关和警察局等部门。

2004年，巴西成立了一个由政府、企业、社会团体共同组成的机构——“打击盗版和制止侵犯知识产权全国委员会”，其成员来自7个政府部门以及联邦警察局、联邦公路运输局和联邦税务局，另外还有4名相关产业部门的代表和2名国会代表，专门负责制定打击盗版、与盗版有关的偷税逃税和侵犯知识产权犯罪的全国计划并指导相关工作。

5.司法保护

诉讼管辖

（1）巴西联邦法院和州法院管辖巴西的知识产权案件，针对巴西工业产权局的行政诉讼由联邦法院管辖，其他案件在州法院起诉。里约热内卢联邦法院拥有四个专门审理知识产权的法院。在上诉方面，第二区域联邦法院对里约热内卢州和圣埃斯皮里图州具有管辖权，设有两个知识产权专门委员会。州法院分成若干民事法院和刑事法院。巴西的知识产权诉讼首先要向州法院系统内的相应法院提诉。

（2）根据《巴西工业产权法》第 241 条中规定的允许司法机构建立特别法庭审判有关知识产权案件，里约热内卢州设立了专门法院处理与商标和专利相关的一审和上诉案件。里约热内卢创设了四个专门法院，以审理涉及巴西工业产权局的案例。此后，里约热内卢又创设了十二个专门法院，以审理与私人权利相关的知识产权纠纷。

（3）巴西存在双重的民事法院体系，具体来说，巴西法院分为联邦法院和州法院两个系统。根据《巴西联邦共和国宪法》的规定，巴西法院体系分为巴西联邦最高法院、高等法院、联邦法院和各州法院。巴西是由26个州和1个联邦特区组成的联邦制国家，每个州和联邦特区均有自己的法院系统。

联邦法院跨越地方行政区域设立，可以管辖两个州以上区域的相关案件。初审联邦法院设置在每个州的首府。只有涉及联邦政府机构所做裁决的案件才能送交联邦法院审理，包括由巴西工业产权局作出的裁决。对于联邦法院的裁决，可以向联邦上诉法院提出上诉。

巴西共设有五个联邦上诉法院，分别位于巴西利亚、里约热内卢、圣保罗、累西腓和阿雷格里港。

高等法院只审理由联邦上诉法院或州法院所做判决的上诉。提出此类上诉的依据是这些判决违反了联邦法律或这些判决与以前的法院判决相冲突。高等法院位于巴西首都巴西利亚市，由33名大法官组成。

巴西全国只设置一个联邦最高法院，也位于巴西首都巴西利亚市。联邦最高法院只对涉及到宪法的事务做出判决，由11名大法官组成。大法官必须是35岁以上、65岁以下的巴西公民，大法官由总统提名，经参议院批准后任命。

商标侵权诉讼通常涉及个人或实体，因此需要由发生侵权的所在地的州法官，或被告所在地的州法官参加听证，也就是由侵权行为发生地或被告住所地管辖。

民事诉讼和刑事诉讼

权利人可以按照《巴西工业产权法》第189条和第190条（商标犯罪）和第207条至第210条（民事措施）的规定，通过刑事和民事诉讼来行使其权利。

对于民事诉讼，权利人可以提起诉讼，要求侵权人停止侵权行为，并要求赔偿损失。在《巴西民事诉讼法典》中，民事起诉主要包括五个阶段：原告起诉、明确案由、事实调查、判决和上诉。

刑事诉讼是由检察院向法院提起。在提起刑事诉讼之前，一个非常重要的步骤就是进行刑事搜查和扣押侵权品，目的是收集侵权行为的证据。

临时禁令和诉讼保全

《巴西工业产权法》对单方面的临时禁令做了明确规定。根据该法第209条规定，在知识产权案例中，允许法官批准单方面临时禁令，阻止未来的侵权行为。在商标诉讼中，法官有权批准对存在明显复制或模仿注册商标的产品予以扣押。刑事和民事案件的诉讼过程中均可以采取单方面禁令，作为相应主诉讼（即刑事或民事诉讼本身）的初步措施。民事诉讼保全救济措施还可能包括单方面的临时禁令，目的是让侵权人立即停止侵权行为，直到判决生效为止。被告可能会因不遵守初步禁令而被判处日罚金。为了获得临时禁令，原告必须证明该案件有可能获得胜诉，并且证明如果不及时对被告实施临时禁令将会给原告造成无法弥补的损害。原告申请临时禁令，必须提供财产担保。巴西该项制度与《中国商标法》第六十五条规定的行为保全有相同之处。

损害赔偿的计算

法律在计算损害赔偿时适用三种方法：

• 权利人因被侵权所受到的实际损失；

• 侵权人因侵权所获得的利益；

• 侵权方本应向权利持有人支付的许可费。

诉讼的审限

提起商标侵权的民事诉讼后，法院将通知被告在15天内做出答辩。原告可以在10天内对被告的答辩进行回应。

一审通常有两次听证会（开庭）：

• 调解或初步听证会，当事各方试图友好解决该案件；

• 证据听证会，如果专家和技术助手的调查结果不同（在听证会之前，相关问题已提交并以书面形式答复），专家和技术助理可能会被询问，双方当事人进行陈述并听取了证人的证词。仅在需要提供新证据的情况下才进行第二次听证。

在听证会结束时，法官可以立即做出一审判决，也可以指示当事各方提交最终书面意见。在后一种情况下，法官将在收到各方最终书面意见并进行审议后作出判决。

当事人可以针对该判决向州上诉法院提出上诉，并且可以向高等法院提出特别上诉或向联邦最高法院提出特别上诉，对州上诉法院的判决提出异议。

巴西的民事诉讼程序是按照大陆法系的模式构建的。第一审是独任制法官审理，第二审是三名法官组成的合议庭审理。特殊情况下还有第三审或第四审。即使一个案件已由巴西联邦最高法院审理了，进一步上诉也是可能的。联邦最高法院包括两个各由五名法官组成的办公室（chamber）。如果一个办公室对特别上诉状或复审状所做的判决，与另一个办公室所做的判决不同，败诉方当事人可以提起解决判决分歧的申请书，来请求再一次审理。

通常情况下，商标侵权案件可能由一审法院审理两至三年时间，上诉法院还要审理两年时间。诉讼持续时间较长。

联系作者

褚福海

中国贸促会专利商标事务所

北京办公室 法律处

chufh@ccpit-patent.com.cn

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

图片来源 | 网络