使用已注册商标时未标注®能否认定为商标性使用？

近日，北京知识产权法院就审结了这样一起使用注册商标时未标注注册商标标志“®” 的商标权无效宣告请求行政纠纷案。

原标题：差一点点，赛诺菲就改行做燃气炉了？ | 以案释法

来源 | 知产北京微信公众号

作者 | 胡婧 北京知识产权法院审判第二庭法官助理

案情简介

2019年5月5日，原告赛诺菲（Sanofi）对第21671066号“赛诺菲Sanofi”商标（简称诉争商标）提出无效宣告请求。其主要理由：一、原告在先注册的第747304号“赛诺菲”商标、第1386355号“sanofi”商标、第7993681号“SANOFI”商标（简称引证商标一、二、三）在人用药、医用药物、医药制剂等商品上建立了较高知名度，应被认定为驰名商标，诉争商标是对原告驰名的复制、摹仿，将误导公众，有损原告利益。二、基于原告及其商标在相关公众中已取得的驰名程度，第三人深圳市赛诺菲环保科技有限公司理应知晓原告商号、商标，但仍对诉争商标进行注册，属于以不正当手段取得注册的情形。综上，依据2014年商标法相关规定，请求认定引证商标一、二、三在人用药、医用药物、医药制剂等商品上为驰名商标，并对诉争商标予以无效宣告。

诉争商标-第21671066号商标

被告国家知识产权局经审理查明：诉争商标由第三人申请注册，核定使用在燃气炉等商品上。引证商标一至三获准注册日期均早于诉争商标申请注册日期，均核定使用在第5类医药制剂等商品上，现均为原告名下有效注册商标。被告国家知识产权局认定原告赛诺菲（Sanofi）提交的证据大多将“赛诺菲”、“SANOFI”标志作为商号使用，其余有效证据不能证明在诉争商标申请注册之前，原告的引证商标一、二、三经使用已被相关公众所熟知，故诉争商标的注册未违反2014年商标法第十三条第三款的规定。诉争商标亦未构成2014年商标法第四十四条第一款之情形。综上，国家知识产权局裁定诉争商标予以维持（简称被诉裁定）。

第747304号商标（引证商标一）

第1386355号商标（引证商标二）

第7993681号商标（引证商标三）

原告不服被告上述被诉裁定向北京知识产权法院起诉称：赛诺菲（Sanofi）是一家全球领先的医药健康企业，以患者需求为本，研究、开发并推广创新的治疗方案。主要业务涵盖三个领域：制药、人用疫苗和动物保健。在32个国家拥有73个生产基地，为世界上170余个国家地区提供健康解决方案。引证商标一至三具有极高的显著性和独创性，经过在中国长期、持续使用和广泛宣传，在第5类“医药制剂”等商品上已经享有极高的知名度，应当被认定为驰名商标。诉争商标构成对引证商标一至三的复制和摹仿。诉争商标的注册和使用会造成原告驰名商标的淡化，割裂原告驰名商标与其核定使用商品的稳定紧密的对应关系，削弱原告驰名商标的显著性，误导相关公众并将严重损害原告的驰名商标权益。因此，诉争商标的申请违反2014年商标法第十三条第三款的规定。

原告同时主张称：第三人在明知原告已经享有驰名商标的前提下，复制摹仿原告商标，将诉争商标申请注册在关联商品上的行为具有主观恶意，违反诚实信用原则，损害公平竞争的市场环境。根据2014年商标法第四条、第七条、第四十四条第一款规定，诉争商标应予宣告无效。故请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。

北京知识产权法院经审理认为

原告在其药品包装上正面使用“赛诺菲”，背面使用“SANOFI”，同时包装正面上还有 “波立维”“可达龙”“克赛”等已注册为商标的药品名称。

因一家制药企业通常生产多种药品，将公司商号和药品商品名称注册为商标并在商品上共同使用系制药行业的商业惯例，前者可以起到识别商品来源的作用，后者亦可以起到识别商品来源和区分药品种类的作用，在包装上标注其他注册商标，因此在包装上标注的其他注册商标，不会影响其“赛诺菲”“SANOFI”商标识别商品来源作用的发挥。

关于被诉裁定认定原告对“赛诺菲”“SANOFI”的使用非商标性使用的问题。上述标志为原告的已注册商标，虽原告未在“赛诺菲”“SANOFI”上标注注册商标标记“®”，但因标注注册商标标记现已不是我国法律、行政法规的强制性规定，因此对于是否属于商标性使用，不能以是否标注注册商标标记进行判断，而是要看该商标是否能够起到识别商品来源的作用。原告在其药品上使用的“赛诺菲”“SANOFI”可以起到识别商品来源的作用，属于商标性使用。此外，原告在刊登的广告上具有相同的商标使用方式，均属于商标性使用。

原告关联公司赛诺菲北京公司、赛诺菲杭州公司财务报表显示，在2019年之前，其每年营业收入金额较高，且逐年增长，网络媒体对原告及其药品的市场份额、销售额等数据均有报道，其多款药品在同类药品中所占市场份额靠前。原告投入大量资金在举办和参加研讨会、推介会，并在专业杂志上刊登广告，推广其药品。根据原告在行政阶段提交的国图检索报告，报刊杂志对原告及其药品均有报道。原告提交的证据足以证明在诉争商标申请日以前，原告的引证商标一、三经过长期宣传使用，在“人用药”“医药制剂”商品上已经为相关公众所熟知，达到驰名程度。

诉争商标为“赛诺菲Sanofi”文字商标，引证商标一、三“赛诺菲”“SANOFI”为非固有词汇，显著性较高。第三人申请注册与引证商标一、三中英文文字构成、呼叫完全相同的商标，已经构成对引证商标一、三的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“空气净化装置和机器”等商品均为日常生活中的常用商品，引证商标一、三赖以驰名的“人用药”“医药制剂”商品亦为相关公众在日常生活中的常见药品。第三人在“空气净化装置和机器”等商品上申请注册的诉争商标，不正当借用了原告在长期生产经营过程中建立起的商誉，有可能使原告利益受损。故诉争商标的申请注册已违反2014年商标法第十三条第三款的规定，应予无效宣告。

综上，北京知识产权法院作出判决，判决撤销被诉裁定，被告重新作出裁定。双方当事人均未提出上诉，该判决现已生效。

法官说法

本案涉及在使用已注册商标时并未标注注册商标标记“®”能否认定为商标性使用的问题。

本案原告为一家知名医药公司，其在产品包装上使用已注册商标的方式为：在产品包装的正反面使用本案引证商标一、三，同时在包装正面使用“波立维”“可达龙”“克赛”等药品名称，虽均未标注注册商标标记“®”，但依照制药行业的商业习惯，制药企业通常生产多种药品，将公司商号和药品名称注册商标一同在商品上使用符合商业惯例。

标注注册商标标记“®”现已不是我国法律、行政法规的强制性规定，因此对于是否属于商标性使用，不能以是否标注注册商标标记进行判断，而是要看该注册商标本身是否能够起到识别商品来源的作用。只要在商业活动中公开、真实的使用的注册商标，且注册商标的使用行为本身没有违反商标法律规定，则商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，即便未标注注册商标标记“®”，亦属于“合法性”使用，能够起到注册商标应具备的识别商品来源的作用，应认定属于商标性使用。

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