康信视点 | 申请商标放弃部分专用权就能获得注册吗？

作者 | 陈伟莉

来源 | 康信知识产权

申请商标放弃部分专用权，主要是指申请商标含有缺乏显著特征的部分，申请人放弃对该部分的商标专用权。

《商标法》第十一条规定仅由缺乏显著特征的标志组成的商标不得作为商标注册。

同时，《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

这些规定表明商标可以由具有显著特征的标志和缺乏显著特征的标志共同组成。对于缺乏显著特征的部分，商标权人无法取得商标专用权，无权禁止他人的正当使用。这在一定程度上也给申请人放弃商标部分专用权奠定了法律基础。

商标注册申请的实质审查主要包括两个方面，一是绝对理由审查，二是相对理由审查。

绝对理由审查，通俗点说，就是申请商标本身是否具有合法性，是商标自身先天性的问题。相对理由审查主要是申请商标与在先商标的相同近似性审查，主要看该商标是否与他人在先申请或者注册的商标构成相同或者类似商品或服务项目上的近似商标。

经在国方数据库里以“放弃专用权”为关键词、以2019-2021年的时间跨度为检索条件进行检索，发现申请人希望通过放弃专用权来获得商标注册的案件多是因为申请商标违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定，其次是违反《商标法》第十条第二款、第十一条以及第三十条规定。

下面就上述相关法条，结合对应的案例来讨论一下申请商标放弃部分专用权的问题，看看申请商标放弃部分专用权是否能够获得商标注册。

以下列举的案例均来自国家知识产权局中国商标网的商标评审裁定/决定文书公开数据库。

一、违反《商标法》相关绝对理由条款的商标能否通过声明放弃部分专用权获得注册

这里所说的绝对理由条款主要是指《商标法》第十条、第十一条以及第十二条。下面具体看看相关的案例。

1. 违反《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形

《商标法》第十条第一款第（七）项规定：带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。

在第27275011号“”商标驳回复审案中，审查员认为：申请商标中的“肠健康直通车”使用在饼干等指定商品上，易被消费者认为该商品具有促进肠道健康的功能，易导致消费者对该指定商品的原料或功能等产生误认，从而违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的有关规定。虽然申请人声明放弃对该文字部分的专用权，但对于消费者而言仍将其作为申请商标的重要组成部分加以识别，与其他文字组合后整体并未形成其他含义。因此，申请商标已构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的情形。

类似的因《商标法》第十条第一款第（七）项规定在驳回复审程序中予以驳回的还有比如“”、“”、“”、“”、“”、“”。被驳回的原因是其中的文字“来自台湾的非传统小火锅”、“环保”、“貂油”、“茶”、“PURENATURAL”、“保湿喷雾”这些词汇使用在所指定的商品或服务项目上易导致消费者对商品或者服务的来源、质量、原料、功能用途等特点产生误认。

从上述案例可以看出，即使申请人声明放弃对该缺乏显著性文字部分的专用权，但是从消费者的角度看，因为消费者不知晓商标申请人放弃了该部分的商标专用权，仍然会将其作为商标的一部分来识别，那就很有可能导致消费者产生误认。

但是，含有类似非显著部分的商标是否一律会在驳回复审程序中予以驳回呢？答案是否定的。在审理商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定时需要结合其指定使用的商品或者服务项目。

关于这一点，从第29039203号“”商标驳回复审案中核准部分商品、驳回部分商品中能够看得非常清楚。在针对该商标的驳回复审决定书中，审查员认为：申请商标使用在蛋糕、饼干、以谷物为主的零食小吃、面包、糕点商品上不易使消费者产生误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所规定的不得作为商标注册的情形。虽然申请人声明申请商标文字部分“空气蛋糕”放弃专用权，但对于消费者而言仍会将该文字作为申请商标的重要组成部分加以识别。申请商标使用在咖啡、茶饮料、甜食（糖果）、米果（膨化食品）、冰淇淋商品上易使消费者产生误认，不得作为商标使用，已构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指的不得作为商标使用的情形。

2. 违反《商标法》第十条第一款第（二）项以及第十条第二款的情形

《商标法》第十条第一款第（二）项规定：同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的标志不得作为商标使用，但经该国政府同意的除外。

《商标法》第十条第二款规定：县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标……

在第27993154号“”商标驳回复审案中，审查员认为：虽然申请人声明申请商标字母部分“USA”放弃专用权，但对于消费者而言仍会将该文字作为申请商标的重要组成部分加以识别。申请商标中“USA”为美国国名的缩写，使用在指定商品上已构成《商标法》第十条第一款第（二）项所指的不得作为商标使用的情形。

在35271087号“”（申请人为一家韩国公司）商标驳回复审案中，审查员认为：申请人虽然放弃“PARIS”文字专用权，但对于相关公众而言，其作为申请商标一部分，仍存在申请商标之中。申请商标中含有“PARIS”，可译为“巴黎”，为公众知晓的外国地名，申请商标的注册申请已构成《商标法》第十条第二款规定之情形。且申请商标中含有“PARIS”，用在指定使用商品上易使消费者对商品的来源、产地等特点产生误认，已构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指之情形。

从以上两个案例可以看出，外国国名和公众知晓的外国地名，即使声明放弃该部分的专用权，但是其还是商标的一部分，消费者依然会将其视为商标的一部分，而且，如果申请人并非来自该国或该地，也有可能对商品的产源等特点产生误认。

3. 违反《商标法》第十一条第一款第（三）项规定的情形

《商标法》第十一条第一款第（三）项规定：其他缺乏显著特征的标识不得作为商标注册。

在第27667488号“”商标驳回复审案中，审查员认为：申请人虽声明放弃英文“travel CHANNEL”的商标专用权，但其仍构成申请商标的显著识别部分。申请商标由英文“travel CHANNEL”以及简单黑体箭头图形构成，该文字可译为“旅行频道”。申请商标指定使用在“广播和电视节目制作；电视文娱节目”等服务上，消费者不易将其作为商标识别，缺乏商标应有的显著性，难以起到区分服务来源的作用，已构成《商标法》第十一条第一款第（三）项所指情形。申请人提供的证据不足以证明申请商标经使用已取得显著性特征可以作为商标注册。

从这个案例可以看出，商标的主要部分本身就缺乏显著性，即使放弃该部分的专用权，但其还是商标的主要识别部分，所以审查的时候还是审理该部分的显著性问题，由于其本身就缺乏显著性，所以会依据第十一条第一款第（三）的规定予以驳回。

二、违反《商标法》相对理由条款的商标能否通过声明放弃部分专用权获得注册

这里所说的相对理由条款，是指《商标法》第三十条和第三十一条。如果申请商标与在先申请或者注册的商标构成近似，申请商标将被基于该条款予以驳回。

《商标法》第三十条规定：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第三十一条规定：两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

在第36281749号“”商标驳回复审案中，审查员认为：申请人虽称其放弃对申请商标中“Westlake”的商标专用权，但该组成要素为申请商标的显著识别部分，不属于可放弃专用权的内容，且相关公众仍易将其作为申请商标的一部分加以识别。申请商标与第19339838号商标均包含相同的显著识别英文“Westlake”，且含义无明显区别，构成近似标识。申请商标指定使用的停车场服务、停车位出租服务与引证商标核定使用的运载工具（车辆）出租服务属于同一种或类似服务，若共存于市场，易造成消费者对服务的来源产生混淆或误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。

与上面因绝对理由驳回的商标不同的是，基于《商标法》第三十条相对理由驳回的商标驳回复审案，申请人声明放弃部分优先权时，首先审查员需要审查，申请人声明放弃的部分是否属于可以放弃专用权的部分，如果该部分具有作为商标识别商品来源的作用，那么该部分就不属于缺乏显著识别性可予以放弃专用权的内容。因此，通过声明放弃该部分的专用权来抗辩申请商标与引证商标未构成近似商标就不会得到支持。而且，即使申请人放弃了申请商标的部分商标专用权，但由于相关公众对此并不当然知晓，在识别该商标时不会仅识别具有商标专用权的部分，而是将该商标进行整体识别，因此仍应将诉争商标与引证商标进行整体比对来判断商标是否构成近似商标。

结论和建议

从以上《商标法》的相关规定以及案例表明，违反《商标法》禁止性规定以及侵犯他人在先权利的，不属于放弃商标专用权的内容。即使申请人声明放弃该部分的专用权，也没法克服驳回获得商标注册。

那么，我们建议申请人在申请商标时，为避免导致消费者产生误认，可以避免带有《商标法》第十条规定的国名、地名等禁用性标志，以及避免商标仅由《商标法》第十一条、十二条规定的通用名称、图形、型号以及表示商品质量、功能用途的标志构成或者避免带有此类缺乏显著特征的描述性的词汇。比如上述案例中的商标可以尝试修改为“”、“”、“”、“”、“”、“”，这样会避免因为绝对理由驳回，提高商标注册申请的成功率。对于有可能违反《商标法》第三十条或者第三十一条规定的商标，建议在提交申请之前做一下商标查询，确保商标注册不会侵犯他人的在先商标权。

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