康信视点 | 如何让FTO分析结果“落地”？

2021-12-22 19:20:00

随着知识产权保护意识的增强，更多企业会根据产品研发进度，在研发中的关键节点用FTO防侵权检索分析来排查专利侵权的风险，以期能及时调整产品研发方向，快速扫除前行障碍。

作者 | 王昱刘磊

来源 | 康信知识产权

1. 通常的FTO分析已不能满足企业的实际需求

通常，FTO检索分析包括确定技术方案、专利检索、专利筛选、侵权比对等流程，通过专利侵权判定原则筛选出具有侵权风险的专利。但受市场及政策等多方因素影响，由该法得出的结论往往停留在理论层面，脱离企业实际需求，导致FTO分析结果变成“纸上谈兵”，难以“落地”。

2. 更贴近企业需求的特定FTO分析

为使FTO分析结论更贴近企业实际需求，需结合多重影响因素对FTO分析结果进行深入分析，得出最终结论。因此，除了需要考量前文提到的专利“理论风险”之外，还需将企业自身技术储备、“理论风险”专利的权利稳定性、“理论风险”专利申请人或专利权人的诉讼性格、技术规避难度以及取证难度等纳入考量。

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2.1 技术储备

企业为了满足产品更新换代的需要，会在产品研发过程中进行系列化的试验、研究与试制，使自身在具备第一代成型产品生产能力的同时，可试制第二代产品，研究第三代产品技术，规划第四代产品方案，保持创新活力。

因此，充足的技术储备能够让企业在面临专利侵权风险时，通过备用技术方案降低侵权风险，及时扑灭“侵权火苗”。

2.2 专利稳定性

专利稳定性一般指专利授权后对抗无效请求的能力。相对于发明专利而言，未经实审的实用新型专利和外观设计专利的稳定性更弱。

在确定“理论风险”专利后，企业可通过第三方意见、专利无效等手段主动向风险专利申请人或专利权人发起挑战，迫使其失去发起专利侵权诉讼的权利基础或通过修改权利要求而缩小专利保护范围，进而消除侵权隐患。

2.3 专利权人的诉讼性格

专利权人的诉讼性格是指专利申请人或专利权人在一定时间和地域范围内对竞争对手发起的诉讼情况（一般由诉讼频率和诉讼数量等要件体现）。这些信息可从侧面反映专利申请人或专利权人对于某专利或市场的重视程度。除了直接发起侵权诉讼外，专利权人还会通过专利异议或专利无效向竞争对手发起攻击。因此，在进行FTO分析时，可以将调研内容扩展风险专利的申请人或专利权人的诉讼或专利无效发起情况，充分了解其诉讼性格。

若存在“理论风险”的专利申请人或专利权人发起专利权无效或诉讼频率较高，则企业在拓展新市场时被针对性攻击的概率会明显增加。

在实际情况中，当企业在新市场生产或销售产品的“理论风险”较低、而风险专利持有人的诉讼性格却较为积极时，企业在目标市场受到各类骚扰的可能性会显著增大。例如，除了直接发起诉讼，诉讼性格较为积极的专利权人还会在海关、展会等场合设置“路障”。

相反，若有“理论风险”的专利持有人的诉讼性格相对保守，那企业在相应市场受到“狙击”的风险也会相对降低。

2.4 技术规避难度

技术规避难度是指企业目前的技术方案或其储备技术“绕开”风险专利保护范围难易。这取决于以下两点：

首先是有“理论风险”的专利的保护范围及其被诉或无效的结果。对于那些曾经被诉或被申请过无效后仍然屹立不倒、且仍拥有较大保护范围的风险专利，往往也是该行业较为基础的专利，对其进行技术规避的难度就很大。

其次是前述的企业技术储备。具有充足技术储备的企业在遭遇专利侵权风险时，能够迅速进行产品技术转型，撑起防侵权“保护伞”。

2.5 取证难度

取证难度及证据可用性是影响专利侵权诉讼成败的关键。对于产品来说，原告可以通过公证购买涉嫌侵权产品的方式取证，这种方式相对容易一些；若专利技术方案涉及方法或工艺，原告通常要深入被告内部的现场近距离取证，这种方式明显较难实现。因此，对于涉及工艺或方法的有较高“理论风险”的专利来说，受取证难度的影响，企业的实际侵权风险反而并不会很高。

3. 政策风险，不考虑也不行

对目标市场整体风险的评估结论离不开政策风险的影响。对此，应充分了解目标市场的知识产权保护环境，根据目标市场对同类产品的判罚案例划分目标市场的政策风险等级，再结合前文要素从多个维度分析企业技术方案在目标市场的实际风险等级，得出企业在目标市场面临的整体法律风险。企业可结合该结论判断目标市场整体法律风险，调整发展和竞争战略。

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