对自由实施分析报告和专利侵权惩罚性赔偿的一孔之见

作者 | 林柏楠 张雪珍  北京市中咨律师事务所

“自由实施”一词译自英文“freedom to operate”，意指不受他人权利的妨碍实施特定技术的自由度。“自由实施咨询项目”或“自由实施分析项目”指针对咨询项目委托方正在实施/待实施技术方案的实施行为是否存在被认定侵犯他人专利权的风险进行分析的项目。此类项目完成后得到的是“自由实施咨询报告”或“自由实施分析报告”，实际上就是专利侵权风险评估报告，并因此也常被称为“专利风险评估报告”。

为方便起见，这类评估专利侵权风险的项目和报告在下文中简称“FTO项目”和“FTO报告”。

为方便起见，“委托方正在实施/待实施技术方案”在下文中简称“其技术方案”或“技术方案”。

一、关于FTO项目和FTO报告

1-1、FTO项目/FTO报告的主要功能

FTO项目的主要功能之一是规避投资风险。

企业在规划、上马生产或销售项目或者商业购并项目之前先针对项目涉及的技术方案进行专利侵权风险分析有利于企业看清风险，并采取措施规避风险。

FTO项目和FTO报告的主要功能之二是避免或减低在侵权诉讼中被认定故意侵权的风险和避免或减低被判承担惩罚性赔偿责任的风险。

具体来讲，FTO项目涉及的技术在实施过程中被他人起诉专利侵权的时候，被控侵权人有可能用FTO报告证明自己曾经为该技术进行了FTO法律咨询、获得了其实施该技术的行为对该项专利不存在被认定有侵权风险的FTO咨询意见，并以此为理由支持其行为不构成“故意侵权”的主张，并且期望得到避免或减轻被追究惩罚性赔偿责任的结果。

这样的理念和制度源自于美国的法律和实践。

2020年我国专利法第四次修改时引入了“故意侵权”和惩罚性赔偿的概念和相应的制度。专利法第七十一条第一款的相关内容为：

“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

这意味着，FTO报告自2020年以后也具有了上述主要功能之二。

1-2、商务惯例和政府政策

以实现上述主要功能之一为目的的FTO项目/FTO报告在国内早有实践。笔者1994年就曾经接受委托为石化行业大型国企就丙烯腈成套设备和催化剂技术的技术引进项目的续签合同谈判提供FTO咨询。不过，这种在商业项目开展之前由专业机构提供FTO咨询报告的做法还是近十余年内在国内大面积推广的。

本世纪第二个十年以来，政府一直在大力推动企业知识产权管理制度化、标准化，以避免和减低知识产权侵权风险。例如，2012年，北京市知识产权局主导制定了北京市地方标准《企业知识产权管理规范》DB11/T 937—2012（2021年更新）。国家知识产权局也于2013年主导制定了国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T 29490-2013。2023年该规范被更新为《企业知识产权合规管理体系 要求》GB/T 29490-2023。

这些国标和地方标准要求企业在投融资、企业重组等工作项目上开展知识产权尽职调查（国标2023年版本第8.1.3.3条和8.1.3.4条）；在知识产权的转让、并购和收购等工作项目中对知识产权进行评估和尽职调查（北京市地方标准2021年版第7.6.2.1条和第7.6.2.5条）；采取措施，避免或降低生产经营活动中所涉及的设备、软件等侵犯他人知识产权的风险，定期监控产品及工艺可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对企业的损害程度，提出防范与应对预案（国标2023年版第8.1.4.1条）；在立项阶段进行知识产权风险评估，并将评估结果、防范预案作为项目立项与整体预算的依据（国标2023年版第8.2.1条）。

这种在商业项目开展之前由专业机构提供FTO报告的做法正在逐渐成为企业普遍遵守的良好规范。

专利法第四次修改增加的故意侵权和惩罚性赔偿制度为FTO项目/FTO报告增加了上文归纳的主要功能之二。这为上文所说的良好商业规范的进一步推广添加了催化剂。

二、FTO报告内容

FTO报告的内容和格式未见官方标准。笔者认为，为了实现上文归纳的两个“主要功能”，尤其是“主要功能之二”，FTO报告起码应该覆盖如下几项内容。

2-1、FTO报告应该覆盖的内容

（1）委托方实际实施的技术方案。

FTO报告应该包括委托方的技术方案的详细具体的信息，起码详细到足以对所有被分析专利的所有独立权利要求进行分析的程度。

如果FTO报告里没有记载委托方的技术方案的信息，该FTO报告将无法被认定与任何一个侵权诉讼案件有关联性，并因此无法用来作为支持被告提出的“非故意”的主张的依据。

委托方需要注意向提供FTO咨询服务的律师提供真实的技术方案的信息。委托方提供的信息与其实际实施的技术方案不相符合者，其获得的FTO报告将无任何证明作用。委托方需要为此承担不利后果。

如果委托方因为任何原因在获得了FTO报告之后变更了其技术方案，则需要通知为其提供FTO咨询服务的律师重新检索和更新报告。

（2）原告在侵权诉讼中所依靠的专利

在专利侵权诉讼程序中，被告发现原告所依赖的专利根本没有在FTO报告的检索范围之内，或者该专利在检索范围之内，但未经分析判断而被排除掉了，则这样的FTO报告应该无法被认定与该侵权诉讼案件有关联性，不能用来支持被告所提出的“非故意”的主张。

企业在针对其技术方案委托律师做FTO检索分析的时候往往并不知道将来会有哪一位专利权人指控其实施行为侵犯了其专利权。为了使FTO报告具有上文所论述的“功能之二”，提供FTO咨询服务的律师宜考虑采取如下几项措施：

（A）做尽可能充分完善的FTO检索，尽量避免漏检；

（B）除了经判断认定存在字面侵权风险的专利外，对于需要判断等同侵权风险和共同侵权风险的所有专利在FTO报告里也要做详细分析；

（C）对于与委托方的技术方案非常接近但能够认定不存在侵权风险的专利最好根据相关度取一定数量在FTO报告里做详细分析，而不是直接排除；

（3）检索

对于由提供FTO咨询服务的律师负责检索的项目，FTO报告应该包括检索报告，并需要交代检索工作过程和对应的工作内容，包括检索方式和检索结果归纳，以便于委托方核查。

（4）充分地分析和说理

对于经判断存在侵权风险的专利以及与委托方的技术方案非常接近但能够认定不存在侵权风险的专利，FTO报告应该做特征比对，给出清晰准确、令人信服的说理和结论，使得委托方有足够信心依赖这个报告做出相应的商业决策。

这种分析和判断需要以事实为依据，以法律为准绳，站在客观中立的角度进行。一般可以采取推演专利侵权诉讼过程，推测诉讼结果的方式进行分析。

FTO报告中对侵权风险的分析判断应该包括字面侵权、等同侵权、共同侵权等，必要时参考专利审查文档和引据判例。

笔者认为，如果FTO法律咨询报告没有给出令人信服的分析说理，或者根本没有分析说理（例如只有无理由的断言），则这样的报告应该不足以让被告确信其实施其技术方案的行为不存在被认定侵权的风险或被认定属于侵权行为的风险很低。笔者认为，这样的咨询意见不能用来支持非故意（并减轻或免除惩罚性赔偿责任）的主张。

（5）其他

如果委托方需要，FTO报告可以包括变更产品设计/工艺路线以规避侵权风险的建议，甚至具体技术方案。

如果委托方需要，并且提供了相应信息，FTO报告可以包括不侵权抗辩的意见和专利有效性意见。

2-2、专利有效性意见与专利侵权风险意见

如果经FTO分析认定委托方的技术方案的实施对某专利存在被认定侵权的风险，而且变更技术方案以规避侵权的可能性不存在的话，委托方通常会要求提供FTO咨询服务的律师对该有威胁的专利补充做专利有效性分析。

对于专利有效性意见与专利侵权风险意见之间的关系，笔者有如下认识。

（1）FTO报告应该对每一个存在侵权风险的专利给出明确无误的侵权风险分析和结论。这是提供FTO咨询服务的律师的责任。委托方要求针对该专利补充做专利有效性分析的，律师应该在针对该专利的侵权风险分析和结论之外另行提供专利有效性分析和结论。

由于专利有效性分析报告并不回答委托方的技术方案是否落入该专利的权利要求的范围的问题，因此，专利有效性分析结论并不是不侵权分析结论。专利有效性分析报告所回答的仅仅是当实施该技术方案的行为被指控侵权时，被告有多大把握确信该专利会被宣告无效。

（2）如果一个FTO报告没有对某专利做侵权风险分析和结论，而只对该专利的有效性进行了分析，或者以该专利经有效性分析应该被无效为理由认定不存在侵权风险，则应该推定提供FTO咨询服务的律师默认了被分析的技术方案落入该专利的权利要求范围，并且推定项目委托方也清楚知晓如果该专利不被宣告无效的话，该技术方案的实施存在侵犯该专利权的风险。

提供FTO咨询服务的律师没有明确告知委托方存在侵权风险的，律师需要承担未能尽职的责任。律师在FTO报告中明确告知了委托方存在侵权风险，委托方未采取任何行动排除/减低侵权风险的，委托方自己承担不利后果。

（3）FTO咨询报告的委托方在收到其技术方案存在侵权风险的结论和相关专利存在被宣告无效的可能的结论之后应该直接采取行动去请求宣告该专利无效。这是委托方排除该侵权风险的唯一可行路线。

一个企业设立FTO项目的根本目的，也就是“初心”，是发现并规避或减低商业项目的实施可能带来的专利侵权风险。如果发现其技术方案落入他人专利权利要求的范围、存在被认定侵权的风险，该企业应该变更设计，规避风险。如果无法变更设计，企业应该启动专利无效程序来排除风险。如果企业既不变更设计，也不启动专利无效程序，直接实施其技术方案，则这个FTO项目的“主要功能之一”（规避风险）就根本没有实现。如此，应该认定该企业获得的FTO报告也不应该具有“主要功能之二”，不能用来证明该企业的行为不属于“故意侵权”。

企业常见的商务对策是收到FTO报告和相关专利有较大可能被认定无效的专利有效性分析报告之后不选择马上提出专利无效宣告请求，而是等待专利权人发出警告或提起诉讼之后再考虑提出宣告专利无效的请求。

这种商务策略从实践角度看有一定合理性。如果专利有效性分析扎实可靠，则委托方应该有信心在专利侵权民事案件尚无实质性进展的情况下得到专利被宣告无效的决定。然而，这种商务策略本身也是有风险的。如果委托方未能实现将专利宣告无效的目的，则与其在收到专利有效性报告后当即提出无效宣告请求并当即失败的选项相比将可能增加损失。

如果一个企业在被起诉侵权之后仍然无动于衷，不请求宣告该专利无效，则应该认定该企业本来就无意排除或减低侵权风险，不能认定该企业无侵权的故意。这是因为，如上文讨论，该企业本来就知道如果不将该专利宣告无效的话，其实施技术方案的行为存在被认定侵权的风险。

（4）FTO报告以专利有效性意见代替专利侵权风险意见，或者采用“专利应该无效=无侵权风险”的推导逻辑的，法院应该要求被告立即启动专利无效程序。由于专利无效程序结案周期相对较短，只需要大约五六个月，法院完全可能在专利侵权案件尚无实质性进展的阶段得到专利无效案件的审查决定。专利被宣告无效的，自然驳回起诉。相关权利要求被维持有效的，应该推定被告提供的专利有效性报告对“故意侵权”的认定没有参考价值。

总之，笔者认为专利有效性分析意见不是专利侵权风险分析意见，也不能代替专利侵权风险分析意见。专利有效性意见仅仅是给委托方提供的排除侵权风险的路径建议和成功率评价。

（5）笔者在为国外的企业在中国的投资、购并项目提供FTO咨询意见时也曾有过委托方提出用有效性意见替代FTO意见的建议。委托方的理由是：无效的专利不存在被侵权的可能。对于这样的建议，笔者始终坚持一个标准，就是分别提供专利侵权风险分析意见和专利有效性分析意见这样两个意见。

显然，外国企业所说的“无效的专利不存在被侵权的可能”的学说应该是建立在外国的法律体系和诉讼理论、实践的基础之上的。

中国的实际情况是专利侵权和专利确权裁判采用双轨制。审理专利侵权案件的法院对专利有效性并无管辖权。即使是对专利侵权和专利确权案件都有管辖权的北京知识产权法院在侵权案件审理过程中也并不审理专利有效性。因此，专利侵权诉讼案件审理的一个基本设定是授权专利推定有效。

正是由于双轨制的存在，审理专利侵权民事诉讼案件的法院并不具有足够的知识和经验使其得以对被告提供的专利有效性法律意见是否足以让被告依赖作为其商业决策的基础进行判断。

在外国的法律体系和诉讼理论、实践的基础之上产生出来的学说不必然适用于中国的体系。

三、（2022）浙01知民初383号一审民事判决书

经检索，发现有几件2023年的一审判决涉及专利风险评估报告在惩罚性赔偿认定上的效力，包括杭州市中级人民法院于2023年10月30日就佛⼭市顺德区美的饮水机制造有限公司诉艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司侵犯其专利号为201710223347.6的发明专利的专利侵权案做出的（2022）浙01知民初383号一审民事判决书和 (2022）浙01知民初384号一审民事判决书，以及天津市第三中级人民法院于2023年12月28日就佛⼭市顺德区美的饮⽔机制造有限公司诉艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司侵犯其专利号为201720243485.6的实用新型专利的专利侵权案做出的（2022）津03知民初151号（之一）一审民事判决书。

下文以浙01知民初383号一审民事判决书（下称“浙383号判决”）为例展开讨论。

3-1、涉及故意侵权和惩罚性赔偿的基本事实

该判决书提供了如下基本信息。

（1）涉案专利为一件发明专利，专利号为201710223347.6。该专利的申请日为2017年4月6日，公开日为2018年4月13日，授权公告日为2021年6月25日。该发明专利的专利权人就同样的发明于同一申请日提出了一项实用新型专利申请，申请号为 201720357851.0，授权公告日为2017年11月24日。

（2）该案被告在上述实用新型专利公告日之后、发明专利申请公开日之前（也就是在不知道该发明专利申请存在的情况下）委托某知识产权代理公司和某律师事务所针对上述实用新型专利出具了一份专利风险评估报告和一份专利有效性分析报告。该案中被告提交了这两份报告作为证明其行为不构成故意侵权的证据。

从判决书的内容看，该专利风险评估报告以该实用新型的权利要求1和部分从属权利要求相对于美国专利申请US5766468（现有技术）不具创造性，以及被告技术方案未落入权利要求8为由而认为“可以排除该实用新型专利的风险”，因此被告的行为不构成故意侵权。

（3）从浙383号判决书的内容推断，该案被告在涉案发明专利申请公开以后并未针对该发明专利申请和后来授权的发明专利做补充专利风险评估，而是仅仅依赖对该实用新型专利的有效性评估和对权利要求8的侵权风险评估作为其商业实施行为的风险的判断依据。

（4）被告在发明专利公开之前即与专利权人联系，声称其在侵权风险检索时发现了可能对被告产品造成影响的该实用新型专利以及其他实用新型专利和发明专利申请。被告希望从原告获得免费专利许可。

原告在涉案发明专利公开之前给被告回信拒绝了被告的请求。

3-2、浙383号判决对故意侵权和惩罚性赔偿的认定

浙383号判决书有如下几项认定：

（1）被告向原告谋求涉案专利的免费许可意味着被告明确知晓专利技术方案的存在，符合《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条第二款第四项规定；而且，原告对于被告所提要求的明确拒绝可视为通知被告不得进行侵权行为，符合该法条第二款第一项的规定。

浙383号判决书因此认定被告的行为属于漠视侵权风险有意而为之，为故意侵权。

（2）浙383号判决书认为，“史密斯公司单⽅委托的评估，相对于不具有利害关系的共同委托第三⽅评估、请求⾏政机关或司法机关作出判定⽽⾔，在客观性和效⼒上并未达到合理⾼度”。

（3）被告在明知涉案侵权产品可能落入涉案专利保护范围且未得到专利权人许可的情况下继续大规模制造侵权产品，主观过错程度较大、侵权行为情节严重。但鉴于被告委托他人作出侵权评估报告，其侵权恶意较之漠视法律的侵权人仍有区别，可酌情减轻其赔偿责任。法院据此将惩罚性赔偿的倍数确定为1.5倍。

3-3、讨论

（1）涉案发明专利的侵权风险未曾评估

被告所获得的风险评估报告并未对该侵权诉讼案中的涉案发明专利进行任何分析评估，而仅仅评估了该发明专利同日提出申请的实用新型专利的有效性和对权利要求8的侵权风险。因此，该风险评估报告不能证明该被告注意到了该项发明专利的存在并且有理由相信其商业实施行为不存在侵权风险。因此，该风险评估报告不能用来作为免除或减轻惩罚性赔偿的依据。

此外，该发明专利公开和授权后，被告没有委托第三方对风险评估报告做相应的补充。显然，该风险评估报告的存在这一事实本身也不能证明该被告对其商业实施行为的风险给出了足够的主观注意，不能证明该被告在规避侵权风险方面足够勤勉尽责。因此，该风险评估报告还是不能用来作为免除或减轻惩罚性赔偿的依据。

浙383号判决书未能识别出该问题，没有相应认定。

（2）有效性评估不能替代对侵权风险的评估

被告所获得的风险评估报告用有效性分析替代侵权风险分析。浙383号判决书未能识别出两者的区别，没有明确其立场。

（3）对实用新型权利要求的有效性评估不能替代对发明专利权利要求有效性的评估

涉案发明专利的授权权利要求比实用新型权利要求范围窄。实用新型的所有权利要求的所有特征加一起还没有发明专利的权利要求1的技术特征多。显然，对实用新型的权利要求的有效性的判断根本不能替代对发明专利授权权利要求的有效性判断。浙383号判决书未能识别出该问题，没有相应认定。

（4）否定单方委托咨询意见的价值是错误的

浙383号判决书没有确认被告提供的评估报告中存在的上述问题，没有用这些问题确认评估报告的价值，而是简单地从原则上否定了当事人单方委托的风险评估的价值。

笔者认为，浙383号判决书否定单方委托咨询意见的价值是完全错误的。

首先，如上文归纳，这种在商业项目开展之前由专业机构提供FTO报告的做法正在逐渐成为企业普遍遵守的良好规范。而这种在政府政策推动下形成的良好商业规范所依靠的就是单方委托专业机构提供的法律咨询意见。

该案合议庭显然不了解国家主管机关推动了十几年的企业知识产权管理规范，对已经形成的良好商业实践一无所知。

浙383号判决书对当事人单方委托的风险评估的参考价值的否定是对这一良好商业实践的否定，因此是非常有害的。

第二，浙383号判决书所构思的“共同委托第三方评估”在实践上应该完全行不通。侵权/不侵权分析的基本要求就是要针对技术实施人的技术方案进行分析。如果该技术实施人去找专利权人商量“共同委托第三方评估”，而且专利权人同意做这样的评估，该技术实施人第一个需要做的就是将其技术方案和盘端出给专利权人看。这对于该技术实施人来讲是风险巨大、结果无法预料的思路，而且披露的信息还可能涉及己方商业秘密。因此，这样的技术实施人根本无法将浙383号判决书所构思的“共同委托第三方评估”做为可行选项。

“共同委托第三方”做专利有效性评估对技术实施人来讲没有风险，但很难想象专利权人会有兴趣配合。本案中专利权人的反应应该很有代表性。

总之，浙383号判决书所说的“共同委托第三方评估”是脱离实际的空想，不能作为民事审判中预期当事人合理商业行为的基础。

第三，浙383号判决书所说的“请求行政或司法机关作出判定”的一个可能的解释是该案合议庭认为被告应该直接想办法走正式走诉讼程序，拿到人民法院对不侵权的判定。然而，这样的认识也完全不现实。一个技术实施人先行启动确认不侵权之诉并无相应的程序规定。不仅如此，这样的诉讼也同样需要技术实施人先把自己的技术方案和盘端出，拿到法院评理。浙383号判决书所提出的直接请求行政或司法机关作出侵权判定的构思对技术实施人来讲是无法实施并且不可取的选项。

总之，浙383号判决书对当事人单方委托的风险评估报告的参考价值的否定完全没有合理性，而且完全无视了律师咨询意见对促进合法竞争、避免无谓讼争的价值和作用，并因此是完全错误的。

此外，浙383号判决书所说的“请求行政或司法机关作出判定”也可以被理解为该案合议庭认为被告应该直接请求宣告专利无效，而不是依赖律师提供的有效性意见。笔者认为，这种认为专利有效性问题应该直接走专利无效程序、不承认专利有效性咨询意见在对“故意侵权”的认定上的价值的思路是有道理的。

（5）从表面上简单肯定风险评估的价值也是不正确的

浙383号判决书在确定惩罚性赔偿的倍数的时候肯定了被告委托第三方做侵权风险评估的积极意义：“鉴于史密斯公司委托他人作出侵权评估报告，其侵权恶意较之漠视法律的侵权人仍有区别，本院认为可酌情减轻其赔偿责任”。

笔者认为，浙383号判决书中的这个立场也是完全错误的。

该案的合议庭没有追究被告是否针对涉案发明专利做了侵权风险分析，没有追究用实用新型的权利要求的有效性分析能否证明发明专利的有效性，也没有追究在该案中被告所依赖的其单方委托的风险评估报告是否给出了明确而充分的说理，足以使被告相信其实施技术的行为不存在侵犯该专利的风险，而仅凭被告曾经找人做过侵权风险评估报告这个动作本身具有积极的善意而认可该动作的价值。

浙383号判决书的这一态度是把企业在商务活动中对侵权风险的规避仅仅理解为一种姿态，而不是脚踏实地地行动。这样的态度是在鼓励市场经营的主体做表面文章，而不是切实地认识和判断侵权风险，并采取行动规避侵权风险。这样的价值导向是有害的。

四、延伸讨论

4-1、资质

对于出具FTO报告的单位和个人的资格，国家没有硬性规定。

FTO项目和FTO报告涉及对委托方的技术方案的理解，涉及对被检索出来的专利的相关性的判断，涉及对专利侵权诉讼法律和程序的知识和经验，需要对各目标专利进行字面侵权、等同侵权、共同侵权风险的判断，并据此向委托方提供咨询意见。正常的认识是，应该由在特定技术领域和专利民事诉讼领域有专门知识的人，例如律师和/或专利代理师，承接FTO项目并完成FTO报告的制作。

笔者认为，如果FTO项目以实现上文讨论的“主要功能之二”，即避免或减低在侵权诉讼中被认定故意侵权的风险并因此相应减低承担惩罚性赔偿责任的风险为目的之一，就是说该FTO报告将在未来诉讼程序中当作支持“非故意”主张的证据，则应该由执业律师和/或具有代理民事诉讼资质的执业专利代理师来承接FTO项目并完成FTO报告的制作。不具有此资格的人出具的报告不能被认为有理由被FTO项目委托方相信并依赖，不能用来作为支持其“非故意”并免除惩罚性赔偿的主张的证据。

如果FTO项目以实现上文讨论的“主要功能之一”（规避投资风险）为唯一目的，也就是用于企业内部做合规/商务决策判断，而不是在诉讼程序中当作支持“非故意”主张的证据，FTO报告的完成人的资质的重要性相对低一些，只要委托方有足够信心即可。此类报告也可以由企业内部的法律、专利顾问完成。

据笔者理解，在美国的侵权诉讼中，如果被告展示的FTO报告不是由美国的执业律师出具的，这样的FTO报告将不会被美国法院考虑。

据笔者理解，中国企业走出去，由中国的律师或专利代理师为企业提供美国专利的FTO分析报告对企业自用也许有一定用处（“主要功能之一”），但在发生专利侵权诉讼时应该不具有证明非故意的证据价值，无法用来减少惩罚性赔偿风险。

同理，在国内的专利侵权诉讼中，被告提供由外国律师/专利代理师出具的中国专利FTO报告应该同样没有证据价值（只具有“主要功能之一”），不能用来证明被告没有侵权的主观故意，不能用来支持被告提出的减少惩罚性赔偿的主张。

4-2、诉讼程序

FTO报告在诉讼程序中的使用尚无明文规定。下面是笔者的一孔之见。

（1）FTO报告当证据的话，出具报告的人应该到庭参加质证，未经质证的报告不能采信。

（2）FTO报告中没有记载被告的技术方案的信息的，应该直接认定该FTO报告没有证明力，不能用作定案依据。

（3）FTO报告中没有针对原告采用的专利给出侵权风险分析的，应该直接认定该FTO报告没有证明力，不能用作定案依据。

（4）FTO报告以专利有效性意见代替专利侵权风险意见（或者采用“专利应该无效=无侵权风险”的推导逻辑）的，应该要求被告启动专利无效程序。

（5）FTO报告中记载了被告的技术方案的信息，并且明确记载和分析了原告的专利的，应该考察FTO报告针对该项专利的分析和说理是否足够充分和明确、足以让被告作为其实施行为的风险的判断依据。

出具FTO报告的律师应该到庭解释该报告，回答质询。被告应该用证据说明被告经过怎样的程序依赖了FTO报告的判断和结论，做出了怎样的商务决策。

4-3、企业FTO项目工作流程

企业的FTO项目工作流程没有官方规定。笔者认为，企业的FTO项目工作流程应该包括以下几点。

（1）项目团队要求

FTO法律咨询项目的委托方应该要求提供FTO咨询服务的律师事务所在参与项目工作之前提供该事务所专门为该项目安排的律师/专利代理师团队的基本情况，尤其是执业资质、执业年限和专业技术背景，以及FTO报告各部分的分工安排，以便委托方判断该律师事务所有否完成FTO项目工作的能力。

FTO报告应该由完成项目的所有执业人员签署，并标明每个人的执业资格。

（2）审核工作质量和验收

FTO项目的委托方应该审核律师事务所的项目工作质量，并安排项目验收。

验收工作应该有委托方的法律、知识产权领域专家、技术专家和商务项目有决策权的负责人参加。

FTO项目的主要完成者应该参加验收会接受质询。

验收的重点应该包括审核FTO检索策略的合理性和漏检风险，审核FTO报告所依据的委托方技术方案的信息准确性，被认定存在侵权风险的专利的分析判断的准确性和合理性，以及经过论证被认定侵权风险很小或排除侵权风险的专利的分析判断的准确性和合理性。

委托方无论是否安排验收，都应该对依赖该FTO报告的意见作出商业决策这一事实做相应的文件记载。

（3）补充和更新

FTO项目涉及的商业项目的实施因故延期的、委托方的技术方案发生变更的，委托方应该通知提供FTO咨询服务的律师对FTO报告进行及时补充和更新。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | Pixabay  编辑 | 有得